A
recente decisão do Circuito Federal em Sunoco Partners v. U.S.
Venture (Fed. Cir. 2022) concentra-se na questão da lei de patentes
sobre se a atividade de vendas de antes
do depósito do pedido de patente
do inventor serve para impedir a emissão da patente. O acordo foi
uma “oferta de venda” e foi dispensado pela exceção de “uso
experimental”. As patentes da Sunoco cobrem sistemas para misturar
butano na gasolina. A exceção
“on
sale bar”
proíbe patentear uma invenção que foi colocada “à venda”
antes do depósito do pedido. As patentes aqui são pré-AIA e,
portanto, o
que
incluiu um período de carência de um ano para o pré-arquivamento.
Para patentes mais recentes, o período de carência de um ano é
limitado a vendas antes
do depósito do pedio de patente
que podem ser vinculadas aos inventores. “À venda” é definido
pelos tribunais como uma “oferta comercial para venda” de uma
modalidade que ocorre quando a invenção está “pronta para
patentear” segundo
Suprema Corte em
Pfaff v. Wells Elecs., (US,
1998). Além disso, as vendas/ofertas podem ser dispensadas se se
qualificarem como “uso experimental” e
desta forma não fazem parte do estado da técnica como na decisão
da Suprema corte em
Cidade de Elizabeth v. Am. Nicholson Pavement (1877) Em
7 de fevereiro de 2000,
a empresa do inventor (MCE) se ofereceu para vender e instalar um
sistema de mistura de butano para a Equilon. No acordo, a Equilon não
pagaria nada pela máquina, mas concordaria em comprar butano
substancial da MCE nos próximos 5 anos. A data de 7 de fevereiro é
importante. O pedido de patente original foi apresentado em 9 de
fevereiro de 2021 – um ano e dois dias depois e fora do período de
graça
de um ano. Em recurso, o Circuito Federal olhou para o contrato e seu
próprio precedente para concluir que um contrato de compra é uma
oferta clássica de venda. A proposta declarava expressamente que a
“propriedade e titularidade do Equipamento” seria transmitida. O
tribunal
de apelação considerou que se tratava de uma oferta de venda. Mesmo
se considerado uma oferta à venda, o
negócio pode
ser dispensado como
estado da técnica
com base em uma conclusão de uso experimental. Aqui, o teste do
tribunal é se a oferta foi “principalmente [para] fins
experimentais”. A oferta incluía seções para “teste de
pré-instalação” e “teste de pós-instalação”. Em recurso,
o Circuito Federal considerou que essas cláusulas contratuais não
indicam necessariamente qualquer intenção de experimentar o projeto
do sistema ou garantir que a invenção funcione. Em vez disso, essas
disposições de teste poderiam ser simplesmente para garantir que a
modalidade específica fosse ajustada corretamente. Além disso, o
Circuito Federal descobriu que não havia razão para que a venda
fosse necessária para promover qualquer experimentação de design.
A analogia da Sunoco com o caso seminal da cidade de Elizabeth da
Suprema Corte falha. Enquanto “a natureza de um pavimento de rua”,
a invenção nesse caso, “é tal que não pode ser experimentado
satisfatoriamente exceto em uma rodovia, que é sempre pública”
coo
no caso Elizabeth,
a Sunoco não contesta que os testes de pré-instalação do MCE
foram realizados em [local de um empreiteiro diferente], e poderia
ter sido realizado antes de oferecer a venda do sistema, logo
não se configura os fins experimentais.
Portanto, concluímos que o acordo Equilon foi uma oferta de venda
feita para explorar comercialmente a invenção e não principalmente
para fins experimentais. Com base nisso, revertemos a determinação
de uso experimental do tribunal distrital e anulamos sua determinação
de violação, pois
a patente é inválida uma vez que a venda tendo sido feita fora do
período de graça de um ano constitui estado da técnica e antecipa
a novidade da invenção.
Dennis
Crouch observa que tudo poderia ser evitado se no contrato
especificasse claramente que não se tratava de uma venda mas para
fins experimentais. [1]
[1]
On Sale Bar – Sales require Consideration, not necessarily Money
Payment 02/05/2022
https://patentlyo.com/patent/2022/05/require-consideration-necessarily.html
