quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014

O programa em si: por que não adotar o critério europeu ?

Um estudo realizado em 2000 sobre 590 exames de patentes em software feitos pela então DIFELE/INPI revelou que na época não se notava o uso da expressão “programa de computador” nas reivindicações. Raros eram os casos em que o pedido incluía esta expressão no quadro reivindicatório de modo que a regra era solicitar sua exclusão sumária sem demais considerações. Mas porque esta expressão tem aparecido cada vez mais nos pedidos de patente ?
 Uma explicação plausível é a de que pelo critério europeu não há qualquer veto a uso desta expressão e mesmo reivindicações do tipo “Computer program characterized by....” podem ser aceitas. Segundo T1173/97 reconhece como invenção aqueles programas de computador que demonstrarem a “further technical effect”.  Isso acaba repercutindo em um número maior de pedidos seguindo a prática europeia.
O critério europeu aborda a questão em dois momentos. Em um primeiro momento decide-se se o pedido atende ao Artigo 52(2)(3), ou seja, se possui a reivindicação qualquer característica técnica, seja ele inventiva ou não. È o que se conhece como “any hardware approach”. Caso tenha qualquer técnico técnico segue-se ao segundo momento da análise, quando se avalia a atividade inventiva da reivindicação (Art. 56). Neste segundo momento as características ditas “não técnicas” tais como as etapas de um método financeiro não são levadas em conta. Segundo (T641/00 COMVIK) Features making no contribution to technical character (i.e. not contributing to the solution of a technical problem by providing a technical effect) cannot support the presence of an inventive step.  Assim um método financeiro aplicado a meios técnicos convencionais será considerado invenção (passando pelo crivo do Artigo 52)  porém não será considerado inventivo (não passando pelo crivo do Artigo 56).

 Não seria então melhor adotar o padrão europeu e jogar tudo na conta da falta de atividade inventiva ?
 Dois problemas teríamos:
 1)      As partes ditas não técnicas na grande maioria dos casos se encontram misturadas com as partes técnicas de modo que não é tão fácil esta separação. O próprio critério europeu estabelece que as partes não técnicas podem participar da elaboração do problema técnico o que sugere não estarem totalmente isoladas do processo. Segundo T641/00 where a claim refers to an aim to be achieved in a nontechnical field, this aim may legitimately appear in the formulation of the problem as part of the framework of the technical problem that is to be solved, in particular as a constraint that has to be met
2)      No caso de termos partes técnicas inventivas, a reivindicação como um todo é aprovada, incluindo as partes não técnicas, portanto
Ou seja, o critério europeu permite uma “simbiose” que permite que a invenção como um todo seja concedida sempre que ao menos uma parte técnica for considerada inventiva. Se tivermos um método inventivo de criptografia seria possível “embutir” um método financeiro no mesmo que a patente seria concedida

Ademais há vários julgados no Brasil que vetam a possibilidade em se conceder patentes para reivindicações do tipo “Programa de computador caracterizado por....” por entender que a proteção do programa de computador é da esfera do direito de autor..
No entendimento do Judiciário os aspectos literais do código do programa estão sob a proteção do direito autoral. Assim o STJ em NVL Software e Multimídia v. Reinaldo Machado[1]: “O programa de computador (software) possui natureza jurídica de direito autoral (obra intelectual), e não de propriedade industrial, sendo-lhe aplicável o regime jurídico atinente às obras literárias”. Esta foi a primeira vez que o STJ analisou um caso do gênero e o Tribunal posicionou-se favorável à aplicação da multa de 3000 vezes o valor do software pirateado. A Ministra Nancy Andrighi conclui[2]Não resta outra solução senão a aceitá-lo enquanto modalidade de direito de propriedade intelectual, pois do contrário ficaria o seu titular despido de qualquer proteção jurídica a reprimir os atos de contrafação”. Segundo Denis Barbosa: “na exata compreensão da decisão do STJ citada, não se concederá patente para o programa de computador em si mesmo, mas não se negará patente a invenções que atendam as exigências da Lei, ainda que compreenderem programas de computador”.[3]
O TJSP em decisão de 2011 citando esta decisão do STJ conclui: “A Câmara Reservada de Direito Empresarial não é competente para decidir sobre violação de direitos de programa de computador (software) Lei 9.609/98 Natureza jurídica de direito autoral e não de propriedade industrial”.[4]
Em outra decisão judicial[5], o relator Penteado Navarro mostra o software como ausente da proteção patentária, porém nada afirma sobre o método implementado pelo software: “No campo jurídico, a diferença entre o hardware e o software é tão distante que o primeiro está no âmbito de incidência do Direito de Propriedade Industrial, enquanto que o segundo pertence ao Direito Autoral" e ainda “Demais em recente acordo do egrégio Tribunal de Justiça (Apel. Cível nº126690-1), tomado por unanimidade de votos, essa relatoria fez a seguinte citação: o software, que é gravado em disquete, fita cassete, ou chip (pastilha), representa um conjunto de instruções estruturado em códigos e edificado em linguagem própria que possibilita a máquina (computador) realizar suas atividades (arquivos de textos, edição, operação de cálculos, gráficos, etc) [...] não se confunde pois software com o correspondente suporte (disquete, fita cassete ou chip), que se constitui em seu corpo mecânico (assim como disco é o suporte da música, esta a obra intelectual protegida)”, ou seja, o fato de estar gravado em uma mídia não o torna elemento do hardware, e portanto, continua protegido por direito autoral.
O TJMG em Audit Business Solutions v. Icoms Soluções [6] afirma “dúvida não se tem de que os programas de computador são protegidos pelo direito autoral e não pelo direito industrial, consoante se infere da Lei 9609/98, sendo certo que, naquele, o que se protege é apenas a forma exterior do objeto, aqui não englobada a idéia que originou seu desenvolvimento. Neste tempo, nada impede que, no âmbito dos softwares, seja criado programa de computador com funções assemelhadas às de outro anterior, bastando para tanto que não seja idêntico em sua constituição, já que a idéia que culminou em sua criação não é protegida por nosso ordenamento jurídico [...] Assim, é de curial saber que a idéia da apelante, no sentido da criação de software de coleta portátil e gerenciador de informações de pesquisa informatizado, não está a salvo da utilização em programa de computador diverso, com destinação assemelhada.”
O TRF3 em Villares S/A v. União Federal conclui: “No caso dos autos, a impetrante, ao efetuar remessa de capital ao exterior, a título de pagamento de licença de comercialização dos softwares adquiridos de fornecedores estrangeiros, integra relação jurídica de direito autoral, haja vista que o pagamento decorrente de uso de programa de computador - software - deve ser entendido como adimplemento de direito autoral e, portanto, amparado pela legislação aplicável ao direito do autor, não se confundindo com pagamentos decorrentes de royalties, porquanto o inciso V do artigo 10 da Lei nº 9.279/96 excluiu o software do patenteamento e do regime jurídico da propriedade intelectual”.[7]
O TJPR em decisão de 2009 conclui: “Ressalte-se que, no que tange à natureza jurídica dos programas de computadores, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que se trata de obra intelectual e não de propriedade industrial. O tema restou amplamente esclarecido através do voto da lavra da Min. Nancy Andrighi, quando do julgamento do Resp 443119/RJ , publicado no Diário da Justiça de 30/06/2003. "O software, ou programa de computador, como disciplinado em leis específicas (9.609/98 e 9.610/98), possui natureza jurídica de direito autoral (trata-se de 'obra intelectual', adotado o regime jurídico das obras literárias), e não de direito de propriedade industrial. Esse entendimento resulta não apenas da exegese literal dos arts. 7º, inc. XII da Lei nº. 9.610/98 e 2º da Lei nº. 9.609/98 e das expressivas contribuições de diversos doutrinadores, mas também da interpretação, a contrario 'sensu', do dispositivo da lei de propriedade industrial (Lei nº. 9.279/96, art. 10, inc. V) que afasta a possibilidade jurídica de se requerer a patente de programa de computador, por não o considerar seja invenção, seja modelo de utilidade. Se o direito de propriedade industrial, como positivado no Brasil, expressamente rechaça proteção ao software, não resta outra solução senão a de aceitá-lo enquanto modalidade de direito de propriedade intelectual (autoral), pois do contrário ficaria o seu titular despido de qualquer proteção jurídica a reprimir atos de contrafação.[8]
Segundo o TJSC em decisão de 2005: “Depreende-se do artigo 8º, inc. I da Lei 9.610/98 que métodos e sistemas não são tutelados pelo direito autoral, isto porque o direito autoral protege o que está no mundo físico, devendo as idéias, métodos e sistemas, para serem tuteladas por aquela espécie de direito, estarem exteriorizadas em um suporte, conforme preceitua o artigo 7º, caput daquele diploma legal”.[9]
Na época da reserva de mercado de informática, a Sinclair Research Limited moveu em fevereiro de 1983 ação ordinária[10] contra Microdigital Eletrônica Ltda alegando que o produto NEZ 80 violava os direitos autorais da empresa inglesa que desde março de 1980 comercializava os microcomputadores Sinclair ZX81[11]. Nesta época, o Código de Propriedade Industrial Lei nº 5772/71 em seu Artigo 9h não considerava como privilegiáveis os sistemas e programações.

Segundo a Sinclair tratava-se de cópia integral do aparelho abrangendo a programação, o circuito eletrônico e o teclado onde cada tecla contém, além da letra ou algarismo, um símbolo específico objetivando facilitar o operador. Quanto ao software a ré Microdigital alegou que o software básico (ROM) não gozava da proteção do direito autoral por ser parte integrante do hardware do microcomputador. Sentença de 29 de maio de 1985 do juiz de direito da 25a Vara Civil de São Paulo, Francisco Antônio Rodrigues Gambardella (Proc. no 101/83) baseado em laudo de perito conclui que "os aparelhos fabricados pelas rés não são cópias dos fabricados pela autora" e por isso entendeu "desnecessário analisar a controvérsia sobre a legislação de proteção ao direito autoral invocada na inicial e contestado pelas rés".
A 1a Câmara Cível do TJSP por votação unânime de 27 de maio de 1986 no 68945-1 e decisão do desembargador Luís de Macedo, baseado em autores como Orlando Gomes, Arnold Wald, José de Oliveira Ascenção e Carlos Augusto da Silveira Lobo conclui que o software está sob proteção do direito do autor, porém, como um programa gravado em ROM não permite que seu conteúdo seja alterável, que se caracteriza de um conversor de código, sendo componente fixo do hardware, este não seria sujeito a proteção do direito do autor, mas ao então Código de Propriedade Industrial. Antonio Chaves destaca que esta decisão antecipou-se a Lei no 7646 de dezembro de 1987.
Como a nova Lei de Software no 9609/98 em seu artigo 1o estabelece que o programa de computador é protegível sob suporte físico de qualquer natureza, desfaz-se o entendimento de Sinclair v. Microdigital pois a ROM nada mais é que um suporte para o programa de computador. Em Apple v. Franklin de 1983 o Tribunal recusou o entendimento de que programas em ROMs são apenas partes de máquinas, considerando que a incorporação do programa em ROM é apenas uma forma de fixação e, portanto, passível de proteção por direito autoral[12]. O caso Sinclair v. Microdigital comenta a decisão norte americana Apple v. Franklin, mas apesar disso conclui em sentido contrário ao Tribunal norte americano.
Das ações identificadas na seção anterior na pesquisa realizada na Revista de Propriedade Industrial do INPI apenas em muito poucos casos a ação discutiu especificamente a questão da patenteabilidade de invenções implementadas por computador. Nos autos da ação[13] movida por Britânia Eletrodomésticos S/A e Outros, a questão da patenteabilidade de invenções implementadas por software foi questionada. As Autoras Britânia, CCE e Gradiente foram inicialmente acionadas judicialmente pela primeira Ré Philips que afirma ser detentora do “padrão DVD” por estarem infringindo suas patentes de invenção PI9506773 “Processo de transmitir e receber dados codificados, transmissor, receptor e sinal de imagem” e PI9506787 “Métodos de converter palavras de informação em um sinal modulado e de prover um suporte de gravação”. A empresa Videolar, por sua vez firmou contratos de licenças de patentes com a Philips tendo por objeto algumas das patentes de titularidade da empresa holandesa, dentre os quais a PI9506773. Contudo, passados alguns anos do início da relação comercial estabelecida, a VIDEOLAR concluiu que a referida patente possuiria uma série de irregularidades suficientes para declaração de sua nulidade.
As autoras alegam ausência de invenção tendo em vista que os objetos das patentes em tela, ora podem ser considerados um mero método matemático, ora um programa de computador, ambos excluídos de proteção legal, nos termos do artigo 10, I e V da LPI: “a suposta invenção que se pretende manter em vigor no Brasil PI9506773 está muito mais relacionada a um método matemático do que a uma criação que viria a exigir um mínimo de atividade criativa ou especulativa ou mesmo a resolução de um problema técnico. Tal método matemático seria decorrente da construção de um conjunto de números, que nada tem de inventivo, mas mera abstração”. As autoras além adicionalmente a ausência de novidade, atividade inventiva e suficiência descritiva: “o texto da PI9506773 manteve suprimidas informações necessárias e indispensáveis concretização do objeto da patente, havendo a necessidade de se utilizarem os subsídios, não revelados no corpo do título, constantes dentre outros em documento denominado <Especificações de Vídeo do DVD>”.
As autoras citam depoimento do prof. Dr. João Antonio Zuffo, que afirma que “a matéria protegida nas patentes em questão constitui um método matemático, também chamado de algoritmo, consistente na seqüência de operações numéricas; estas contêm a reivindicação de uma série de operações matemáticas pré-fixadas ou pré-determinadas, decorrente da construção de um conjunto de números, que nada tem de inventivo, mas mera abstração; os métodos empregados são métodos que empregam lógica ou algoritmos matemáticos e nesse caso, pode-se empregar tanto hardware como software específicos”.
Em seu parecer o INPI responde: "De fato, nos termos do artigo 10-I, métodos matemáticos não são considerados invenções nem modelo de utilidade. No exame consideramos estar incluído neste artigo objetos que se resumam a apenas um método matemático, que solucionam um problema puramente matemático, como por exemplo, um método de soluções de equações. Ao examinarmos um objeto baseado em métodos matemáticos que possua uma aplicação prática e que como um todo traga a solução de um problema técnico, isto é, a solução de um problema não restrito ao campo da matemática, consideramos que este pode ser passível de patenteabilidade, desde que também preencha os demais requisitos de patenteabilidade. Portanto, consideramos uma invenção a aplicação de um modelo matemático, no caso em questão um algoritmo, que solucione um problema de ordem prática, fora do universo da matemática pura. A patente principal PI9506787 essencialmente requer como passo inventivo um novo método de conversão para codificar dados em um disco ótico, usualmente chamado como um “código de canal (channel code)” e mais especificamente a um método de codificação de canal no qual palavras de entrada binárias com comprimento fixo de oito (m) bits em um sinal modulado são codificadas em palavras-código de canal com comprimento fixo de dezesseis (n) bits (n>m). O quadro reivindicatório da dita patente pleiteia nas reivindicações de 1 a 10 o método de conversão, na reivindicação 11 o método de prover um suporte de gravação, nas reivindicações de 12 a 22 o dispositivo codificador, na reivindicação 23 o dispositivo para gravar informações, nas reivindicações 24 a 31 o sinal de informações, na reivindicação 32 o suporte de gravação, nas de 33 a 37 o dispositivo decodificador e na reivindicação 38 o dispositivo de leitura. À página 3, linhas 26 a 29, do relatório descritivo é citado que “a ausência de componentes de baixa freqüência no sinal é altamente vantajoso quando o sinal é lido de um suporte de gravação sobre o qual o sinal é gravado na trilha [...]” ou seja, o objeto do presente pedido propõe uma solução para um problema técnico existente, a saber, a eliminação de componentes indesejáveis de baixa freqüência no sinal. Consequentemente, constata-se que o objeto da patente em questão não se enquadra no Art.10-I, pois transcende, ou melhor, não se configura, como um problema puramente matemático”.
Afirma ainda o prof. Zuffo "Além de um método matemático, os objetos protegidos nas patentes em tela constituem um programa de computador (ou software). Os relatórios descritivos exibem seqüências de comandos em linguagem de computador, definindo programações necessárias para o seu funcionamento. Ou seja, não passam de pura programação, não havendo qualquer invenção passível de proteção. Todos os processos são operados por algoritmos específicos, realizados num programa de computador. As invenções das patentes são, portanto, programas de computador, operados pela lógica de um algoritmo específico".
Em sua resposta o INPI contesta a aplicação deste argumento às patentes em questão: "Nos termos do Art.10-V da LPI, programas de computador em si não são considerados invenções nem modelo de utilidade, ou seja, objetos inventivos envolvendo software, desde que não se constituam programas de computador em si podem ser considerados invenções. Porém, o que significa “em si”? No exame de um pedido envolvendo software adotamos que: “Uma criação industrial relativa a programa de computador é considerada invenção desde que a criação como um todo apresente um efeito técnico, isto é, venha a resolver um problema encontrado na técnica, que não diga respeito unicamente à forma como este programa de computador é escrito, isto é, ao programa de computador em si”. Tal procedimento foi baseado na lógica de que “se considerarmos que a solução de um problema técnico gera uma invenção e de que a implementação de uma solução ser realizada por software ou por hardware é apenas uma decisão de projeto, então não se deveria diferenciar a implementação por software ou por hardware, ou seja, a solução de um problema técnico gera uma invenção, seja por meios mecânicos, elétricos ou software.
Tal procedimento de exame tem sido adotado há tempo, como pode ser constatado no Manual de Diretrizes de Análise de Patentes, elaborado em agosto/94, que cita: “A concessão de patentes de invenção que incluem programas de computador para realização de processos ou que integram equipamentos diversos, tem sido admitida pelo INPI há longos anos. Isto porque não pode uma invenção ser excluída de proteção legal (desde que atendidos os requisitos convencionais de patenteabilidade), pelo fato de, para sua implementação, serem usados meios técnicos modernos, no caso um programa de computador”. Convém ressaltar também que tal metodologia de exame é também adotada nos demais escritórios de patentes inclusive o europeu e o americano. Consideramos então que invenções relativas a programas de computador que resolvam um problema de natureza técnica e que não estejam restritas a uma solução de código fonte, constituem invenções patenteáveis, desde que dotadas de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. A patente ora questionada se constitui em um exemplo típico de patente relacionada a programa de computador que, contudo, não caracteriza um programa de computador em si, pois é dito que seu objeto resolve um problema técnico encontrado no estado da técnica (elimina os componentes indesejáveis de baixa freqüência), que este resulta em aplicação prática (DVD) e que gera efeito técnico novo (capacidade superior de armazenagem muito superior, em parte, devido à maior eficiência do esquema de codificação de canal da presente invenção)".
Em sua decisão de junho de 2010 a juíza Flavia Heine Peixoto comunga do entendimento do INPI e do perito em juízo declarando-se favorável a manutenção da patente por não violar o Artigo 10 da LPI e por possuir atividade inventiva diante das anterioridades apresentadas: “Comungando do mesmo entendimento esposado pelo INPI, afirma o douto expert que a matéria presente no Relatório descritivo da Carta Patente PI9506773 não representa um método matemático (algoritmo) nem tampouco um programa de computador em si [...] Portanto, sou levada a concluir que a presente patente apresenta suficiência descritiva, atendendo perfeitamente ao disposto no art. 24 da LPI 9.279/96, pois, da leitura da mesma, é possível alcançar a sua realização; não incorrendo, ainda, nas proibições estatuídas no art. 10, inciso I e V, do mesmo diploma legal”.






[1] Processo: 200200712817 UF: RJ Data da decisão: 08/05/2003 R. Esp. 443.119/RJ - Ministra Nancy Aldrighi, 3a. turma, DJ 30.06.2003 p. 240 RDDP de 08.05.2003 vol. 6 p. 205 apud http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia_articuladas.aspx?cod=8884 e acessado em http://www.stj.gov.br/
[2] Jornal Valor Econômico data: 09.05.2003 on line
[3] BARBOSA, Denis. Noção Constitucional e Legal do que são inventos industriais. Patentes a que se reconhece tal atributo, em especial as patentes ditas “de software”. In: BARBOSA, Denis. A propriedade intelectual no século XXI:Estudos de Direito, Rio de Janeiro:Lumen Juris, 2009, p.498
[4] TJSP Processo: APL 271370520108260196 SP 0027137-05.2010.8.26.0196 Relator(a): Enio Zuliani Julgamento: 16/08/2011 Órgão Julgador: Câmara Reservada de Direito Empresarial Publicação: 17/08/2011
[5] Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, apelação 669.353/2, julgada em 28.08.91, publicada na RJDTACRIM, volume 12, p. 69, http://www.digesto.net/ddigital/dt/trib2.htm apud Uma Introdução à propriedade intelectual, Denis Barbosa, Rio de Janeiro:Lumen Juris, p. 777
[6] APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0702.04.147723-4/002 - COMARCA DE UBERLÂNDIA - APELANTE(S): AUDIT BUSINESS SOLUTIONS LTDA - APELADO(A)(S): ICOMS SOLUCOES COMUNICACAO INTERCONEXAO LTDA - RELATOR: EXMO. SR. DES. DÍDIMO INOCÊNCIO DE PAULA Data do Julgamento: 31/08/2006 Data da Publicação: 11/10/2006
[7] PROC. 2004.61.00.011890-0 AMS 313077 D.J.11/5/2012 APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011890-08.2004.4.03.6100/SP 2004.61.00.011890-0/SP RELATORA : Desembargadora Federal CECILIA MARCONDES APELANTE : ACOS VILLARES S/A APELADO : União Federal (FAZENDA NACIONAL)
[8] TJPR APELAÇÃO CÍVEL Nº 317.200-7, 1ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA/PR. APELANTE 1:VICALI CENTRO DE ENSINO EM INFORMATICA LTDA. APELANTE 2:AUTO DESK INCORPORATED E OUTROS. APELADOS:OS MESMOS. RELATOR:DESEMBARGADOR CARVÍLIO DA SILVEIRA FILHO. Data da Decisão: 12/11/2009
[9] TJSC Classe: Apelação Cível de Brusque Processo: AC 43365 SC 2003.004336-5 Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz Data: 2005-02-17 Relator: Des. Sérgio Roberto Baasch Luz.
[10] CHAVES, Antonio. Software brasileiro sem mistério, Ed. Julex Livros Ltda., 1988, p. 54-63
[11] CHAVES, Antonio. Direitos Autorais na computação de dados, São Paulo:Ed.LTR, 1996, p. 117-120 
http://www.mci.org.br/micro/prologica/nez80.html
[12] SANTOS, Manoel Joaquim Pereira. Objeto e limites da proteção autoral de programas de computador (2003), Tese de doutorado Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, São Paulo, p.188; ALBUQUERQUE, Roberto Chacon. A propriedade informática, Campinas:Russell Editores, 2006, p. 97; CHAVES, Antonio. Direitos Autorais na computação de dados, São Paulo:Ed.LTR, 1996, p. 204
[13] Ação Ordinária / Propriedade Industrial n.º 2006.5101518838-3 da 35a Vara Federal do Rio de Janeiro Autuado em 07/07/2006 AUTOR: BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A E OUTROS; ADVOGADO: JOSE ROBERTO D'AFFONSECA GUSMAO E OUTROS; REU: KONINKLIJKE PHILIPS ELETRONICS NV E OUTRO; ADVOGADO: LUIZ LEONARDOS E OUTRO; 39ª Vara Federal do Rio de Janeiro - CARMEN SILVIA DE ARRUDA TORRES; Juiz - Despacho: FLAVIA HEINE PEIXOTO. http://www.jfrj.gov.br/ e Processo n.2008.51.01.801562-9, Autor: Videolar S/A, Réu: INPI e Dubois Ltda.Juízo: 39 Vara Federal do Rio de Janeiro.

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