Em Benjamin Moore & Co. v The
Attorney General of Canada, 2022 o Tribunal Federal do Canadá reiterou mais uma
vez que a abordagem de “problem solution” usada pela CIPO não é a abordagem
adequada para a construção de reivindicações ou para determinar o objeto
patenteável. Em 2020, o Tribunal em Choueifaty v Attorney General of Canada,
2020 decidiu definitivamente que a abordagem de “problema solução” usada pelo
CIPO para interpretar reivindicações de patentes era inconsistente com a
abordagem de construção intencional estabelecida pelo Supremo Tribunal do
Canadá (“SCC”) em Free World Trust v Électro Santé Inc., 2000 e Whirlpool Corp
v Campo Inc., 2000. Após Choueifaty, o CIPO emitiu um aviso de prática
atualizado intitulado “Assunto Patenteável sob a Lei de Patentes”. Este aviso
afirma explicitamente que “a abordagem de 'problema e solução' na identificação
de elementos essenciais durante a construção intencional não deve mais ser
aplicada”.
Moore apresentou dois pedidos de
patentes (os “Moore Applications”) relacionados ao “Color Selection System” de
Moore, que é descrito como “um método de seleção de cores implementado por
computador que usa relações derivadas experimentalmente para harmonia de cores
e emoção de cores”. Ambos os pedidos foram rejeitados pelo examinador de
patentes sob a alegação de que nenhum dos pedidos se qualificou como uma
invenção nos termos do §2 da Lei de Patentes. O Conselho de Apelação de
Patentes revisou os pedidos e recomendou que o Comissário os rejeitasse. Apesar
da decisão de Choueifaty, o Conselho, no entanto, baseou-se em uma abordagem
estabelecida na então atual s. 13.05.01 (agora s. 12.02.01) do Manual de
Prática do Escritório de Patentes do CIPO, que afirmava: “Uma vez que o contexto é determinado, o
examinador irá: Identificar o problema abordado pelo pedido e sua solução
conforme contemplado pelo inventor [ver 13.05.02b]; e determinar o significado
dos termos usados na reivindicação e identificar os elementos da reivindicação
que são essenciais para resolver o problema identificado”. A recomendação do
Conselho de Apelação de Patentes foi baseada nessa abordagem de “solução de
problemas”. O Comissário seguiu a recomendação e, finalmente, concluiu que
“como não havia nenhum problema de computador a ser resolvido, o computador e
os componentes associados não faziam parte da solução”.
Moore recorreu das decisões do
Conselho de Apelação de Patentes ao Tribunal. O Intellectual Property Institute
of Canada (“IPIC”) foi autorizado a intervir nestes recursos. Em última
análise, o Tribunal mais uma vez decidiu que a abordagem de “problema solução”
é inconsistente com a abordagem de construção intencional estabelecida pelo SCC
em Free World Trust e Whirlpool. O Tribunal considerou que, embora o CIPO tenha
defendido da boca para fora a adoção de uma abordagem de construção intencional
consistente com as decisões do SCC, o CIPO ainda assim usou uma abordagem de
“solução de problemas” ao negar os Pedidos de Moore. Notavelmente, as três
partes envolvidas – o recorrente, o réu e o interveniente – todos concordaram
que a Comissária errou ao aplicar a abordagem de “solução do problema” em sua
avaliação dos Pedidos Moore. O Tribunal concordou com as partes e lembrou ainda
ao CIPO que a construção do pedido deve ser feita antes da realização de uma
análise de novidade, afirmando que: “Neste caso, em vez de usar a abordagem
de construção intencional para determinar se a invenção real é patenteável, o
Comissário interpreta as reivindicações dos pedidos 130 e 146 identificando
apenas os novos aspectos da invenção e determina que esses novos aspectos não
são patenteáveis como “meros princípios científicos ou teoremas abstratos”.
Ela também conclui que, como não havia nenhum problema de computador a ser
resolvido, o computador e os componentes associados não eram elementos
essenciais da invenção. Em primeiro lugar, a Free World Trust e a Whirlpool exigem
que a construção da reivindicação seja feita antes da realização da análise da
novidade. Em segundo lugar, esse não é o teste ditado pela Suprema Corte do
Canadá para determinar se um elemento é essencial ou não para uma invenção. Moore
e o IPIC argumentaram ainda que “o CIPO regularmente interpreta mal a
patenteabilidade de invenções implementadas por computador, excluindo-as
incorretamente sob a seção 27(8) da Lei de Patentes”, e convidaram o
Tribunal a instruir o CIPO a usar o teste legal apropriado (ou seja, o teste
estabelecido pelo SCC). Em última análise, o Tribunal decidiu que a estrutura
fornecida pelo IPIC se alinha com as decisões do SCC e instruiu o Comissário a
reavaliar os Pedidos Moore de acordo e da seguinte forma: “interpretar
propositadamente a reivindicação; perguntar se a afirmação interpretada como um
todo consiste apenas em um mero princípio científico ou teorema abstrato, ou se
compreende uma aplicação prática que emprega um princípio científico ou teorema
abstrato; e se a reivindicação interpretada compreende uma prática aplicação,
avaliar a reivindicação interpretada para os demais critérios de
patenteabilidade: categorias estatutárias e exclusões judiciais, bem como
novidade, obviedade e utilidade.”[1]
[1] McMillan LLP - Pablo Tseng , Tilaye Terrefe and ZiJian
Yang. Kicking the Habit: The Federal Court of Canada Nixes the
“Problem-Solution” Approach – Again, 18/07/2022 https://mcmillan.ca/insights/kicking-the-habit-the-federal-court-of-canada-nixes-the-problem-solution-approach-again/
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