Patentes submarino

 

Patente submarino trata-se de uma patente cuja publicação é intencionalmente atrasada de modo que esta “vem à tona” após muitos anos decorridos do depósito, surpreendendo os concorrentes[1]. Esta era uma situação que acontecia nos Estados Unidos, onde somente se publicavam os pedidos de patentes concedidos, ao contrário da maior parte do resto do mundo onde a publicação era realizada após 18 meses do depósito. Com o American Inventors Protection Act de 1999 os Estados Unidos aderiram a publicação após 18 meses limitando a possibilidade de patentes submarino, muito embora o inventor residente nos Estados Unidos ainda possa solicitar a publicação de sua patente apenas quando da concessão. Com esta mudança reduziu-se o período em que os depositantes destes pedidos de patentes poderiam manter suas invenções protegidas por segredos de negócios. Em compensação a legislação prevê o direito de royalties razoáveis pelo licenciamento da tecnologia ainda na fase anterior à concessão da patente e após a publicação do pedido.[2] No Brasil tal previsão consta do artigo 44 da LPI.

Se o inventor certificar que o pedido não foi nem será objeto de depósito de patente em nenhum outro país, poderá adiar a publicação de seu pedido de patente em 18 meses nos Estados Unidos.[3] Com isto o requerente pode remover matéria do pedido para que esta não seja publicada no documento US-A após 18 meses do depósito. Esta matéria, conhecida como “redaction” permanece no pedido para ser examinada, de forma que a patente concedida US-B pode apresentar matéria nova em relação ao pedido publicado US-A (USC Title 37 § 1.217). O documento publicado não possui nenhuma informação de que há algum elemento “redacted”.[4]

Adam Jaffe e Josh Lerner observam que as propostas no Congresso norte americano para que os pedidos de patente fossem publicados aos dezoito meses contados da data de depósito como forma de aumentar a possibilidade de apresentação de subsídios de terceiros no exame datam de 1966. No entanto, grupos em defesa dos pequenos inventores resistiram a esta medida com base nos seguintes argumentos: 1) no sistema de publicação após a concessão caso o pedido venha a ser indeferido o requerente ainda tem o recurso de proteger sua invenção por segredo de negócio, 2) com este recurso as grandes empresas poderão combater seus concorrentes formados por pequenos inventores, impedindo que obtenham suas patentes, ao passo que os pequenos inventores pouco poderão fazer diante dos grandes portfólios de patentes destas mesmas grandes empresas.[5]

Antes das modificações em sua lei, atendendo as exigências de TRIPs que estabelecem a vigência da patente contados de 20 anos após o depósito do pedido de patente, os Estados Unidos contavam a vigência da patente em 17 anos a partir da data de concessão da patente. Por exemplo, a patente US5283641 de Jerome Lemelson foi originalmente depositada em 1954, e após uma série de continuation in part e divisions foi concedida apenas em 1994, ou seja, a patente passou 40 anos em sigilo, e quando finalmente foi publicada já se tratava de uma tecnologia madura, pegando muita gente “desprevenida”. Parte da matéria do pedido final, contudo, pelo menos parcialmente, foi revelada antes, nos vários pedidos divididos que o depósito original resultou, por exemplo, na patente US3081379 concedida em 1963, de mesma prioridade. Lemelson utilizou-se desta patente para acionar na justiça fabricantes da nascente tecnologia de leitores de código de barras, porém, a Corte ao final concluiu que o atraso deliberado da concessão da patente tendo em vista a consolidação de toda uma indústria se tratava de um abuso do sistema de patentes. [6] Jerome Lemelson (figura) utilizou-se extensamente deste recurso da legislação norte americana tendo sido titular de mais de 500 patentes e acumulado uma fortuna de mais de 1 bilhão de dólares em royalties.[7] Jaffe e Lerner mostram que as propostas de reforma da legislação norte americana para se eliminar as patentes submarino encontraram forte resistência de representantes de grupos em defesa dos direitos dos pequenos inventores e comentaristas de programas de rádio de grande audiência, entre os quais Gordon Liddy, o tenente coronel Oliver North e a líder conservadora Phyllis Schlafly. [8]

A patente que submerge já não trata exatamente da mesma matéria original, pois os continuation in part trazem acréscimo de matéria. Outras patentes[9] também demandam muito tempo até sua decisão por outras razões, como de segurança nacional, como nas patentes US6130946 e US6097812 sobre um sistema de criptografia utilizada em guerra, depositada pelo Conselho de Segurança do governo norte americano em respectivamente em 1936 e 1933 e com patentes concedidas apenas em 2000.

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[1] http: //en.wikipedia.org/wiki/Submarine_patent.

[2] LUNBERG, Steven W. ; DURAT, Stephen C.; McCRACKIN, Ann, M. Electronic and Software Patents, Law and Practice. Washington: Bureau of National Affairs, 2005. p. 2-10; BOUCHOUX, Deborah. Intellectual Property for Paralegals: the Law of trademark, copyrights, patents and trade secrets. Canada: Thomson, West Law Studies, 2005. p. 320.

[3] BOUCHOUX.op. cit.. p. 319.

[4] ADAMS, Stephen. A comparision of early publication practices in the United States and Europe. World Patent Information, v.25, p. 121, 2003; PATENTS: Information about the Publication Provisions of the American Inventors Protection Act, 2004 http://www.gao.gov/new.items/d04603.pdf In: MUELLER, Janice. Patent Law, New York:Aspen Publishers, 2009, p. 54

[5] JAFFE, Adam; LERNER, Josh. Innovation and its discontents: how our broken patent system is endangering innovation and progress, and what to do about it. Princeton University Press, 2007, p. 2821/5128 (kindle version)

[6] Symbol Techs Inc. v. Lemelson Med. Educ. & Research Found., 422 F.3d 1378, 1385 (Fed.Cir.2005) cf. MERGES, Robert. Justifying Intellectual Property, Harvard University Press, 2011, p. 2621/6102 (kindle version)

[7] http: //en.wikipedia.org/wiki/Jerome_H._Lemelson.

[8] JAFFE, Adam; LERNER, Josh. Op.cit., p. 472/5128 (kindle version)

[9] CROUCH, Dennis. Patently-O TidBits -- King of the Submarine , mai. 2006 http://www.patentlyo.com/patent/2006/03/patentlyo_tidbi.html.