Ex
parte Kiely (PTAB, 2021) o USPTo considerou uma patente de um grupo Markush como
indefinida uma vez que a frase "seleção do grupo que compreende" era
imprópria com base em Abbott Labs. v. Baxter Pharm. Products, no qual "um
grupo Markush adequado é limitado pelo termo de linguagem fechada 'consistindo
em.'" (Fed. Cir. 2003). O PTAB também citou MPEP § 2173.05 (h), que afirma
"um grupamento Markush que requeira um material selecionado de uma lista
aberta de alternativas (por exemplo, selecionado do grupo 'compreendendo' ou
'consistindo essencialmente em' as alternativas citadas) deve ter sua reivindicação
geralmente rejeitada sob 35 USC 112 (b) como indefinido porque não está claro
quais outras alternativas se destinam a ser abrangidas pela reivindicação ”. Em
Multilayer Stretch Cling Film Holdings, Incorporated v. Berry Plastics
Corporation, (Fed. Cir. 2016) a Corte declarou: “uma reivindicação de patente
recita 'um membro selecionado do grupo que consiste em A, B e C,' o 'membro' é
presumido como fechado aos ingredientes alternativos D, E e F. Em contraste, o
termo de transição alternativo 'compreender' cria uma presunção de que os
elementos recitados são apenas uma parte do dispositivo, que a reivindicação
não exclui elementos adicionais não recitados”. Portanto no USPTO a forma apropriado
para um grupo Markush é "selecionado do grupo que consiste em." A
PTAB em Ex parte Kiely a forma usada contrariava essa convenção, de modo que um
grupo Markush não deve ser usado quando há uma intenção clara de a
reivindicação permanecer aberta a elementos / membros não solicitados.[1]
[1] PTAB:
Open-Ended Markush Group Improper and Indefinite, Element IP, www.lexology.com
13/07/2021
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