Em Ex Parte Reis (PTAB
2018) o PTAB reverteu uma rejeição de não patenteabilidade pela primeira
instância baseada no USC 101, o que é raro pois em 80% dos casos o PTAB tende a
confirmar tal rejeição. [1] O pedido em exame
refere-se a um sistema de mapeamento e caracterização da espessura de gelo no
mar a partir de medições de radar SAR utilizando de duas bandas de frequência
(bandas X e P). O sistema possui aplicação na monitoração do meio ambiente e das
condições de aquecimento da terra. O examinador rejeito a reivindicação por ser
ideia abstrata pela seção 101 do USC. O PTAB considerou que em McRO v. Bandai
Namco Games America admitiu-se a patenteabilidade nos casos em que as
reivindicações não simplesmente citem o uso de um computador como uma
ferramenta para automatizar uma atividade convencional, e no caso, não havia
nenhuma evidência de que o método automatizado fosse conhecido do estado da
técnica. Em Ex Parte Reis o PTAB analisou que da mesma forma que em McRO, o
método reivindicado não é revelado no estado da técnica para caracterização da
espessura de gelo no mar: “o examinador
simplificou excessivamente as reivindicações ao caracterizá-las como dirigidas
a operações em um computador genérico, algoritmo smatemáticos e mera automação
de uma atividade conhecida do estado da técnica”. O Federal Circuit em
Electric Power Group v. Alstom (Fed. Cir. 2016) rejeitou reivindicação por
constituir mera coleta de dados, processamento e apresentação de resultado: “as
reivindicações estão claramente focadas na combinação desses processos de
ideias abstratas. O avanço que eles pretendem fazer é um processo de coleta e
análise de informações de um conteúdo específico e, em seguida, exibindo os
resultados, e não qualquer tecnologia declaradamente inventiva em particular
para executar essas funções. Eles são, portanto, direcionados a uma ideia
abstrata”. Esta declaração tem sido, aproveitada pelos examinadores do
USPTO para rejeitar reivindicações que contenham qualquer forma de "coleta
e análise de informações de um conteúdo específico e, em seguida, exibição dos
resultados".[2] Esta decisão, contudo, não
foi mencionada pelo PTAB em Ex Parte Reis e preferiu se fundamentar em McRO .
Segundo Michael Borella “isto pode
indicar que mesmo nos casos em que o método implique nada além da coleta,
processamento e apresentação de resultados, mas que envolve um avanço técnico
(technical advance) isso é considerado suficiente pelo PTAB para superar uma
objeção pela seção 101. Seria interessante que o PTAB ou o Federal Circuit
explicassem onde Electric Power Group termina e McRO começa”.[3]
[1] http://www.bilskiblog.com/blog/2017/09/surviving-alice-with-an-appeal.html
[2] Oblon - Sameer Gokhale, Patent Issues for Factory
Automation Inventions in AI, www.lexology.com 15/01/2021
[3] http://www.patentdocs.org/2018/05/ex-parte-reis-ptab-2018.html
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