A Justiça Estadual (TJ/SP) numa ação de contrafação entre a empresa de Y depositante de um pedido de patente de modelo de utilidade contra empresa de X, sem que o INPI seja parte na ação, o juiz conclui, que como não há patente concedida, a empresa pode continuar fabricando X. No processo, contudo, o juiz conclui que D1 destitui Y de ato inventivo. Quando o INPI examinar este pedido de patente Y, ele está vinculado à conclusão de falta de ato inventivo já manifestada pelo TJ/SP diante do mesmo documento D1 ?
(I) SIM
(II) NÃO
Resposta: (II) NÃO. A decisão do juiz é baseada no fato de que na ocasião ainda não havia uma patente concedida mas mera expectativa de direito, de modo que não havia motivos para negar o direito de produção à empresa frente a uma mera expectativa de direito. O objeto da ação não era averiguar os critérios de patenteabilidade do pedido de patente, cuja patente sequer ainda havia sido concedida, mas a verificação de contrafação entre o objeto do pedido de patente Y e o produto comercializado X. De qualquer forma, tal ação judicial ocorrida na Justiça Estadual de São Paulo de forma alguma poderia vincular a decisão do INPI conforme ensina decisão do TJ/PR (Recurso Especial nº 1132.449/PR) de autoria da ministra Nancy Andrighi: “A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos termos da Lei, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao Judiciário, deve ser empreendida em ação proposta perante a Justiça Federal com a participação do INPI na causa. Sem essa discussão, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito”. De acordo com esse entendimento, a nulidade da patente só poderia ser arguida como matéria de defesa na ação de violação de patente, caso o reu também ajuizasse uma ação própria, de nulidade dessa patente, perante a Justiça Federal.
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