Decisões CGREC TBR4365/17

 Reivindicações reach through 

 Reivindicação reach-through é um tipo especial de reivindicação que objetiva proteção para futuras invenções com base numa invenção do presente. Ou seja, esse tipo de reivindicação objetiva proteção para invenções que não haviam sido identificadas pelo inventor até o momento de depósito do seu pedido de patente, mas que poderão ser identificadas no futuro pelo uso da sua invenção real.(Res. 144/15 § 3.10)

TBR4365/17 O pedido trata da obtenção de mutantes aleatórios da enzima s-GDH que possam ser úteis na detecção de glicose. Apesar de o relatório descritivo do pedido mencionar, genericamente, a possibilidade de variações na sequência decorrentes de deleções, substituições, inserções, inversões ou adições de resíduos, resta claro que a inserção de aminoácidos não se encontra especificamente revelada no pedido conforme depositado, uma vez que não há, no pedido conforme depositado, nenhum exemplo de mutante obtido por 59 inserção de aminoácido, nenhuma descrição específica. Os itens 3.1 e 3.1.1 das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na área de Biotecnologia (Resolução/INPI/Nº144/2015) tratam de reivindicações do tipo reach-through, ou seja, matérias não especificamente reveladas no pedido e que são pleiteadas pelo efeito a ser alcançado. No presente caso, o efeito a ser alcançado é a obtenção de enzimas mutadas que possuem especificidade ao substrato pelo menos duas vezes maior para glicose. As supramencionadas Diretrizes determinam que tais matérias não são passíveis de proteção por ausência de suficiência descritiva, clareza, precisão e/ou fundamentação no relatório descritivo (artigos 24 e 25 da LPI). A mutação por inserção ou deleção de aminoácidos é mais propensa a alterar de forma significativa as estruturas secundária e terciária de uma enzima, pois altera o tamanho da cadeia primária e, consequentemente, modifica as distâncias entre os resíduos de aminoácidos, podendo alterar as interações entre as cadeias laterais e, consequentemente, a função da enzima. O efeito técnico da inserção de aminoácidos na Seq ID nº 24 não está descrito na matéria inicialmente revelada, mas apenas mencionado como uma possibilidade genérica. Além disso, por mais que a recorrente tenha apresentado um resultado referente à inserção de uma prolina na posição 429 de Seq ID nº 24 (Mut1), um técnico no assunto não saberia como colocar em prática a matéria da forma genérica como pleiteada (mutante contendo inserção de aminoácido). Portanto, mantém-se as objeções referentes à ausência de suficiência descritiva (artigo 24 da LPI) e à ausência de clareza, precisão e fundamentação (artigo 25 da LPI) de um mutante de Seq ID nº 24 que contenha inserção de aminoácido.