Efeito técnico inesperado e atividade inventiva

 

Em Daikin Indus., v. Chemours (Fed. Cir. 2021) a Corte conclui que qualquer efeito técnico inesperado deve ser compatível com o escopo de proteção reivindicado, caso contrário tal efeito técnico inesperado não será considerado suficiente para conferir não obviedade à solulão proposta. A reivindicação da patente pleiteia mistura de hidrofluorocarbonos (HFCs), hidrofluoroolefinas (HFOs) e um ou mais de um clorofluorocarbono (CFC), hidroclorofluorocarbono (HCFC), clorometano (HCC) e / ou 3,3,3-trifluoropropina (TFP). Não houve disputa de que D1 e D2 do estado da técnica divulgaram coletivamente todos os elementos nas reivindicações contestadas. O PTAB concluiu que o técnico no assunto teria reconhecido a modalidade preferida de HFO-1234yf de D1, contendo pequenas quantidades de HCC-40 e / ou CFC-115, como um substituto para o HFO-1234yf na mistura de D2. Ademais o técnico no assunto teria sido motivado de outra forma a combinar o HFO-1234yf de D1 com a mistura de D2; porém não foi detectado qualquer aumento inesperado na lubricidade relacionado à invenção reivindicada e tal aumento verificado não deve receber peso substancial na investigação de obviedade. O PTAB observou que D1 e D2  "divulgam refrigeração como uma aplicação primária para suas composições", e o HFO-1234 de D1 era semelhante ou quase idêntico em pureza ao HFO-1234yf de D1, conforme ensinado pelo Padrão AHRI. Além disso, o PTAB constatou que, no momento da invenção, era sabido que pelo menos alguns refrigerantes contendo cloro tinham maior lubricidade em comparação com compostos sem cloro, e que o mecanismo pelo qual a lubricidade foi afetada era conhecido ou suspeitado. Consequentemente, o PTAB concluiu que um artesão qualificado teria sido motivado a combinar o HFO-1234yf de D1 com a mistura de D2 para aumentar a lubricidade. Em fase recursal o Federal Circuito confirmou a decisão do PTAB e considerou que qualquer suposto aumento inesperado da lubricidade divulgado não era compatível com o escopo total da invenção reivindicada. Identidade. Em particular, cada teste de comparação divulgado na patente envolveu misturas compreendendo apenas 0,5 por cento em massa do terceiro componente, mas as reivindicações permitem que o terceiro componente compreenda quase toda a mistura. Mais importante ainda, o Tribunal concorda com as conclusões do Conselho (PTAB) de que eram esperados aumentos de lubricidade com a adição de compostos contendo cloro e que a D2 não apresentou qualquer evidência de que a magnitude de qualquer aumento de lubricidade era inesperada. A Corte então considerou a solução óbvia pois não houve quaisquer resultados inesperados uma vez que os resultados encontrados não mostraram maior lubricidade para todo o escopo das invenções reivindicadas.[1]

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[1] Unexpected Results Should Be Commensurate with the “Full Scope” of the Claims Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP, www.lexology.com 12/04/2021