terça-feira, 20 de abril de 2021

Ato inventivo = atividade inventiva em menor grau

Doutrina e jurisprudência são unânimes em considerar o ato inventivo uma atividade inventiva em menor grau. Newton Silveira entende que em comparação com o modelo de utilidade, a invenção dele se distingue pelo nível inventivo[1]. Segundo Douglas Gabriel Domingues: “o artigo 14 limita-se a exigir que o modelo de utilidade seja dotado de ato inventivo, que é um ato criador de nível menos elevado que o da atividade inventiva exigida à invenção, ato onde a inventividade alcançada pelo autor do modelo de utilidade é mais superficial e menos abrangente que a existente em uma invenção, pois se limita a melhoria funcional no uso ou fabricação do objeto de uso prático”[2]. Segundo Denis Barbosa, ao discorrer sobre as diferenças entre ato e atividade inventiva: “ainda que má redação do dispositivo aparente similitudes entre as duas categorias há que se ficar absolutamente certo que a distinção existe: o critério para o exame de um modelo de utilidade é significativamente menos exigente, e vai continuar sendo, já pela harmonização jurídica e de fato entre os procedimentos e padrões de exame no Brasil e no Exterior”[3]. Para Iván Poli: “em linhas gerais também se concorda em que o mérito inventivo é exigido com menor rigor nos modelos de utilidade que nas patentes de invenção, ainda que isto não signifique que a exigência deva ser reduzida tanto a ponto de resultar ser suficiente atender ao critério de novidade objetiva”[4]. Segundo a OMPI: Segundo a WIPO: “Em geral, quando comparados às patentes [de invenção] os sistemas de modelo de utilidade possuem exigências menos rigorosas (por exemplo, um nível menor de atividade inventiva)”[5]. Alberto Bercovitz analisa decisões do Supremo Tribunal da Espanha de 5 de março de 1973 em que a Corte conclui: “sendo o modelo de utilidade um pequeno invento, no qual se pretende uma proteção não simplesmente para uma forma, mas para uma forma com certa novidade ou melhoria em um campo técnico ainda que careça de altura inventiva reservada às patentes [deve-se garantir que] para que se possa conceder o registro que as diferenças entre os modelos de utilidade devem ser essenciais, não bastam que sejam diferenças acidentais, sendo preciso que ofereçam um resultado industrial novo sobre o modelo de utilidade anteriormente registrado”[6]. 


Na Justiça temos diversas decisões no mesmo sentido. Segundo decisão do TRF2 de 2008: “no caso da análise de um objeto funcional, com o objetivo de que este ou parte deste seja considerado modelo de utilidade, o referido objeto terá de possuir o requisito de ato inventivo, ou seja, atividade inventiva em menor grau de consistência”[7]. Em outro julgado do TRF2 a Desembargadora Federal Liliane Roriz reafirma: “a atividade inventiva consiste num conjunto de atos humanos em série, que conduzam a um resultado objetivado, enquanto um ato inventivo consiste numa intervenção do engenho humano, para que se atinja o resultado esperado, ou seja, o fim objetivado é mais simples, menos sofisticado e menos custoso que na invenção” [8]. Segundo o TJSP em decisão de 2011 “o modelo de utilidade é uma modalidade de patente que se destina a proteger inovações com menor carga inventiva. Ele é o objeto de uso prático de aplicação industrial, como novo formato de que resulta em melhores condições de uso ou fabricação. Nesses casos, não há propriamente uma invenção, mas sim um acréscimo na utilidade de uma ferramenta, instrumento de trabalho ou utensílio, pela ação da novidade parcial agregada. Por isso, também é chamado de pequena invenção”[9]. Segundo o TJRS em Wilmar Andreazza v. J. C. Esquadrias de Alumínio e PVC : “as patentes de invenção (PI) e de modelo de utilidade (MU) protegem invenções diversas; o modelo de invenção é um minus se comparado à invenção” [10]. 

O mesmo critério se pode observar nas seguintes decisões de segunda instância da INPI/CGREC: 

TBR50/18 Pedido trata de protetor de respingos para vaso sanitário, desenvolvido com o propósito de proteger o corpo humano de infecções causadas pela água que fica depositada no vaso sanitário ao cair das fezes no mesmo. O objetivo do presente pedido, ou seja, um protetor de respingos para vaso sanitário, já é antecipado por D1. [...] O pedido não possui atividade inventiva como patente de invenção quando comparado, por exemplo, com D1, mas apresenta ato inventivo como modelo de utilidade. 

TBR206/18 A patente refere-se à uma disposição introduzida em adaptador para reservatórios de grande espessura ou parede fina […] Considerando-se que o ato inventivo exigido em um modelo de utilidade é menor do que a atividade inventiva exigida para uma invenção temos que as diferenças construtivas, em especial quanto ao batente limitador conferem à presente patente ato inventivo e estão vinculadas à melhoria funcional tal como apontado pela titular. 

TBR225/19 O fato de não se aplicar a combinação de documentos do estado da técnica no exame de ato inventivo se deve a que o ato inventivo é considerado pela doutrina e jurisprudência como uma atividade inventiva em menor grau. Por este motivo que diferenças construtivas em criações de forma que não atingiriam o rigor inventivo exigido para uma patente de invenção, onde se exige atividade inventiva, podem atingir o rigor inventivo exigido para uma patente de modelo de utilidade, onde se exige ato inventivo. A análise de ato inventivo será feito, portanto, preferencialmente com um único documento do estado da técnica. 

[1] SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design. São Paulo:Saraiva, 2012, p.201
[2] DOMINGUES. Douglas. Comentários à Lei de Propriedade Industrial, Rio de Janeiro:Ed. Forense, 2009, p.54
[3] BARBOSA, Denis. Usucapião de patentes e outros estudos de propriedade industrial, Rio de Janeiro:Lumen Juris, 2006, p.223
[4] POLI, Iván Alfredo. El modelo de utilidad. Buenos Aires: Ed. Depalma, 1982, p.61
[5] https://www.wipo.int/patents/en/topics/utility_models.html
[6] BERCOVITZ, Alberto. Consideraciones sobre la novedad y la altura inventiva en las patentes de invención y en los modelos de utilidad, Actas de derecho industrial y derecho de autor, Tomo 1, 1974, p. 255-276
[7]  TRF2, AC 1999.51.01.526157-0, RJ, 1a Turma Especializada, Relator: Aluísio Mendes, DJ 30/09/2008 cf. CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, v. II, Ed. Lumen Juris:Rio de Janeiro, 2010, p.333
[8] TRF2, AC 2006.51.01.530252-0, INPI v. York S/A In. Com. Relator: Des. André Fontes, DJ. 17/11/2009, p.93. cf. Propriedade industrial aplicada: reflexões para o magistrado. – Brasília : CNI, 2013, p.38 http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_24/2013/05/24/404/20130524150112242823i.pdf
[9]  TJSP, AC 9058670-68.2006.8.26.0000 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. De Santi Ribeiro, Data: 25/10/2011
[10] TJRS, AC 70046077848, Wilmar Andreazza v. J. C. Esquadrias de Alumínio e PVC, Nona Câmara Cível, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 18/07/2012 DJ 20/07/2012

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