Nos Estados Unidos o PTAB em Ex parte Amini (PTAB, 2020) analisou uma patente referente a um material metálico de ponto de fusão de alta temperatura e fase sólida que juntos definem uma porosidade de 50 vol% a 80 vol%. A invenção era bem adequado para aplicações de amortecimento em ambientes de alta temperatura, por exemplo, como um componente de um motor de turbina a gás. O estado da técnica mostra D1 que descreve uma porosidade de aproximadamente 43% em volume. O examinador assumiu a posição de que esse valor estava próximo o suficiente da faixa numérica de 50 a 80% vol, recitada na reivindicação 1, para tornar essa limitação óbvia. Alternativamente, o examinador assumiu que D1 estabeleceu a porosidade como uma variável de resultado eficaz que seria óbvio otimizar para obter a faixa reivindicada. O PTAB em recurso discordou deste entendimento da primeira instância. O Conselho discordou do examinador. O Conselho observou que D1 descreveu a porosidade apenas para a fase sólida. Em contraste, a reivindicação 1 citou a porosidade para a fase sólido juntamente com o material metálico, isto é, a porosidade do material compósito formado pela dispersão das partículas de fase sólidas no material metálico. Com base nisso, o Conselho concluiu que o valor numérico de aproximadamente 43% em volume para a porosidade no Sol não poderia ser diretamente comparado ao intervalo de 50 a 80% em volume na reivindicação 1, porque essas porosidades eram variáveis diferentes. Uma vez que essas porosidades eram variáveis diferentes, o Conselho também discordou do raciocínio do examinador em relação a uma variável de resultado eficaz. O Conselho observou que “está bem estabelecido que a otimização de uma gama da técnica anterior flui do desejo normal dos cientistas ou artesãos de melhorar o que já é geralmente conhecido. Mas está igualmente estabelecido que, quando o parâmetro otimizado não foi reconhecido como uma variável de resultado eficaz, a otimização não teria sido óbvia”. O Conselho concluiu que o examinador "não identificou evidências no presente registro de que o estado da técnica reconheceu a necessidade de a porosidade do compósito (o material metálico de ponto de fusão de alta temperatura e a fase sólida juntos) estar entre 50 vol % a 80% vol, conforme exigido pela reivindicação independente 1”. O Conselho concluiu que “como a porosidade divulgada em D1 é diferente da porosidade alegada, não há base para concluir que a porosidade reivindicada é uma variável de resultado eficaz.” Consequentemente, o Conselho reverteu a rejeição da obviedade.[1]
[1] Nonobviousness: When a Result-Effective Variable Is Different from the Claimed Variable, Element IP, www.lexology.com 08/01/2021
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