Segundo o EPO Guidelines for Examination (Part
G-Chapter IV-8. “Selection inventions”) a subbaixa selecionada será
considerada nova se atendidos dois critérios: a) o intervalo selecionado é mais
estreito em comparação com o intervalo conhecido; b) a subfaixa selecionada
está suficientemente longe de quaisquer exemplos específicos divulgados na
técnica anterior e dos pontos finais da faixa conhecida. Considere como
reivindicação: Composto X com fibras Y, tendo um comprimento de 50 a 100 nm. Nenhuma
outra faixa para o comprimento da fibra é mencionada na especificação do pedido
de patente. O examinador da EPO encontra o documento D1 da técnica anterior,
que descreve explicitamente: Composto X com fibras Y tendo um comprimento de 10
a 200 nm. A reivindicação 1 não é considerada nova à luz dos ensinamentos de D1,
pois este revelaria direta e inequivocamente pelo menos um intervalo tão
estreito quanto 50 a 100 nm. A EPO explicou ao Requerente que o presente caso é
realmente um "caso limítrofe", o que significa que, por outro lado,
se uma faixa de 60 a 90 nm tivesse sido reivindicada, os dois critérios acima
teriam sido satisfeitos e a invenção seria considerada nova. O requerente por
sua vez uma emenda pleiteando a faixa de 60 a 90 nm e contestou que se uma
faixa de 10 a 200 deve ser considerada como divulgação direta e inequívoca para
uma faixa de 50 a 100 nm para fins de novidade (artigo 54 da EPC), sem dúvida a
faixa de 50 a 100 nm também deve ser uma divulgação direta e inequívoca para um
faixa de 60 a 90 nm e consequentemente deveria ser aceita para fins de emendas
segundo o artigo 123 (2) EPC. No entanto, não parece existir qualquer
jurisprudência no CaseLaw em que um Requerente teve sucesso em apresentar uma
emenda em estreitar um intervalo para outro intervalo com pontos finais que não
foram explicitamente divulgados (nem por um exemplo nem por qualquer limite
superior / inferior). Em conclusão, parece que a jurisprudência das Câmaras de
Recurso contém um "paradoxo da invenção de seleção", pelo menos se os
critérios das Orientações na Parte G-IV-8 não se aplicarem ao artigo 123(2),
EPC. Uma saída pode ser entender a faixa explicitamente divulgada da técnica
anterior para divulgar implicitamente alguma "região interna de pontos
finais" difusa que poderia ser considerada suficientemente definida para
considerações de novidade devido à sua proximidade de pontos finais
explicitamente definidos, mas que não permite destacar um novo par específico
de pontos finais precisos a fim de especificar uma reivindicação em linha com o
Art. 123 (2) EPC [1]
[1]Meissner Bolte - Tilman Pfrang. The Selection
Invention Paradox at the EPO - Direct and unambiguous disclosure under Art 54
and 123(2) EPC www.lexology.com
21/01/2021
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