O “conceito inventivo” é um
componente central da análise de obviedade pela Suprema Corte (Apotex Inc. v.
Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 SCC 61 at [67], [2008] 3 S.C.R. 265 [Apotex
Plavix]) no entanto Joshua Sealy-Harrington critica esta abordagem como sem
clareza. Segundo Apotex PLavix o exame de obviedade é mandatório em se
identificar o conceito inventivo ao descrever as etapas do teste: 1)
identifique o técnico no assunto e o conhecimento geral comum, 2) identifique o
conceito inventivo reivindicado, 3) identifique as diferenças entre o estado da
técnica e o conceito inventivo reivindicado, 4) identifique se esta diferença é
óbvia para o técnico no assunto. Para Joshua Harrington duas questões
permanecem em aberto: 1) a identificação do conceito inventivo é uma parte
necessária do teste de obviedade ? 2) o que o conceito inventivo de fato
significa ? nenhuma destas questões recebeu uma resposta objetiva pela
jurisprudência. Em Pozzoli o juiz adotou um entendimento de que a identificação
do conceito inventivo deve ser abandonada nos casos em não for prontamente
evidente. Neste caso o juiz deve
construir a matéria a ser analisada com base nas reivindicações. Norman
Siebrasse, contudo, interpreta a decisão da Suprema Corte em Apotex Plavix como
também adotando uma interpretação opcional. Apotex Plavix fornece duas
abordagens para se definir o conceito inventivo: 1) aquilo que é definido nas
reivindicações, embora o relatório descritivo possa ser útil em certos casos,
2) o conceito inventivo é um conceito que é diferente do que do pleiteado nas
reivindicações. Enquanto as reivindicações podem pleitear um composto, seus
sais e processo de obtenção, o conceito inventivo pode se referir a um composto
útil para um uso específico, suas propriedades e método de obtenção. As
propriedades úteis deste composto portanto estão dentro do conceito inventivo
porém não são tratadas diretamente nas reivindicações. A decisão do Federal
Court of Appeal em Apotex Combigan (Allergan Inc. v. Canada (Minister of
Health), 2012 FC 767 [Apotex Combigan FC];
Allergan Inc. v.
Canada (Minister of
Health), 2012 FCA
308 [Apotex Combigan FCA])
discute a relação complicada entre conceito inventivo e interpretação das
reivindicações. De modo geral o conceito inventivo de uma reivindicação é o
mesmo que interpretar uma reivindicação: identificar seus elementos essências
despindo-a de toda verborragia. A diferença entre os dois conceitos segundo
Apotex Combigan é que somente o conceito inventivo inclui as propriedades úteis
da invenção. Joshua Harrington, mostra que após esta decisão a Court of Appeal
não tem conseguido delimitar de forma clara estes dois conceitos. Teva Canada
Ltd. v. Pfizer Canada Inc., 2012 SCC 60 [Teva Viagra] por exemplo cria um novo
conceito: “natureza da invenção” o que não contribui para dirimir as dúvidas
sobre a questão.[1]
[1] Sealy-Harrington, Joshua,
The Inventive Concept in Patent Law: Not So Obvious (2015). (2015) 27
Intellectual Property Journal 385. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2909205
Nenhum comentário:
Postar um comentário