Contradições da Câmara de Recursos da EPO

 

T1989/18 discute a necessidade de adaptação do relatório descritivo de um pedido de patente europeia no caso em que o escopo de proteção é mais restrito do que o revelado no relatório descritivo. A Seção F-IV, 4.3 (iii) das Diretrizes de EPO para Exame foi atualizada em 2021 para refletir a decisão em T1808/06 que afirma que, a fim de cumprir o requisito do Artigo 84 EPC, “referência a modalidades não mais cobertas pelas reivindicações emendadas deve ser excluída, a menos que essas modalidades possam ser razoavelmente consideradas úteis para destacar aspectos específicos do objeto emendado. Nesse caso, o fato de que uma modalidade não é coberta pelas reivindicações deve ser declarado de forma destacada”. A necessidade de se emendas nos relatórios descritivos tem sido objeto de questionamentos.

Em T1989/18 é destacado que o Artigo 84 da EPC declara “As reivindicações definirão a matéria para a qual a proteção é solicitada. Elas devem ser claros e concisos e ser suportados pelo relatório descritivo.” A Câmara de Recurso observou que o artigo 84 da EPC o relatório descritivo é mencionado no contexto do requisito adicional de que deve suportar as reivindicações; os requisitos de clareza e concisão aplicam-se apenas às reivindicações. A Câmara de Recurso considerou que o conjunto das pretensões do pedido recorrido era claro e corroborado pelo relatório descritivo. Como resultado, a clareza das reivindicações não é afetada se o relatório descritivo contiver matéria que não é reivindicada e, portanto, os requisitos do Artigo 84 EPC foram atendidos.

A Câmara de Recurso também considerou as Regras 42 (1) (c) e 48 (1) (c) EPC. A Regra 42 (1) (c) EPC exige que o relatório descritivo divulgue a invenção em tais termos que o problema técnico e sua solução possam ser compreendidos. Aqui, a Câmara de Recurso decidiu que as passagens do relatório  descritivo contestadas pela divisão examinadora não prejudicam a compreensão do problema técnico e sua solução conforme estabelecido em outra parte da descrição e, portanto, que os requisitos da Regra 42 (1) (c) EPC foram cumpridos.

A Regra 48 (1) (c) EPC exige que um pedido de patente europeia não contenha nenhuma declaração ou outro assunto obviamente irrelevante ou desnecessário nas circunstâncias. Aqui, a Câmara de Recurso observou que o objetivo da Regra 48 EPC como um todo é impedir a publicação de matéria contrária à moralidade ou à ordem pública, e que há uma aceitação geral de que um pedido não deve ser recusado mesmo se o pedido como depositado continha esse assunto. A redação da Regra 48 EPC sugere uma ordem de ofensividade para tal assunto, com questões obviamente irrelevantes ou desnecessárias sendo classificadas como as mais baixas. Como a Regra 48 EPC silencia sobre quaisquer consequências jurídicas para um pedido contendo matéria obviamente irrelevante ou desnecessária, a Câmara de Recurso decidiu que o objetivo da Regra 48 (1) (c) EPC não pode ser manter um relatório descritivo livre de informações desnecessárias e certificar-se de que seu conteúdo se relaciona apenas com a proteção reivindicada e, portanto, que a Regra 48 da EPC não pode servir de base jurídica para a recusa.

Esta decisão T1989/18 contradiz a decisão anterior (T1808/06) na qual a redação atual das Diretrizes do EPO se baseia. Em T1808/06, o oponente apelou da decisão de manter a patente em sua forma alterada, alegando que uma inconsistência entre as reivindicações e a descrição e desenhos deu origem a objeções nos termos do Artigo 84 EPC. Neste caso, a Câmara de Recurso decidiu que o relatório descritivo deve ser adaptado para que as reivindicações sejam suportadas pelo relatório descritivo.

Em contraste, a presente decisão T1989/18 afirma que as reivindicações são apoiadas pelo relatório descritivo simplesmente pelo fato do objeto das reivindicações estar presente no relatório descritivo, não importando se neste aparecem a descrição de invenções não reivindicadas, pois não existe nenhuma disposição legal do EPC para contestar a clareza desta reivindicação. A presente decisão T1989/18 sugere que o assunto no relatório descritivo pode ser referido como "modalidades da invenção", mesmo que esteja fora do escopo das reivindicações. É claro que as características das reivindicações independentes devem estar presentes no relatório descritivo para que as reivindicações sejam suportadas, mas outros requisitos quanto ao conteúdo do relatório descritivo sob o Artigo 84 EPC não são claros na EPC. Uma série de decisões anteriores basearam-se na Regra 48 (1) (c) EPC como base jurídica para exigir que a descrição seja adaptada ao objeto conforme reivindicado. A seção F-IV, 4.4 das Diretrizes do EPO afirma que as cláusulas semelhantes às reivindicações devem ser excluídas da descrição porque levam a uma falta de clareza quanto ao escopo da proteção e são irrelevantes e desnecessários e, portanto, infringem a Regra 48 (1) (c) EPC.[1]

[1] Andrew Cockerell, T1989/18: adaptation of the description of a European patent application D Young & Co LLP , www.lexology.com 04/01/2022