Segundo a OMPI[1] “muitas jurisdições não entendem como claro
se a proteção da reivindicação buscada for limitada à subunidade em si ou se a
unidade, como um todo, deve ser protegida. Para fins de clareza, as
reivindicações desse tipo devem ser, geralmente, dirigidas a ‘uma unidade com
(ou compreendendo) uma subunidade’ (por exemplo, ‘motor de quatro tempos com um
cabeçote de cilindro’), ou para a subunidade em si, especificando sua
finalidade (por exemplo, ‘cabeçote de cilindro para um motor de quatro tempos’)”.
Ari Magalhães explica que no caso de uma invenção de uma vela de ignição é
importante que o pedido tenha uma reivindicação independente para a vela de
ignição propriamente dita, outra reivndicação independente para o motor de combustão interna que utiliza tal vela e
uma última reivindicação independente para o veículo contendo tal motor que
compreende a vela de ignição. A razão desta abordagem é que no caso de
contrafação, uma reivindicação de motor e veículo irá tornar mais fácil o trabalho
do oficial de justiça à instalações do infrator. Se a patente trouxesse apenas
a reivindicação relativa à vela de ignição o acusado de contrafalão pdoeria se
negar a que os motores dos carros sob suspeita fossem abertos para conferência
do tipo de vela de ignição usada. Segundo Ari Magalhães: “Esta estratégia, portanto, confere maior segurança jurídica ao titular
em eventuais contextos litigiosos envolvendo a sua carta patente”.[2]
Na EPO no caso de
invenções que envolvem uma subunidade de uma unidade maior são aceitos tanto na
formulação “motor com um cabeçote de cilindro”, como “cabeçote de cilindro para
um motor”. O guia de exame apenas destaca que tais formulações deverão sempre
definir de forma clara o objeto a ser protegido. Particular atenção deve ser
tomada com o uso da expressão ‘em”, por exemplo: “método de controle de arco
voltaico em um processo que utiliza meios de alimentação de um aparelho
de arco voltaico caracterizado por...”. Neste caso não está claro se a
reivindicação pleiteia apenas a subunidade (método de controle) ou a unidade
inteira (processo alimentação de arco voltaico). [3]
Ari Magalhães
[1]
Manual de Redação de Patentes da OMPI, IP Assets Management Series, 2007, p.182
o exemplo é citado em Diretrizes do PCT item 5.37 PCT International Search and
Preliminary Examination Guidelines, PCT Gazette, Special Issue, WIPO, 25 março
2004, S-02/2004
[3] EPO Guidelines
2010, Part C, Chapter III item 4.15
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guiex/e/c_iii_4_15.htm
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