Philip Grubb destaca
que por muito tempo a Câmara de Recursos permitiu disclaimers para contornar uma objeção de novidade ainda que não
houvesse fundamento para tal disclaimer
no relatório descritivo original. No entanto para se contornar uma objeção de
atividade inventiva o disclaimer
somente seria aceito se fundamentado no depósito original. Mesmo nos casos onde
a novidade era aceita com a inserção de um disclaimer
isso não necessariamente significava que a reivindicação necessariamente teria
atividade inventiva.[1]
Reinhard Spangenberg observa que o uso de disclaimers
tem sido aceito na EPO para contornar antecipações consideradas acidentais como
em T608/96 OJ 2000.[2]
Muitas decisões da Câmara de Recursos concentram a permissão do disclaimer na questão de se saber se o
documento apresentado contra novidade pode ser considerado como acidental ou
não, ou seja, se configurado que o técnico no assunto nunca seria levado a
levar este documento em consideração.[3] Em
T2130/11 OJ 2015 a Câmara de Recursos conclui que um disclaimer extenso que lista cinco exemplos citados no documento de
anterioridade foi considerado como não atendendo ao Artigo 84 da EPC de se ter
uma reivindicação clara e precisa. Para a Câmara de Recursos a dificuldade de
se redigir um disclaimer não pode
justificar uma exceção à Regra 84 da EPC. [4]
Quanto aos disclaimers que encontram amparo no
relatório descritivo original (disclosed
disclaimers) ainda haviam conclusões divergentes da Câmara de Recursos.
Algumas decisões (T1107/06 OJ 2008 e T1139/00 OJ 2005) aceitavam tal disclaimer que funcionaria como uma
renúncia (waiver) de direitos e não
haveria violação do artigo 123(2). Outras decisões, no entanto, aplicavam as
decisões G1/03 e G/03 OJ 2004 (que não se limitaria aos undisclosed disclaimers), pois a matéria excluída, uma vez que não
consta do pedido original não deva ser aceita (T1050/99 OJ 2005, T1102/00 OJ
2004, T1559/05 OJ 2007, T795/05 OJ 2007). Um novo questionamento ao Enlarged Board of Appeal foi proposto
para a seguinte pergunta: Um disclaimer
infringe o artigo 123(2) da EPC se sua matéria é revelada no pedido tal como depositado?
G2/10 OJ 2011 responde que haverá infração se a matéria restante na
reivindicação após a introdução do disclaimer
não puder ser, seja explicitamente ou implicitamente, diretamente e de forma
não ambígua ser revelada ao técnico no assunto usando o conhecimento geral
comum a partir do pedido depositado. O disclaimer
nestes casos ocorre como forma de se contornar a falta de novidade diante de
documento encontrado nas buscas pela EPO. Para a Câmara de Recursos o critério
a ser usado não é o de saber se a parte excluída está prevista ou não no
depósito original (critério que vinha sendo adotado), mas se a parte restante
da reivindicação modificada após a inserção do disclaimer encontra suporte no pedido original.[5] O uso
de disclaimer para contornar uma
objeção de falta de novidade[6] é,
portanto, aceito desde que a reivindicação restante não possa ser definida de
forma mais clara e concisa através de características positivas ou se tal
definição positiva limita indevidamente o escopo da reivindicação.[7] Em
T437/14 OJ 2016 a Camara de Recursos destaca que se você morde uma maçã o que
resta da maçã já não é a maçã original. Muito embora ainda seja uma maçã não se
pode considerar que o que resta da maçã seja algo revelvado de forma direta e
não ambígua da maçã original[8].
T437/14 OJ 2016 faz novo questionamento ao Enlarged Boards of Appeal se em
relação a G2/10 a permissão de disclaimers revelados (disclosed disclaimers) como não violando o artigo 123(2) da EPC
isto é se o técnico no assunto usando do conhecimento geral comum em relação à
matéria restante após a introdução do disclaimer
consegue explicita ou implicitamente, mas direta ou de forma não ambígua
identificar tal matéria no pedido tal como depositado, a Câmara de Recursos
pergunta se esta conclusão também se aplica aos disclaimers não revelados.[9]
[2] STAUDER, Dieter;
SINGER, Margareth; European Patent Convention: a commentary. Thomson:Cologne, 2003, p. 117
[4]
http://europeanpatentcaselaw.blogspot.com.br/2015/03/t213011-un-disclaimer-ni-clair-ni-concis.html
[5] An amendment to a claim by the introduction of a disclaimer disclaiming
from it subject-matter disclosed in the application as filed infringes Article
123(2) EPC if the subject-matter remaining in the claim after the introduction
of the disclaimer is not, be it explicitly or implicitly, directly and
unambiguously disclosed to the skilled person using common general knowledge,
in the application as filed. (G 00002/10)
[7] As was said in decision T 1107/06, point 45. of the Reasons, the
decisive question to ask under Article 123(2) EPC is not whether the skilled
person could infer from the original disclosure that the applicant intended to
exclude the disclaimed subject matter from the scope of protection. Rather it
has to be ascertained whether there is a clear and unambiguous disclosure, be
it explicit or implicit, of the subjectmatter remaining in the claim. (G
2/10)
[9] http://dp-patentlaw.blogspot.com.br/2016/10/t-43714-new-questions-on-disclaimers.html
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