Em T557/13 OJ
2015 a Câmara de Recurso analisou patente relativa ao uso de um fluxo frio de óleo
combustível que consiste na introdução de aditivos ao diesel de tal modo que o
ponto de congelamento do diesel é reduzido, evitando características
indesejáveis em temperaturas frias, ou seja, será preciso um frio mais intenso
(menor temperatura) para fazer o combustível congelar. A alegação para anulação
da patente é a de que tal patente não teria direito à prioridade por ser uma
generalização de um princípio mais específico descrito no documento de
prioridade, e, portanto, tal documento poderia servir contra novidade da
patente, uma vez desconsiderada a data de prioridade da patente. No caso de
pedidos divididos esta situação pode levar ao ponto do pedido principal que tem
direito a data de prioridade poder ser usado contra novidade do pedido dividido
(segundo o Artigo 54(3) da EPC), ao qual não usufruiu do benefício da
prioridade por ser mais genérico que o principal, numa situação conhecida como
“poisonous priority”. [1] Neste
caso apenas a matéria mais específica tem o benefício da prioridade porque
contemplada no documento de prioridade, de modo que a matéria genérica não
usufrui da dat de prioridade. Na Inglaterra em Nestec SA & Ors v Dualit Ltd
& Ors [2013] EWHC 923 (Pat) (22 April 2013), o pedido sobre sistema para
fabricação de café não teve a prioridade reconhecida e como consequência
algumas reivindicações foram anuladas por falta de novidade tendo como
anterioridade o próprio documento apresentado como prioridade. A prioridade não
foi reconhecida porque algumas das reivindicações eram mais amplas que a
matéria presente no documento de prioridade.[2]
Na Figura 5, P1 é
um documento usado como prioridade e que revela matéria específica X (species). P2 é o pedido com
reivindicação genérica (genus) que
inclui X. P2 não usufrui da data de prioridade, de modo que a data relevante
para buscas de anterioridade é a data de depósito de P2. Segundo G2/98 esta
reivindicação genérica em P2 somente aproveitaria a data de prioridade de P1 se
tal matéria genérica pudesse ser obtida de forma direta e não ambígua do pedido
P1[3]. Para
este exemplo, vamos supor que não seja este o caso. P3 é um pedido dividido de
P2 que reivindica a mesma matéria específica (species) X e que, portanto, tem direito a data de prioridade de P1.
Segundo o Artigo 54(3) da EPC este pedido dividido P3 por revelar toda a matéria
descrita em P2 (P3 possui o mesmo relatório descritivo que P2) e por usufruir
da data de prioridade para a matéria X, irá se constituir anterioridade para P2
que desta forma não terá novidade, uma vez que vale a regra geral de que uma publicação
de matéria mais restrita antecipa a novidade de matéria mais genérica (específico
antecipa o genérico). O próprio pedido dividido será usado contra novidade do
pedido principal. Para evitar esta situação de auto colisão (self collision) Olena Butriy apresenta
duas soluções. A primeira solução é emendar o pedido principal P2 para conter
um disclaimer em que exclui a matéria específica (species) do escopo de sua reivindicação genérica. G1/03 permite a
possibilidade de disclaimer para escapar a uma objeção de falta de novidade. A
segunda solução é a de usar o conceito de prioridade parcial prevista em
T1222/11 OJ 2012 e T571/10 OJ 2014 de modo que a matéria específica X dentro da
reivindicação genérica em P2 tem o direito de prioridade garantido. A matéria
restante reivindicada em P2 continua tendo a data de depósito de P2 como data
relevante para buscas. Esta segunda
solução presume que a matéria específica X e a matéria genérica Y estejam
descritas de forma suficientemente distinta na reivindicação como um número
limitado de alternativas, ainda que não explicitamente na forma “X ou Y”. Nos casos onde esta separação das
alternativas não estiver suficientemente distinta não se aplica o conceito de
prioridade parcial. Esta segunda solução, contudo, se evita os problemas de
auto colisão por outro lado oferece risco de dupla proteção uma vez que a mesma
matéria X é protegida tanto em P2 como em P3, uma vez que o disclaimer não foi
empregado.
[1] KELLY, Madeleine. Will
the enlarged Board of Appeal provide an antidote for “poisonous priority” in
Europe? 03/09/2015 www.lexology.com
[2] SMYTH, Darren.
Poisonous priority – how many ways can a patent be toxic? 07/05/2013
http://ipkitten.blogspot.com.br/2013/05/poisonous-priority-how-many-ways-can.html
[3] BUTRIY, Olena. Self
collision of european patent applications under the European Patent Convention:
what about partial priority, Journal of Illectual Property Law & Practice,
2016, v.11, n.9. p.683
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