Em
Williamson v. Citrix Online, LLC (Fed. Cir. June 16, 2015)(en banc) o Federal
Circuit conclui que a presunção contra o
tratamento de reivindicações de meios mais funções deva ser superada, ou seja,
não é necessário o uso das palavras mágicas “meios para” para que a
reivindicação seja enquadrada como meios mais funções como no caso da patente
em questão que se refere a “módulo de controle de aprendizado distribuído” que
não se encontra suficientemente descrito uma vez que os algoritmos para
implementar esta função não foram descritos. [1] A
patente trata de metodos de distribuição de streaming de vídeos na internet
usando um ambiente de sala de aula virtual. Tradicionalmente uma reivindicação
que incluía uma descrição estrutural não era considerada como na forma de meios
mais funções. Para a Corte quando a reivindicação nãõ menciona o termo “meios”
a presunção pode ser superada e o parágrafo 6° da seção 112 será aplicado se
demonstrado que a reivindicação falha em se referir a uma estrutura definida de
forma suficiente ou no caso de citar uma função sem a estrutura que realiza
esta função. Por outro lado o uso da exressão “meios” cria uma presunção de que
a seção 112 se aplica. A referência a um módulo
de controle foi considerado genérico. Para Luiz Oliveira esta decisão
representou uma mudança de direção da jurisprudência. Antes o redator da
reivindicação é quem tinha o controle de determinar se sua reivindicação se
enquadraria na seção 112, ao passo que com a decisão em Williamson fica claro
que esta decisão é das Cortes que já não utiliza o termo “meios” como
delimitador desta decisão, de modo que a previsibilidade das decisões dos
tribunais é menor. A decisão abre caminho para um maior número de casos
enquadrados na seção 112 parágrafo 6° contudo não está claro se as Cortes
adotarão este entendimento para casos específicos similares aos da patente em
Williamson. [2]
Em
junho de 2013 uma Força Tarefa organizada pelo governo dos Estados Unidos
destacou a necessidade de reformas no sistema de patente em especial dos riscos
oferecidos pelas patentes com reivinidcações funcionais prevista na seção
112(f), que mesmo depois da aprovação do AIA em 2011 ainda são motivo de
preocupação. Em Williamson v. Citrix
Onlinex (Fed. Cir. 2015) a Corte destacou a necessidade de que "as palavras na reivindicação sejam
compreendidas pelo técnico no assunto com um significado suficientemente
definido como ao se referir ao nome de uma estrutura". Segundo manual
de treinamento eleborado pelo USPTO em 2015 nos casos em que há dúvida no
enquadramento da seção 112(f) deve-se ter como critério a rejeição desta
reivndicação como indefinida. Uma vez enquadrado na seção 112(f) os examiadores
são indtsruídos a interpretar os termos das reivindicações de acordo com a
estrutura correspondente, material ou atos revelados no relatório descritivo e
equivalentes para execução da citada função, ou seja, a estrutura correspondente
revelada no relatório descritivo e seus equivalentes devem ser vistos como uma
limitação da reivindicação. Em Williamson o termo "módulo" usado na
patente US6155840 em relação a um módulo de controle foi interpretado da mesma
forma que o termo "meios" e desta forma tipicamente não tem a
conotação de descrever suficientemente uma estrutura definida. Desta forma,
simplesmente evitar o uso do termo "meios" não é uma garantia para se
evitar o enquadramento na seção 112(f), da mesma forma que termos como “mecanismo”,
“elemento” e “dispositivo” podem não ser suficientes. O MPEP contudo observa
que isto não significa que as reivindicações funcionais não sejam permitidas:
"não há nada de inerentemente errado
em definir algumas partes da invenção em termos funcionais. A linguagem
funcional não torna necessariamente a reivindicação imprópria”. [3]
[1] MCCLENNEN,
Nutter. Means-plus-function claiming: recent invalidity decisions provide
important lessons, 31/08/20015 http://www.lexology.com
[2] OLIVEIRA,
Luiz Felipe. Means-plus-function claims: an analysis of the Federal Circuit’s
ruling in Williamson v Citrix
Online, Journal of Intellectual Property Law &
Practice, 2016, Vol. 11, No. 3
[3] CROWE, David.
Functional Claim Language, USPTO Training & Williamson: A Mechanical
Perspective, 17/10/2016 http://www.lexology.com
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