O USPTO observa que a
interpretação das reivindicações durante o exame deve seguir um padrão distinto
do utilizado durante os casos de litígio de uma patente concedida. Reivindicações
de patentes concedidas possuem presunção de validade e seu escopo não será
atribuído tomando-se em conta a interpretação razoável mais ampla (broadest reasonable interpretation) mas
via de regra terá escopo mais restrito nas Cortes. A Corte não irá concluir que
uma reivindicação de uma patente concedida está indefinida salvo nos casos de
uma ambigüidade insolúvel. Portanto a Corte tende a tolerar mais ambigüidades
que o USPTO no exame de um pedido de patente, ou seja um limiar de tolerância mais
baixo de ambiguidade é utilizado pelas Cortes. Em Ex parte Miyazaki [1] o
Board of Patent Appeal & Interferences analisou um pedido em que o USPTO
alegou falta de clareza de uma reivindicação pelo fato de se referir a uma área
de alimentação de papel de uma impressora e ao não detalhar a altura de uma
unidade de alimentação de papel. A reivindicação se refere a uma área de
alimentação de papel operável para alimentar ao menos um rolo de papel, folha
de papel ou cartão em direção a uma unidade de impressão. Segundo o requerente
tal detalhamento era desnecessário uma vez que seria a altura suficiente para
que um usuário mediano de 1,70 metros pudesse inserir o papel na impressora. A
Corte observou que após a concessão uma reivindicação não pode ser dita como
ambígua apenas por uma dificuldade de interpretação, uma vez que a patente
possui presunção de validade. A reindicação de um pedido pendente não possuem
presunção de validade como as reivindicações de uma patente concedida. [2]
O BPAI rejeitou por falta
de suporte (enablement) a referência na
reivindicação a “área de alimentação de
folha” como puramente funcional sem suporte estrutural e material no
relatório descritivo para limitar tal funcionalidade a uma estrutura
específica, de modo que o trecho “sheet
feeding area” admite duas ou mais construções o que torna a reivindicação indefinida.
Como consequência do risco de ter uma reivindicação na forma “meios para” indeferida por falta de
clareza muitos requerentes preferem se referir a “prendedor” ao invés de “meios
para prender” e desta forma a ocorrência da expressão “meios para” tem diminuído nos últimos anos.[3]
Segundo o BPAI em Miyazaki “a proibição
geral contra o uso em uma reivindicação de uma linguagem puramente funcional
não foi totalmente eliminada. Ao contrário, uma linguagem puramente funcional é
agora permitido mas apenas nas condições do 35 USC § 112 parágrafo sexto, i.e,
se seu escopo estiver limitado a correspondente estrutura, material ou ato
revelado no relatório descritivo e aos equivalentes do mesmo”. Segundo o
BPAI: “ao invés de exigir que as
reivindicações sejam insoluvelmente ambíguas, nós sustentatamos que se uma reivindicação
é razoável para duas ou mais construções possíveis, tal reivindicação deve ser
rejeitada como não patenteável por ser indefinida segundo o 35 USC 112 segundo
parágrafo”.
[1] 89, USPQ2d
1207, 1212 (BPAI 2008)
http://www.uspto.gov/ip/boards/bpai/decisions/prec/fd073300.pdf
[2] PACHOLEC,
Michelle. Ex Parte Miyazaki : Claims are Indefinite When ‘Amenable to Two or
More Plausible’ Constructions, 11/10/2016 www.lexology.com
[3] CROUCH,
Denis. Means Plus Function Claiming. 14/01/2013
http://www.patentlyo.com/patent/2013/01/means-plus-function-claiming.html
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