UPC Court of Appeal - Two landmark decisions: What 5 things do you need to know? www.lexology.com 21/01/2026 Juliet Hibbert
No final de 2025, a Corte de Apelação do Tribunal Unificado de Patentes (UPC) proferiu duas decisões fundamentais que passam a orientar de forma vinculante a estratégia de litigância em patentes na Europa. Esses julgados tratam de temas centrais como atividade inventiva, interpretação de reivindicações, suficiência descritiva, medidas injuntivas, matéria adicionada e questões processuais.
Atividade inventiva: elevação do padrão para invalidação
A Corte estabeleceu um novo marco analítico para a atividade inventiva, aplicável a todos os setores tecnológicos. Reconheceu que existem diferentes métodos de análise (como o problem-solution approach do EPO), mas afirmou que, quando corretamente aplicados, devem levar às mesmas conclusões.
A análise deve ser feita exclusivamente sob a perspectiva do técnico no assunto na data de prioridade, avaliando se ele teria (e não apenas poderia) chegado à solução reivindicada com expectativa razoável de sucesso.
No caso Amgen v. Sanofi, a Corte deixou claro que o ônus da prova dessa expectativa razoável de sucesso recai sobre quem alega a invalidade, elevando significativamente a dificuldade de ataques à validade. Incertezas no estado da técnica, teorias concorrentes ou sugestões condicionais enfraquecem tais ataques.
Interpretação de reivindicações e suficiência descritiva
Ainda em Amgen v. Sanofi, a Corte decidiu que reivindicações de uso médico pressupõem eficácia terapêutica, entendida como uma melhoria perceptível e clinicamente relevante. Esse entendimento pode influenciar a interpretação de reivindicações funcionais em outros setores, exigindo efeito técnico significativo, e não meramente detectável.
Quanto à suficiência descritiva, a Corte confirmou que não é necessário descrever todas as possíveis variantes, desde que o técnico consiga obter realizações adequadas com experimentação razoável, mesmo em reivindicações funcionais.
Limitação de injunções e proporcionalidade
No caso Meril v. Edwards, a Corte reconheceu uma exceção baseada no acesso do paciente à concessão de injunções para dispositivos médicos que salvam vidas. Embora a regra geral continue sendo a concessão de injunção em caso de infração, a proporcionalidade pode justificar exceções quando a saúde de terceiros estiver em jogo. A injunção foi modulada para permitir o uso do dispositivo quando ele fosse a única opção terapêutica disponível ao paciente.
Essa exceção é restrita, mas abre espaço para argumentos relevantes nos setores farmacêutico e de dispositivos médicos.
Matéria adicionada
As decisões reafirmaram o critério de que não é necessário suporte literal na descrição original. Basta que o conteúdo alterado seja “claramente e inequivocamente derivável” da divulgação inicial, à luz do conhecimento geral do técnico na data do depósito. No entanto, a Corte analisará com rigor combinações de características para evitar seleções arbitrárias.
Questões processuais relevantes
Em Meril v. Edwards, a Corte esclareceu o conceito de “mesmas partes” para fins de competência (Art. 33(4) UPCA): exige identidade jurídica ou equivalência tal que produza efeito de coisa julgada. Entidades distintas de um mesmo grupo empresarial, em regra, não são consideradas as mesmas partes.
Quanto a emendas às patentes, a Corte admitiu certa flexibilidade, desde que justificadas e sem prejuízo indevido à parte contrária.
Implicações estratégicas
A invalidação de patentes no UPC tornou-se mais difícil do que em outros foros, como o EPO.
O UPC está construindo uma jurisprudência europeia unificada e tecnicamente neutra.
Injunções continuam a ser a regra, mas podem ser limitadas quando a saúde do paciente estiver em risco.
Questões processuais (competência, identidade das partes, timing de emendas) podem ser decisivas.
Conclusão
Essas decisões, com claro caráter precedencial, consolidam a Corte de Apelação do UPC como um ator central e sofisticado no direito de patentes europeu. Para gestores de PI e departamentos jurídicos, acompanhar esses entendimentos é essencial para gestão de portfólio, avaliação de riscos e definição de estratégias de litígio na Europa.
Por fim, a Corte reforçou que, para evitar viés retrospectivo (hindsight), o problema técnico objetivo não pode conter indícios da solução reivindicada. Uma solução só é óbvia se o técnico, partindo do estado da técnica e buscando resolver o problema, teria efetivamente chegado à solução, e não apenas poderia.
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