Honeywell International Inc. v. 3G Licensing, (Fed. Cir. 2025): a motivação do técnico no assunto e não do inventor

 Honeywell International Inc. v. 3G Licensing, S.A., 124 F.4th 1345 (Fed. Cir. 2025)

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/23-1354/23-1354-2025-01-02.html 

Resumo do caso (Federal Circuit, 02/01/2025)

Por exemplo, em Honeywell International v. 3G Licensing, o Circuito Federal reverteu uma decisão sobre obviedade do PTAB e entendeu que o Conselho aplicou de forma inadequada a análise de motivação para combinar ao focar de forma muito restrita nos objetivos declarados pelo titular da patente, em vez de nas motivações que uma pessoa de habilidade comum na área teria tido ("Exigir que a motivação para modificar seja a mesma motivação que a do inventor da patente não tem base na doutrina da obviedade.", Honeywell International Inc. v. Licenciamento 3G, S.A., 124 F.4th 1345, 1354

O caso envolve a validade do U.S. Patent No. 7,319,718, que trata de um método de codificação do Channel Quality Indicator (CQI) em sistemas celulares 3G/4G. Honeywell, Telit e Sierra Wireless recorreram contra decisão do PTAB que havia mantido a validade das reivindicações do patenteado 3G Licensing S.A..

A controvérsia técnica é estreita: a patente reivindica uma tabela de sequências-base (20,5) para codificar o CQI, idêntica a uma proposta anterior da Philips discutida no 3GPP, com a única diferença de inverter dois bits na última linha da tabela. Essa inversão aumenta a proteção do bit mais significativo (MSB), reduzindo erros de maior impacto no valor do CQI.

O PTAB entendeu que essa modificação não seria óbvia, afirmando que (i) não havia motivação clara no estado da técnica para inverter os bits, (ii) não existia consenso no 3GPP sobre privilegiar essa solução, e (iii) a patente buscaria maximizar “throughput do sistema”, não simplesmente proteger o MSB.

A Corte de Apelações do Circuito Federal reverteu a decisão. O Tribunal concluiu que:

• A motivação do inventor não controla a análise de obviedade; basta que o problema e a solução fossem conhecidos no campo (KSR).

• A referência da Philips já ensinava proteção reforçada ao MSB, e um técnico no assunto entenderia que a inversão dos dois bits aumenta essa proteção.

• Não é necessário que a solução fosse a “preferida” ou consensual para ser óbvia; basta que fosse desejável à luz do estado da técnica.

• O PTAB confundiu obviedade com antecipação ao dar peso ao fato de a Philips não ter proposto exatamente a inversão — diferença mínima que não impede obviedade.

Resultado: a Corte reconheceu a obviedade das reivindicações impugnadas e reverteu a decisão do PTAB, enfraquecendo a base do patenteamento de um detalhe técnico incorporado ao padrão 3G/4G. Houve voto dissidente, defendendo remessa para nova análise fática pelo PTAB, mas a maioria optou pela reversão direta