A obrigatoriedade do caracterizado por na EPO T 0644/23

 

What Are The Requirements For Two-Part Claim Drafting Before the EPO?

Richardt Patentanwälte PartG mbB www.lexology.com 09/01/2026

Dr. Julius S. Cohen

Quão rigorosamente uma reivindicação em duas partes deve ser delimitada sobre a técnica anterior sob a EPC? Quais são os critérios para selecionar o estado da arte relevante?

Introdução

Na decisão T 0644/23 (29 de setembro de 2025), o Conselho de Apelação da EPO forneceu esclarecimento importante sobre uma questão processual recorrente em processos de oposição e recurso: se a divisão entre a parte preâmbulo e a parte caracterizante deve estar alinhada com o estado da técnica mais próximo utilizado na análise da etapa inventiva.

O caso surgiu em um contexto processual. Um oponente argumentou que um pedido auxiliar alterado não deveria ser admitido porque a estrutura bipartida da reivindicação supostamente não refletia o estado da técnica utilizado no processo. Em particular, afirmou-se que o preâmbulo deveria ser baseado no estado de arte mais próximo escolhido como ponto de partida para o ataque de passo inventivo. O Conselho rejeitou essa visão e confirmou dois princípios altamente relevantes para a prática europeia de patentes.

No caso da forma em duas partes da reivindicação, a distinção deve ser feita "ao estado da técnica" (Regra 43(1)(a) EPC). Isso não significa que a distinção deve ser feita do estado da técnica mais próxima em que a decisão se baseia. Na verdade, a distinção também pode ser feita para outro estado de arte adequado. (Razões, 3.1.4) O Conselho observa que a delimitação de uma reivindicação só é necessária se ela for "apropriada" (Regra 43(1) do CPE). No presente caso, entretanto, a redação da reivindicação teria que ser completamente reformulada se "e anexado" fosse colocado na parte de caracterização. No caso da forma em duas partes, a distinção deve ser feita "ao estado da arte" (Regra 43(1)(a) EPC). Isso não significa que a distinção deve ser feita do estado de arte mais próximo usado na decisão, mas também pode ser feita a partir de outro estado de arte apropriado (ver T 0980/95, Razões 5.5).Não é obrigatório que a parte caracterizante esteja “na posição certa”, desde que a reivindicação seja clara, delimitada em relação ao estado da técnica apropriado e tecnicamente compreensível.

Isso está alinhado com T 0980/95, citada pela Câmara. Portanto, não há erro jurídico se a parte caracterizante não “bate” exatamente com o D4, por exemplo.

Um exemplo clássico e didático de como a posição “errada” de uma característica pode gerar ambiguidade técnica é quando uma característica distintiva é colocada no termo geral, dando a entender que ela já pertence ao estado da técnica, quando na verdade é essencial para resolver o problema técnico.

Caso paradigmático: T 0612/02 A reivindicação estava em forma de duas partes. Uma característica tecnicamente relevante foi colocada no preâmbulo (termo geral). Essa característica não era divulgada pelo estado da técnica mais próximo. Ao colocar a característica no termo geral: a reivindicação sugeria falsamente que essa característica era conhecida; criava-se uma ambiguidade técnica: a característica era essencial para o efeito técnico, mas parecia já fazer parte do “conhecido”. A Board afirmou, em essência, que: a forma em duas partes não é apenas estilística; quando usada, não pode induzir o leitor técnico a erro; a posição da característica afeta a interpretação técnica do escopo. A reivindicação violava o Art. 84 EPC (clareza) porque: o leitor qualificado não conseguia identificar claramente quais características resolviam o problema, e quais eram efetivamente conhecidas.

Outro caso relevante: T 0454/89 Nesse caso: uma característica funcional foi colocada no preâmbulo; 

o efeito técnico só era alcançado em combinação com outras características da parte caracterizante. 

A Câmara entendeu que: a colocação no preâmbulo distorcia a análise de passo inventivo; criava uma ambiguidade causal entre característica ↔ efeito técnico.  Regra geral extraída da jurisprudência: A posição gera ambiguidade técnica quando: Uma característica não divulgada pelo estado da técnica mais próximo é colocada no termo geral; Isso sugere que ela é conhecida, quando não é; A característica é essencial para o efeito técnico; O leitor técnico não consegue identificar claramente: o problema técnico, a contribuição da invenção. Nesses casos, há violação do Art. 84 EPC e, às vezes, impacto também no Art. 56 EPC. 

Contraponto importante (ligando ao caso T 0644/23) No caso T 0644/23 a Câmara deixou claro que não houve ambiguidade, porque o termo (“fixado”) tinha significado técnico inequívoco, e não induzia o leitor a concluir que o estado da técnica divulgava uma tampa separada.  Ou seja: posição errada só é problema quando muda o entendimento técnico — não por formalismo.

O formulário de reivindicação em duas partes é obrigatório segundo o EPC?

Não. Primeiro, o Conselho lembrou que o EPC não impõe uma obrigação geral de usar o formato de reivindicação em duas partes. A Regra 43(1) do EPC exige um formulário em duas partes apenas quando é "apropriado" ("zweckdienlich"). O Conselho enfatizou que a estrutura em duas partes é um meio de apoiar clareza e eficiência processual, não um requisito formal que deve ser cumprido independentemente das consequências práticas. No caso em questão, o Conselho observou que forçar uma alocação diferente de características entre o preâmbulo e a parte caracterizante teria exigido uma reescrita substancial da reivindicação. Isso foi considerado nem necessário nem apropriado.

Uma reivindicação em duas partes deve ser delimitada sobre o estado da técnica mais próximo?

Não. A delimitação pode ser feita sobre qualquer documento de arte prévia relevante. Nos Motivos 3.1.3 e 3.1.4, o Conselho explicou que a Regra 43(1)(a) EPC exige que o preâmbulo contenha características "conhecidas do estado da técnica", mas não exige que essas características sejam derivadas especificamente do estado da técnica mais próxima usada na análise inventiva.

O Conselho confirmou que o EPC exige delimitação apenas "ao estado da técnica" — e, portanto, a delimitação pode ser feita sobre outro documento único adequado da técnica anterior, mesmo que esse documento não seja o estado da técnica mais próximo usado como ponto de partida decisivo para a etapa inventiva. O Conselho referiu-se explicitamente a jurisprudência anterior (T 980/95) que apoia essa interpretação.

Em outras palavras: uma reivindicação em duas partes não precisa ser delimitada sobre o estado da arte mais próximo registrado — a delimitação pode, em vez disso, ser baseada em outro documento único adequado da técnica anterior.

Qual é o Impacto Prático da T 0644/23 na Prática Europeia de Patentes?

A Decisão T 0644/23 oferece orientações valiosas para requerentes e titulares de patentes que enfrentam objeções processuais em processos de oposição ou recurso. Confirma que:

• A redação de reivindicações em duas partes é necessária apenas quando for procedimentalmente útil.
• Se for usada uma forma em duas partes, a delimitação pode ser baseada em qualquer divulgação única da técnica única adequada.
• Não há necessidade de alinhar o preâmbulo com o estado da técnica mais próximo usado no raciocínio inventivo-step.

Na prática, isso oferece maior flexibilidade e segurança jurídica. Confirma que objeções baseadas unicamente em uma suposta incompatibilidade entre a estrutura de reivindicação em duas partes e o estado de arte mais próximo não são bem fundamentadas. As partes não são obrigadas a distorcer a redação de reivindicações ou a reescrever desnecessariamente apenas para espelhar o arcabouço de etapas inventivas adotado por um oponente ou uma divisão. Quando um documento de arte anterior diferente oferece uma base mais clara e estável para o preâmbulo, ele pode ser legitimamente utilizado, mesmo que não seja o estado da técnica mais próximo na análise substantiva.