Federal Circuit Finds ‘Configured to’ Means ‘Capable of’ in Patent Obviousness Appeal www.lexology.com 20/01/2026
https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-1611.OPINION.1-14-2026_2632686.pdf
A Corte de Apelações do Circuito Federal dos EUA (Federal Circuit) reafirmou recentemente que, na ausência de indicação contrária na descrição da patente, as expressões “configured to” e “configured for” devem ser interpretadas como significando apenas “capaz de” executar a função reivindicada, e não como “especificamente projetado para” tal finalidade.
Em 14 de janeiro de 2026, o Circuito Federal emitiu sua decisão no caso In re Blue Buffalo Enterprises, Inc., No. 2024-1611 (Fed. Cir. 14 de janeiro de 2026), confirmando (uphold) uma decisão do Conselho de Julgamento e Apelação de Patentes dos EUA (PTAB) que manteve a rejeição de um examinador de certas reivindicações do Pedido de Patente dos EUA nº 17/136.152 (o pedido '152) como evidente sob 35 USC § 103.
No caso In re Blue Buffalo Enterprises, Inc. (decisão de 14 de janeiro de 2026, não precedencial), a Corte confirmou decisão do PTAB que manteve a rejeição de reivindicações por obviedade (35 USC §103). A invenção tratava de um produto alimentício úmido para animais, acondicionado em uma embalagem com paredes deformáveis e uma ferramenta integrada no fundo, capaz de quebrar ou amaciar o alimento.
A requerente alegou que o PTAB errou ao interpretar as expressões funcionais das reivindicações, defendendo que elas exigiriam que os elementos fossem intencionalmente ou especificamente projetados para desempenhar as funções descritas. A Corte rejeitou esse argumento, esclarecendo que precedentes citados pela requerente envolviam linguagem diferente ou contexto específico que justificava uma interpretação mais restrita — o que não ocorria nesse caso.
Como a descrição da patente não limitava o sentido de “configured to/for”, prevaleceu o significado comum: basta que o elemento seja capaz de realizar a função. Diante disso, e como a obviedade não foi contestada sob essa interpretação, a rejeição das reivindicações foi mantida.
Implicações práticas
Embora não precedencial, a decisão reforça a postura do Federal Circuit de não importar intenções, finalidades de projeto ou limitações de design para reivindicações de produto baseadas apenas em linguagem funcional.
Para mitigar riscos, recomenda-se:
complementar reivindicações funcionais com descrições estruturais específicas;
incluir reivindicações dependentes, reivindicações independentes alternativas e reivindicações de método.
Assim, é possível preservar a flexibilidade das expressões “configured to”, sem aumentar excessivamente o risco de uma interpretação ampla que leve à invalidação por obviedade.
À luz do que foi decidido tanto pelo BoA europeu (EPC/COMVIK) quanto pelo Federal Circuit dos EUA, os meios descritos são considerados genéricos.
Em termos jurídicos:
Quando a reivindicação fala em
“instância de subprocesso”, “fila”, “modo inteligente”, “configurado para”
sem definir estrutura técnica concreta,
isso é entendido como software executado em computador genérico.
Expressões como “configured to / configured for” significam apenas “capaz de”, e não:
especificamente projetado,
tecnicamente adaptado,
ou estruturalmente distinto.
A ausência de:
arquitetura específica,
interação com hardware especializado,
efeito técnico verificável além do processamento de dados,
leva os tribunais a concluir que os meios não vão além de recursos computacionais comuns (CPU, memória, filas lógicas, módulos de software).
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