https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/23-1636/23-1636-2024-12-16.html
Unclear Analysis at the PTAB Leads to Confusion at the Federal Circuit, Michael Saunders
A decisão recente do Circuito Federal no caso Palo Alto Networks, Inc. v. Centripetal Networks, LLC, No. 2023-1636, 2024 WL 5114204 (Fed. Cir. 16 de dezembro de 2024) diz respeito a uma determinação de evidência baseada em uma motivação para a combinação. Abaixo está uma discussão sobre o caso e um ponto chave para profissionais e inovadores de patentes.
Perante o Conselho de Julgamento e Apelação de Patentes ("PTAB") em uma Revisão Inter Partes, o Requerente, Palo Alto Networks, Inc., afirmou que a patente em questão é inválida por ser evidente em relação à técnica anterior, argumentando que alguém experiente na área na época teria motivação para combinar duas referências da técnica anterior. Palo Alto Networks, Inc. v. Centripetal Networks, LLC, nº IPR2021-01150, 19-20 (P.T.A.B. 16 de fevereiro de 2023). Especificamente, uma referência revelou todas as limitações da patente em questão, exceto uma, e uma segunda referência revelou a limitação ausente. Id. O peticionário instou o PTAB a encontrar uma motivação para combinar as duas referências, pois sua combinação reflete uma "aplicação de técnicas conhecidas [] para melhorar dispositivos semelhantes [] e fornecer resultados previsíveis da mesma forma." Id. na página 24 (citação interna omitida).
O PTAB decidiu a favor do Proprietário da Patente, entendendo que o Requerente não apresentou uma "ponte necessária que demonstrasse que alguém com habilidade comum na área teria apreciado" que as duas referências do estado da técnica pudessem ser combinadas para obter os aspectos inventivos da patente em questão. Id. na página 26. O peticionário então recorreu da decisão final por escrito do PTAB ao Circuito Federal.
Em recurso, o Tribunal Federal anulou e devolveu o caso porque o PTAB não explicou adequadamente por que uma pessoa com habilidade comum na área não teria motivação para combinar as duas referências da técnica anterior. Palo Alto Networks, Inc. v. Centripetal Networks, LLC, nº 2023-1636, 2 (Fed. Cir. 16 de dezembro de 2024). Em particular, o Circuito Federal não pôde "discernir com qualquer confiança o que o Conselho quis dizer" por "ponte necessária". Id. aos 11. "Se o Conselho quis dizer que não encontrou motivação para combinar — e não sabemos se encontrou — certamente não explicou por que uma pessoa de habilidade comum na arte não teria sido motivada a [combinar as duas referências da técnica anterior]." Id.
Resumo do caso (Federal Circuit, 16/12/2024)
O caso envolve um inter partes review (IPR) no qual a Palo Alto Networks (PAN) contestou a validade das reivindicações 1–18 da patente norte-americana nº 10.530.903, pertencente à Centripetal Networks, que trata de correlação de pacotes em redes de comunicação para identificar a origem real de tráfego potencialmente malicioso (por exemplo, quando há proxy, NAT ou outra forma de obfuscação).
No IPR, a PAN sustentou que as reivindicações seriam óbvias à luz da combinação de três documentos do estado da técnica, sendo relevantes aqui principalmente:
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Paxton, que ensina correlacionar pacotes antes e depois de atravessarem dispositivos que alteram endereços (como NAT), permitindo identificar a verdadeira origem do tráfego; e
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Sutton, que ensina notificar administradores de rede quando atividade maliciosa é detectada (por exemplo, acesso a “darknets”).
A limitação central em disputa foi a de “transmitir uma indicação do primeiro host, de forma responsiva à correlação”. A PAN argumentou que um técnico no assunto teria motivação para combinar Paxton e Sutton, de modo que, após a correlação dos pacotes (Paxton), o sistema notificaria o administrador sobre o host identificado como origem de atividade maliciosa (Sutton), melhorando a segurança da rede.
O PTAB rejeitou o pedido, entendendo que a PAN não demonstrou adequadamente que a combinação ensinaria essa etapa “responsiva à correlação”, afirmando faltar uma “ponte necessária” entre a correlação de Paxton e a notificação de Sutton.
Ao julgar o recurso, o Federal Circuit não decidiu o mérito da obviedade, mas concluiu que o PTAB errou na fundamentação. Segundo o Tribunal:
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O PTAB não deixou claro se reconheceu ou não uma motivação para combinar as referências, nem explicou adequadamente o que quis dizer com a falta da “ponte necessária”.
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O PTAB analisou Paxton e Sutton de forma isolada, quando a análise correta de obviedade exige avaliar as referências em combinação, como proposto no pedido.
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Faltou uma explicação suficiente que permitisse o controle recursal efetivo sobre a conclusão do PTAB.
Resultado: o Federal Circuit anulou (vacated) a decisão do PTAB e remeteu o caso (remanded) para nova análise, determinando que o Board esclareça e fundamente adequadamente se um técnico no assunto teria motivação para combinar Paxton e Sutton de modo a atender à limitação disputada
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