O caso Amgen v. Sanofi e Regeneron na UPC

 UPC’s Court of Appeal Overturns First Instance Decision in Amgen v. Sanofi and Regeneron www.lexology.com 07/01/2026 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP - Hannah Whitmore, Jamie Barcombe and Dr. Antje Brambrink

Resumo da decisão Amgen v. Sanofi e Regeneron (UPC_CoA_528/2024 e 529/2024)

Em 25 de novembro de 2025, o Tribunal de Apelação da UPC fixou diretrizes relevantes sobre interpretação de reivindicações, matéria adicional, suficiência descritiva e passo inventivo, buscando uniformizar a prática das divisões de primeira instância.

1. Interpretação de reivindicações

• Reivindicações dependentes podem auxiliar na interpretação da reivindicação principal apenas quando especificam melhor características já presentes nela; se apenas adicionam novas características, em regra não servem para interpretá-la.

• Em reivindicações de uso médico, o uso é uma característica essencial e exige efeito terapêutico significativo, definido como melhora perceptível da condição do paciente. Qualquer efeito mínimo ou irrelevante não é suficiente.

2. Matéria adicional

• O critério é o que a pessoa qualificada deriva direta e inequivocamente do pedido como um todo, à luz do conhecimento geral comum.

• Não é necessário suporte literal, desde que o objeto seja claramente derivável do conjunto da divulgação.

• A seleção entre alternativas não constitui matéria adicional se o pedido indicar claramente uma opção preferida.

• A abordagem é alinhada à prática da OEP, evitando formalismo excessivo.

3. Suficiência descritiva

• Avaliada com base na patente como um todo e no conhecimento do especialista na data relevante.

• Exige-se que a invenção possa ser reproduzida sem esforço inventivo e sem ônus excessivo; basta uma forma de execução.

• Para características funcionais, variantes igualmente adequadas e não previsíveis sem a invenção devem ser protegidas.

• Tentativa e erro razoáveis são aceitáveis; o fato de algo ser trabalhoso não implica, por si só, insuficiência.

4. Passo inventivo

• Adotada uma abordagem holística:

  1. definir o problema objetivo sob a ótica da pessoa qualificada;

  2. partir de um ponto de partida realista e perguntar se o especialista não apenas poderia, mas teria chegado à solução.

  3. O campo relevante é descrito como "o campo relevante para o problema objetivo a ser resolvido, bem como qualquer campo no qual o mesmo ou semelhante problema surja e do qual a pessoa habilidosa na arte do campo específico deve estar ciente." Isso parece oferecer alguma amplitude para selecionar pontos de partida para a avaliação do passo inventivo. No entanto, ainda resta saber como os conceitos de "como qualquer campo em que surge o mesmo ou semelhante problema" e onde a pessoa qualificada "deve ser esperada que esteja ciente" serão interpretados.

     O conceito de ponto de partida "realista" difere do "estado da arte mais próximo" da EPO. É descrito na decisão como qualquer ensino que "teria sido de interesse para uma pessoa habilidosa que, na data relevante, deseja resolver o problema objetivo." A Corte apresenta exemplos do que pode ser considerado um ponto de partida realista, incluindo a técnica anterior que:

     • já revela várias características semelhantes às relevantes para a invenção reivindicada; e/ou
     • aborda o mesmo ou um problema subjacente semelhante.

     A decisão também esclarece que as partes que atacam uma patente não devem se limitar a selecionar um único ponto de partida realista. Os titulares de patentes devem comprovar que a invenção reivindicada não teria sido óbvia a partir de cada ponto de partida realista. Embora a abordagem de solução de problemas da EPO descreva um documento de "técnica prévia mais próxima", é prática comum ver ataques realizados a partir de múltiplos pontos de partida potenciais durante processos de oposição, então isso pode não representar uma distinção significativa entre a prática da EPO e da UPC. No entanto, a flexibilidade na escolha do que é "razoável" pode oferecer opções adicionais em processos de revogação no UPC do que nos processos de oposição no EPO.

     Portanto, embora seja valioso ter confirmação de que isso é aceito na UPC, não parece divergir substancialmente da EPO. 

• O ponto de partida realista pode vir de qualquer ensino relevante ao problema, não apenas do “estado da técnica mais próximo” (diferença terminológica em relação à OEP).

• O problema objetivo não pode conter pistas da solução (evita retrospectiva).

• A obviedade requer indicação/motivação e, em regra, expectativa razoável de sucesso, menor em campos técnicos pouco explorados.

• Titulares devem demonstrar não-obviedade frente a cada ponto de partida realista alegado.

Conclusão
A decisão consolida parâmetros claros e próximos aos da OEP, promovendo maior consistência e previsibilidade nas decisões da UPC, especialmente quanto ao passo inventivo e à suficiência.