JUB : clés d’analyse de l’activité inventive www.lexology.com 16/01/2026 Sylvain Dubois
Neste artigo, Sylvain Dubois repassa duas decisões proferidas em 25 de novembro de 2025 pelo Tribunal de Apelação da UPC – Meril v Edwards (UPC_CoA_464/2024) e Amgen v Sanofi/Regeneron (UPC_CoA_528/2024/529/2024). Essas decisões esclarecem a abordagem agora adotada pelas autoridades da UPC para avaliar a criatividade. Eles confirmam a adoção de uma avaliação "geral", já perceptível em algumas decisões anteriores, e agora formalizada como padrão de análise.
A abordagem UPC: uma abordagem em três etapas
O Tribunal de Apelação afirmou que uma solução alegada é óbvia se, na data relevante, a pessoa qualificada, partindo de um ponto de partida realista no estado da arte no campo relevante da tecnologia e desejando resolver o problema objetivo, tivesse chegado (e não só: poderia ter chegado) à solução reivindicada.
Para aplicar essa abordagem à avaliação do passo inventivo, conhecida como abordagem UPC, o Tribunal de Apelação estabelece um processo em três etapas que consiste em:
1) determinar o problema objetivo,
2) identificar o(s) ponto(s) de partida realista(s) do estado da técnica,
(3) a partir de cada ponto de partida, avaliar se a pessoa habilidosa na arte teria chegado à solução alegada.
1 – Definição do problema objetivo
O primeiro passo é determinar o problema objetivo sob a perspectiva da pessoa especializada na área, levando em conta seu conhecimento geral na data relevante da patente. Nessa perspectiva, é necessário identificar o que a reivindicação realmente acrescenta ao estado da arte, não examinando características individuais isoladamente, mas analisando a reivindicação como um todo, à luz dos ensinamentos da descrição e dos desenhos, e mantendo o conceito inventivo subjacente da invenção.
Assim, em contraste com a abordagem de "solução de problemas" da OEP, que foca na determinação do problema de objeção com base no efeito técnico associado às características distintivas da reivindicação em consideração, a abordagem UPC baseia-se na avaliação da invenção como um todo para identificar a contribuição real que ela traz ao estado da técnica. Ao considerar a invenção como um todo, o UPC estabelece as bases para uma abordagem abrangente e pragmática na avaliação do passo inventivo.
No entanto, tanto a UPC quanto a OEP concordam com o princípio fundamental de que o problema objetivo não deve introduzir "indicadores" para a solução alegada, a fim de impedir qualquer avaliação ex post facto.
2 – Identificação do(s) ponto(s) de partida realista(s)
O segundo passo é identificar um ou mais pontos de partida realistas na técnica anterior do campo relevante da tecnologia, ou seja, o campo relevante da tecnologia para resolver o problema objetivo ou qualquer outro campo relacionado no qual surja um problema semelhante e do qual a pessoa qualificada razoavelmente tenha conhecimento.
Dessas lições, documentos que representam pontos de partida realistas, ou seja, aqueles que teriam sido de real interesse para a pessoa habilidosa na arte que busca resolver o problema objetivo, normalmente porque revelam características semelhantes ou tratam do mesmo problema subjacente.
O Tribunal de Apelação enfatizou que podem existir vários pontos de partida realistas e que a solução alegada deve ser avaliada como inventiva com base em cada um deles.
Essa segunda etapa ilustra a lógica geral e pragmática da análise UPC, reconhecendo que a pessoa qualificada poderia razoavelmente confiar em diferentes ensinamentos relevantes anteriores para resolver o mesmo problema técnico. Essa flexibilidade contrasta com a abordagem tradicional da EPO, que se baseia em uma metodologia estruturada em torno de um único documento de arte prévia "mais próximo".
3 – Avaliação da etapa inventiva
O terceiro passo é avaliar a etapa inventiva da solução alegada com base no fato de que é óbvio quando, no momento relevante, a pessoa qualificada, partindo de um ponto de partida realista na técnica anterior e buscando resolver o problema objetivo, teria chegado (e não apenas poderia ter chegado) a essa solução.
O Tribunal de Apelação enfatizou que a pessoa habilidosa na arte não possui habilidades inventivas especiais ou imaginação criativa e precisa de uma motivação ou um "ponteiro" que, a partir de um ponto de partida realista, a guie para o próximo passo que leva à solução alegada. O critério de obviedade, portanto, baseia-se na conduta prospectiva da pessoa habilidosa na arte, e não no que ela poderia ter feito com o benefício da retrospectiva dos elementos da invenção.
O Tribunal acrescentou que a solução alegada também é óbvia se a pessoa qualificada teria dado esse "próximo passo" com uma expectativa razoável de encontrar uma solução prevista para seu problema técnico. Isso pode ocorrer normalmente quando os resultados dessa etapa são claramente previsíveis ou estão sujeitos a uma expectativa razoável de sucesso baseada em uma avaliação científica dos fatos conhecidos antes do início do projeto de desenvolvimento. Nesse contexto, o ônus da prova de que os resultados eram claramente previsíveis ou que o sucesso poderia razoavelmente ser esperado recai sobre a parte que argumenta a falta de passo inventivo.
O Tribunal reconhece ainda que a inventividade pode surgir não apenas de uma melhoria técnica mensurável, mas também de uma alternativa não óbvia às soluções conhecidas.
Conclusão e perspectiva
A abordagem UPC, portanto, enfatiza uma visão mais holística da invenção, da técnica anterior e de seus ensinamentos relevantes, exigindo que a invenção seja inventiva a partir de todos os pontos de partida realistas identificados. Embora essa abordagem seja recente, ainda inclui áreas de incerteza: o conceito de "ponto de partida realista" e a definição de "próximo passo" ou "ponteiro" permanecem amplamente contextuais e dependentes da interpretação judicial, o que pode levar a variações na avaliação entre painéis de juízes e a certo risco de inconsistência.
A questão do que constitui uma "expectativa razoável de sucesso" também está aberta a interpretação. É de se esperar que esses conceitos sejam esclarecidos no decorrer de decisões futuras.
Além disso, a coexistência das abordagens UPC e EPO no mesmo território geográfico pode reforçar essa incerteza jurídica. Embora essas abordagens possam, em muitos casos, levar a resultados semelhantes, as divergências continuam sendo possíveis. Essa dualidade de padrões jurídicos pode criar complexidade adicional para profissionais e terceiros, que precisam antecipar e navegar entre dois arcabouços para analisar a inventividade.
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