sábado, 24 de janeiro de 2026

Meios genéricos no USPTO

 

Federal Circuit Finds ‘Configured to’ Means ‘Capable of’ in Patent Obviousness Appeal www.lexology.com 20/01/2026

https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-1611.OPINION.1-14-2026_2632686.pdf

A Corte de Apelações do Circuito Federal dos EUA (Federal Circuit) reafirmou recentemente que, na ausência de indicação contrária na descrição da patente, as expressões “configured to” e “configured for” devem ser interpretadas como significando apenas “capaz de” executar a função reivindicada, e não como “especificamente projetado para” tal finalidade.

Em 14 de janeiro de 2026, o Circuito Federal emitiu sua decisão no caso In re Blue Buffalo Enterprises, Inc., No. 2024-1611 (Fed. Cir. 14 de janeiro de 2026), confirmando (uphold) uma decisão do Conselho de Julgamento e Apelação de Patentes dos EUA (PTAB) que manteve a rejeição de um examinador de certas reivindicações do Pedido de Patente dos EUA nº 17/136.152 (o pedido '152) como evidente sob 35 USC § 103. 

No caso In re Blue Buffalo Enterprises, Inc. (decisão de 14 de janeiro de 2026, não precedencial), a Corte confirmou decisão do PTAB que manteve a rejeição de reivindicações por obviedade (35 USC §103). A invenção tratava de um produto alimentício úmido para animais, acondicionado em uma embalagem com paredes deformáveis e uma ferramenta integrada no fundo, capaz de quebrar ou amaciar o alimento.

A requerente alegou que o PTAB errou ao interpretar as expressões funcionais das reivindicações, defendendo que elas exigiriam que os elementos fossem intencionalmente ou especificamente projetados para desempenhar as funções descritas. A Corte rejeitou esse argumento, esclarecendo que precedentes citados pela requerente envolviam linguagem diferente ou contexto específico que justificava uma interpretação mais restrita — o que não ocorria nesse caso.


Como a descrição da patente não limitava o sentido de “configured to/for”, prevaleceu o significado comum: basta que o elemento seja capaz de realizar a função. Diante disso, e como a obviedade não foi contestada sob essa interpretação, a rejeição das reivindicações foi mantida.


Implicações práticas


Embora não precedencial, a decisão reforça a postura do Federal Circuit de não importar intenções, finalidades de projeto ou limitações de design para reivindicações de produto baseadas apenas em linguagem funcional.


Para mitigar riscos, recomenda-se:


complementar reivindicações funcionais com descrições estruturais específicas;


incluir reivindicações dependentes, reivindicações independentes alternativas e reivindicações de método.


Assim, é possível preservar a flexibilidade das expressões “configured to”, sem aumentar excessivamente o risco de uma interpretação ampla que leve à invalidação por obviedade.


À luz do que foi decidido tanto pelo BoA europeu (EPC/COMVIK) quanto pelo Federal Circuit dos EUA, os meios descritos são considerados genéricos.


Em termos jurídicos:


Quando a reivindicação fala em

“instância de subprocesso”, “fila”, “modo inteligente”, “configurado para”

sem definir estrutura técnica concreta,

isso é entendido como software executado em computador genérico.


Expressões como “configured to / configured for” significam apenas “capaz de”, e não:


especificamente projetado,


tecnicamente adaptado,


ou estruturalmente distinto.


A ausência de:


arquitetura específica,


interação com hardware especializado,


efeito técnico verificável além do processamento de dados,

leva os tribunais a concluir que os meios não vão além de recursos computacionais comuns (CPU, memória, filas lógicas, módulos de software).

Atividade Inventiva na UPC segundo Sylvain Dubois

 

JUB : clés d’analyse de l’activité inventive www.lexology.com 16/01/2026 Sylvain Dubois


Neste artigo, Sylvain Dubois repassa duas decisões proferidas em 25 de novembro de 2025 pelo Tribunal de Apelação da UPC – Meril v Edwards (UPC_CoA_464/2024) e Amgen v Sanofi/Regeneron (UPC_CoA_528/2024/529/2024). Essas decisões esclarecem a abordagem agora adotada pelas autoridades da UPC para avaliar a criatividade. Eles confirmam a adoção de uma avaliação "geral", já perceptível em algumas decisões anteriores, e agora formalizada como padrão de análise.


A abordagem UPC: uma abordagem em três etapas


O Tribunal de Apelação afirmou que uma solução alegada é óbvia se, na data relevante, a pessoa qualificada, partindo de um ponto de partida realista no estado da arte no campo relevante da tecnologia e desejando resolver o problema objetivo, tivesse chegado (e não só: poderia ter chegado) à solução reivindicada.


Para aplicar essa abordagem à avaliação do passo inventivo, conhecida como abordagem UPC, o Tribunal de Apelação estabelece um processo em três etapas que consiste em:


1) determinar o problema objetivo,


2) identificar o(s) ponto(s) de partida realista(s) do estado da técnica,


(3) a partir de cada ponto de partida, avaliar se a pessoa habilidosa na arte teria chegado à solução alegada.


1 – Definição do problema objetivo


O primeiro passo é determinar o problema objetivo sob a perspectiva da pessoa especializada na área, levando em conta seu conhecimento geral na data relevante da patente. Nessa perspectiva, é necessário identificar o que a reivindicação realmente acrescenta ao estado da arte, não examinando características individuais isoladamente, mas analisando a reivindicação como um todo, à luz dos ensinamentos da descrição e dos desenhos, e mantendo o conceito inventivo subjacente da invenção.


Assim, em contraste com a abordagem de "solução de problemas" da OEP, que foca na determinação do problema de objeção com base no efeito técnico associado às características distintivas da reivindicação em consideração, a abordagem UPC baseia-se na avaliação da invenção como um todo para identificar a contribuição real que ela traz ao estado da técnica. Ao considerar a invenção como um todo, o UPC estabelece as bases para uma abordagem abrangente e pragmática na avaliação do passo inventivo.


No entanto, tanto a UPC quanto a OEP concordam com o princípio fundamental de que o problema objetivo não deve introduzir "indicadores" para a solução alegada, a fim de impedir qualquer avaliação ex post facto.


2 – Identificação do(s) ponto(s) de partida realista(s)


O segundo passo é identificar um ou mais pontos de partida realistas na técnica anterior do campo relevante da tecnologia, ou seja, o campo relevante da tecnologia para resolver o problema objetivo ou qualquer outro campo relacionado no qual surja um problema semelhante e do qual a pessoa qualificada razoavelmente tenha conhecimento.


Dessas lições, documentos que representam pontos de partida realistas, ou seja, aqueles que teriam sido de real interesse para a pessoa habilidosa na arte que busca resolver o problema objetivo, normalmente porque revelam características semelhantes ou tratam do mesmo problema subjacente.


O Tribunal de Apelação enfatizou que podem existir vários pontos de partida realistas e que a solução alegada deve ser avaliada como inventiva com base em cada um deles.


Essa segunda etapa ilustra a lógica geral e pragmática da análise UPC, reconhecendo que a pessoa qualificada poderia razoavelmente confiar em diferentes ensinamentos relevantes anteriores para resolver o mesmo problema técnico. Essa flexibilidade contrasta com a abordagem tradicional da EPO, que se baseia em uma metodologia estruturada em torno de um único documento de arte prévia "mais próximo".


3 – Avaliação da etapa inventiva


O terceiro passo é avaliar a etapa inventiva da solução alegada com base no fato de que é óbvio quando, no momento relevante, a pessoa qualificada, partindo de um ponto de partida realista na técnica anterior e buscando resolver o problema objetivo, teria chegado (e não apenas poderia ter chegado) a essa solução.


O Tribunal de Apelação enfatizou que a pessoa habilidosa na arte não possui habilidades inventivas especiais ou imaginação criativa e precisa de uma motivação ou um "ponteiro" que, a partir de um ponto de partida realista, a guie para o próximo passo que leva à solução alegada. O critério de obviedade, portanto, baseia-se na conduta prospectiva da pessoa habilidosa na arte, e não no que ela poderia ter feito com o benefício da retrospectiva dos elementos da invenção.


O Tribunal acrescentou que a solução alegada também é óbvia se a pessoa qualificada teria dado esse "próximo passo" com uma expectativa razoável de encontrar uma solução prevista para seu problema técnico. Isso pode ocorrer normalmente quando os resultados dessa etapa são claramente previsíveis ou estão sujeitos a uma expectativa razoável de sucesso baseada em uma avaliação científica dos fatos conhecidos antes do início do projeto de desenvolvimento. Nesse contexto, o ônus da prova de que os resultados eram claramente previsíveis ou que o sucesso poderia razoavelmente ser esperado recai sobre a parte que argumenta a falta de passo inventivo.


O Tribunal reconhece ainda que a inventividade pode surgir não apenas de uma melhoria técnica mensurável, mas também de uma alternativa não óbvia às soluções conhecidas.


Conclusão e perspectiva


A abordagem UPC, portanto, enfatiza uma visão mais holística da invenção, da técnica anterior e de seus ensinamentos relevantes, exigindo que a invenção seja inventiva a partir de todos os pontos de partida realistas identificados. Embora essa abordagem seja recente, ainda inclui áreas de incerteza: o conceito de "ponto de partida realista" e a definição de "próximo passo" ou "ponteiro" permanecem amplamente contextuais e dependentes da interpretação judicial, o que pode levar a variações na avaliação entre painéis de juízes e a certo risco de inconsistência.


A questão do que constitui uma "expectativa razoável de sucesso" também está aberta a interpretação. É de se esperar que esses conceitos sejam esclarecidos no decorrer de decisões futuras.


Além disso, a coexistência das abordagens UPC e EPO no mesmo território geográfico pode reforçar essa incerteza jurídica. Embora essas abordagens possam, em muitos casos, levar a resultados semelhantes, as divergências continuam sendo possíveis. Essa dualidade de padrões jurídicos pode criar complexidade adicional para profissionais e terceiros, que precisam antecipar e navegar entre dois arcabouços para analisar a inventividade.

Patentes de IA na China

 China vs. U.S. on AI Patent Eligibility: CNIPA “Technical Solution” rulings Compared to Recentive Analytics v. Fox Corp Under § 101 www.lexology.com 21/01/2026 Dongyan (Dawn) YU

No cenário em rápida evolução da Inteligência Artificial, definir a demarcação entre "algoritmos matemáticos" e "soluções técnicas patenteáveis" tornou-se uma pedra angular da estratégia global de PI. Ao comparar decisões recentes de invalidação da Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China, especificamente os Casos nº 586065, 584244 e 588362, com a decisão do Circuito Federal dos EUA em Recentive Analytics v. Fox Corp., podemos discernir nuances jurisdicionais críticas na forma como a validade das patentes de IA é julgada.


I. Elegibilidade para o Assunto: O Requisito de "Associação Técnica Específica"


Segundo a revisão de 2023 das Diretrizes de Exame de Patentes Chinesas, a elegibilidade das aplicações relacionadas a algoritmos depende de a melhoria algorítmica manter uma "associação técnica específica" com o desempenho interno do sistema computacional.


1. Otimização algorítmica do desempenho interno do sistema. Em um caso notável de reavaliação envolvendo otimização de redes neurais, o candidato propôs um método para transformar múltiplas operações matriciais individuais em operações de matriz batch para utilizar melhores bibliotecas de computação paralela subjacentes (por exemplo, CUDA, MKL). O Painel de Reexame entendeu que isso abordou o problema técnico da sobrecarga excessiva de chamadas de sistema e a eficiência aprimorada da execução de hardware, constituindo assim uma "solução técnica" sob o Artigo 2.2 da Lei de Patentes.


2. Mapeamento de Saídas Algorítmicas para Parâmetros de Controle Físico (Decisão nº 586065) Em um caso envolvendo parâmetros de posicionamento do chip, as reivindicações utilizaram um modelo de IA para calcular um "grau de desvio da bandeja", que ditava diretamente os movimentos físicos de um mecanismo de rotação. O Painel constatou que, ao converter resultados de reconhecimento abstrato em parâmetros específicos de controle industrial, a solução adquiria um caráter técnico, garantindo assim sua elegibilidade.


II. Passo Inventivo: Ajuste Fino do Modelo vs. Implementação Funcional Genérica


Uma vez ultrapassado o limite de "elegibilidade", a sobrevivência de uma patente de IA depende se sua lógica oferece uma contribuição não óbvia em relação à técnica anterior.


1. O Valor Independente do Ajuste Fino do Modelo (Decisão nº 584244 – Mantida). Esse caso envolvia um método para gerar imagens dinâmicas a partir de áudio. O Painel observou que, embora a geração de imagens a partir de áudio fosse conhecida, essa patente utilizava uma "rede generativa treinada" e "imagens de referência" para criar uma "rede generativa alvo". Esse ajuste fino direcionado resolveu o problema de engenharia de reduzir o custo de gerar imagens de alta precisão e específicas para o sujeito, e assim se mostrou um passo inventivo.


2. O Risco de Módulos Algorítmicos "Black Box" (Decisão nº 588362 – Invalidada). Em contraste, uma patente para um "Dispositivo de Indução do Sono" foi declarada inválida.


A Lógica da Invalidação: O Painel determinou que, dada a capacidade conhecida da IA de processar sinais fisiológicos, simplesmente introduzir uma rede neural para "mineração de dados" e "correção de parâmetros" dentro de um framework tradicional de monitoramento constitui uma escolha técnica rotineira.

Dica de prática: Se um algoritmo de IA for apresentado apenas como uma ferramenta genérica para melhorar a precisão sem revelar melhorias arquitetônicas específicas ou estratégias de adaptação direcionadas, o passo inventivo é altamente vulnerável a ser caracterizado como uma "simples agregação" de conhecimento comum.

III. Perspectiva dos EUA: a Doutrina da "Ideia Abstrata" Sob o § 101


Ao contrário do foco da China em engenharia em resolver um problema técnico específico, a jurisprudência de patentes dos EUA foca em saber se o algoritmo reivindicado é uma "ideia abstrata" e, em caso afirmativo, se as reivindicações incluem um "conceito inventivo".


1. Limites de campo de uso não são suficientes para superar a barra de elegibilidade. No caso Recentive Analytics, o Federal Circuit decidiu que simplesmente aplicar métodos de aprendizado de máquina estabelecidos a um novo ambiente de dados (por exemplo, otimização de agendamento), sem melhorar o próprio modelo de aprendizado de máquina, não é elegível para patente. O tribunal argumentou que o treinamento iterativo e o ajuste dinâmico são características inerentes ao aprendizado de máquina e, portanto, não podem ser tratados como uma característica inventiva significativa.


2. Como os tribunais dos EUA definem "melhoria funcional". Os tribunais americanos frequentemente consideram melhorias, como maior precisão na previsão ou maior eficiência, como ainda abstratas se não representarem uma melhoria na própria funcionalidade do computador. Isso diverge fortemente do raciocínio da CNIPA na Decisão nº 584244, onde "reduzir o custo de geração por meio de ajustes finos direcionados" foi creditado como uma contribuição para a inventividade.


IV. Recomendações Estratégicas para Portfólios de Patentes de IA


Com base nesses precedentes transfronteiriços, os profissionais devem adotar as seguintes estratégias:


1)Evite descrições de "IA Genérica": Como demonstrado na Decisão nº 588362, os profissionais devem evitar descrever módulos de IA como "caixas-pretas" para análise genérica. É essencial detalhar como a lógica algorítmica é otimizada para um cenário específico (por exemplo, staging de sono ou ajuste fino de imagem).


2)Fortalecer a descrição integrada dos algoritmos e dos componentes técnicos subjacentes. Ao elaborar, explique em detalhes como o algoritmo é adaptado a bibliotecas de software ou arquiteturas de hardware subjacentes específicas, e articule claramente como essa adaptação melhora o desempenho interno do sistema (por exemplo, sobrecarga de memória, eficiência computacional).


3)Destaque a inventividade na fase de treinamento/ajuste fino. Como mostrado na Decisão nº 584244, posicionar as reivindicações na etapa de "ajuste fino do modelo" e divulgar rotulagem específica de cada estágio, dados de referência ou lógica de iteração pode ser um ponto de entrada decisivo para provar inventividade.

Tendências da UPC em 2026

 UPC Court of Appeal - Two landmark decisions: What 5 things do you need to know? www.lexology.com 21/01/2026  Juliet Hibbert


No final de 2025, a Corte de Apelação do Tribunal Unificado de Patentes (UPC) proferiu duas decisões fundamentais que passam a orientar de forma vinculante a estratégia de litigância em patentes na Europa. Esses julgados tratam de temas centrais como atividade inventiva, interpretação de reivindicações, suficiência descritiva, medidas injuntivas, matéria adicionada e questões processuais.


Atividade inventiva: elevação do padrão para invalidação


A Corte estabeleceu um novo marco analítico para a atividade inventiva, aplicável a todos os setores tecnológicos. Reconheceu que existem diferentes métodos de análise (como o problem-solution approach do EPO), mas afirmou que, quando corretamente aplicados, devem levar às mesmas conclusões.


A análise deve ser feita exclusivamente sob a perspectiva do técnico no assunto na data de prioridade, avaliando se ele teria (e não apenas poderia) chegado à solução reivindicada com expectativa razoável de sucesso.

No caso Amgen v. Sanofi, a Corte deixou claro que o ônus da prova dessa expectativa razoável de sucesso recai sobre quem alega a invalidade, elevando significativamente a dificuldade de ataques à validade. Incertezas no estado da técnica, teorias concorrentes ou sugestões condicionais enfraquecem tais ataques.


Interpretação de reivindicações e suficiência descritiva


Ainda em Amgen v. Sanofi, a Corte decidiu que reivindicações de uso médico pressupõem eficácia terapêutica, entendida como uma melhoria perceptível e clinicamente relevante. Esse entendimento pode influenciar a interpretação de reivindicações funcionais em outros setores, exigindo efeito técnico significativo, e não meramente detectável.


Quanto à suficiência descritiva, a Corte confirmou que não é necessário descrever todas as possíveis variantes, desde que o técnico consiga obter realizações adequadas com experimentação razoável, mesmo em reivindicações funcionais.


Limitação de injunções e proporcionalidade


No caso Meril v. Edwards, a Corte reconheceu uma exceção baseada no acesso do paciente à concessão de injunções para dispositivos médicos que salvam vidas. Embora a regra geral continue sendo a concessão de injunção em caso de infração, a proporcionalidade pode justificar exceções quando a saúde de terceiros estiver em jogo. A injunção foi modulada para permitir o uso do dispositivo quando ele fosse a única opção terapêutica disponível ao paciente.


Essa exceção é restrita, mas abre espaço para argumentos relevantes nos setores farmacêutico e de dispositivos médicos.


Matéria adicionada


As decisões reafirmaram o critério de que não é necessário suporte literal na descrição original. Basta que o conteúdo alterado seja “claramente e inequivocamente derivável” da divulgação inicial, à luz do conhecimento geral do técnico na data do depósito. No entanto, a Corte analisará com rigor combinações de características para evitar seleções arbitrárias.


Questões processuais relevantes


Em Meril v. Edwards, a Corte esclareceu o conceito de “mesmas partes” para fins de competência (Art. 33(4) UPCA): exige identidade jurídica ou equivalência tal que produza efeito de coisa julgada. Entidades distintas de um mesmo grupo empresarial, em regra, não são consideradas as mesmas partes.

Quanto a emendas às patentes, a Corte admitiu certa flexibilidade, desde que justificadas e sem prejuízo indevido à parte contrária.


Implicações estratégicas


A invalidação de patentes no UPC tornou-se mais difícil do que em outros foros, como o EPO.


O UPC está construindo uma jurisprudência europeia unificada e tecnicamente neutra.


Injunções continuam a ser a regra, mas podem ser limitadas quando a saúde do paciente estiver em risco.


Questões processuais (competência, identidade das partes, timing de emendas) podem ser decisivas.


Conclusão


Essas decisões, com claro caráter precedencial, consolidam a Corte de Apelação do UPC como um ator central e sofisticado no direito de patentes europeu. Para gestores de PI e departamentos jurídicos, acompanhar esses entendimentos é essencial para gestão de portfólio, avaliação de riscos e definição de estratégias de litígio na Europa.


Por fim, a Corte reforçou que, para evitar viés retrospectivo (hindsight), o problema técnico objetivo não pode conter indícios da solução reivindicada. Uma solução só é óbvia se o técnico, partindo do estado da técnica e buscando resolver o problema, teria efetivamente chegado à solução, e não apenas poderia.

Automação de documentos EPO T1851/22

 

Shipping documentation: non-technical

BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB www.lexology.com 21/01/2026Maggie Huang


Resumo da decisão T 1851/22 (12.12.2025 – TBA 3.5.01)

A decisão trata de um pedido de patente europeu relativo a um método informatizado para geração automática de documentação de envio, no qual avisos do sistema são suspensos, configurações padrão são aplicadas e um subprocesso “inteligente” tenta resolver autonomamente problemas antes de gerar a documentação.

O Conselho de Apelação (BoA) concluiu que o objeto reivindicado não é técnico e, portanto, não é patenteável, por falta de atividade inventiva (Art. 56 EPC), à luz da exclusão de programas de computador “como tais” (Art. 52(2)(c) e (3) EPC).


A invenção descreve um método informatizado para gerar automaticamente documentação de envio em um sistema de gerenciamento de embarque, usando um modo “inteligente” de processamento.

Nesse método, o usuário ativa o modo inteligente e seleciona os pedidos a serem processados. O sistema então suprime temporariamente os avisos usuais, aplica configurações padrão sem intervenção do usuário e cria um subprocesso automático para gerar a documentação de envio.

Durante a execução, esse subprocesso verifica autonomamente a existência de problemas críticos (por exemplo, avisos suspensos relevantes ou parâmetros de configuração ausentes ou incompatíveis).

Se um problema crítico for detectado, o sistema inicia automaticamente um procedimento de mitigação para tentar resolvê-lo.

Se não houver problema ou se ele for resolvido com sucesso, o sistema gera a documentação de envio e atualiza o estado do subprocesso indicando progresso ou conclusão.

Se o problema não puder ser resolvido, o sistema interrompe o processamento e atualiza o subprocesso para um estado de falha.

Em síntese, a invenção propõe um fluxo automatizado que reduz a interação do usuário na geração de documentos de envio, delegando ao sistema a detecção e a tentativa de resolução de problemas antes da emissão da documentação.

Pontos centrais da decisão

  • Geração de documentação = dados sem efeito técnico
    A reivindicação descreve apenas a geração de um conjunto de dados (documentação de envio), sem produção de um objeto físico, sem exibição técnica específica e sem uso técnico posterior. Isso, por si só, não tem significado técnico.

  • Execução de software em computador genérico
    Etapas como preencher uma fila, instanciar um subprocesso e executá-lo foram interpretadas como carregamento e execução de um módulo de software em hardware genérico, o que não confere tecnicalidade.

  • Conteúdo administrativo disfarçado de técnica
    Avisos, fatores de configuração, critérios para “questões críticas” e suas soluções foram considerados requisitos administrativos ou de negócio, não técnicos, enquadráveis na abordagem COMVIK como requisitos dados ao técnico para implementação.

  • Algoritmos ≠ tecnicalidade
    O fato de as etapas terem sido concebidas por um programador (e não por um “empresário”) não basta para torná-las técnicas. Programas de computador só contribuem para atividade inventiva quando resolvem um problema técnico com efeito técnico, ligado à máquina, dispositivo ou processo técnico subjacente.

  • Mitigação de falhas não é técnica aqui
    A alegação de que a invenção resolve o problema de “reduzir falhas em um processo automatizado” foi rejeitada: a suposta redução decorre de medidas administrativas automatizadas, e a simples automação em computador genérico não cria tecnicalidade.

  • Escolhas óbvias
    Mesmo se algum aspecto fosse considerado técnico, a escolha do momento de iniciar a mitigação (após detectar o problema e antes de gerar a documentação) foi vista como auto-evidente, incapaz de sustentar passo inventivo.

Conclusão

O BoA concluiu que a reivindicação 1 não envolve etapa inventiva (Art. 56 EPC). A decisão reforça que automatizar fluxos administrativos, ainda que com lógica “inteligente”, não é suficiente para caracterizar invenção técnica sem um efeito técnico concreto além do software em si.

domingo, 18 de janeiro de 2026

Motivação de combinar documentos no USPTO

 

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/23-1636/23-1636-2024-12-16.html

https://www.ptablaw.com/2025/02/05/unclear-analysis-at-the-ptab-leads-to-confusion-at-the-federal-circuit/

Unclear Analysis at the PTAB Leads to Confusion at the Federal Circuit, Michael Saunders 

A decisão recente do Circuito Federal no caso Palo Alto Networks, Inc. v. Centripetal Networks, LLC, No. 2023-1636, 2024 WL 5114204 (Fed. Cir. 16 de dezembro de 2024) diz respeito a uma determinação de evidência baseada em uma motivação para a combinação. Abaixo está uma discussão sobre o caso e um ponto chave para profissionais e inovadores de patentes.

Perante o Conselho de Julgamento e Apelação de Patentes ("PTAB") em uma Revisão Inter Partes, o Requerente, Palo Alto Networks, Inc., afirmou que a patente em questão é inválida por ser evidente em relação à técnica anterior, argumentando que alguém experiente na área na época teria motivação para combinar duas referências da técnica anterior. Palo Alto Networks, Inc. v. Centripetal Networks, LLC, nº IPR2021-01150, 19-20 (P.T.A.B. 16 de fevereiro de 2023). Especificamente, uma referência revelou todas as limitações da patente em questão, exceto uma, e uma segunda referência revelou a limitação ausente. Id. O peticionário instou o PTAB a encontrar uma motivação para combinar as duas referências, pois sua combinação reflete uma "aplicação de técnicas conhecidas [] para melhorar dispositivos semelhantes [] e fornecer resultados previsíveis da mesma forma." Id. na página 24 (citação interna omitida).

O PTAB decidiu a favor do Proprietário da Patente, entendendo que o Requerente não apresentou uma "ponte necessária que demonstrasse que alguém com habilidade comum na área teria apreciado" que as duas referências do estado da técnica pudessem ser combinadas para obter os aspectos inventivos da patente em questão. Id. na página 26. O peticionário então recorreu da decisão final por escrito do PTAB ao Circuito Federal.

Em recurso, o Tribunal Federal anulou e devolveu o caso porque o PTAB não explicou adequadamente por que uma pessoa com habilidade comum na área não teria motivação para combinar as duas referências da técnica anterior. Palo Alto Networks, Inc. v. Centripetal Networks, LLC, nº 2023-1636, 2 (Fed. Cir. 16 de dezembro de 2024). Em particular, o Circuito Federal não pôde "discernir com qualquer confiança o que o Conselho quis dizer" por "ponte necessária". Id. aos 11. "Se o Conselho quis dizer que não encontrou motivação para combinar — e não sabemos se encontrou — certamente não explicou por que uma pessoa de habilidade comum na arte não teria sido motivada a [combinar as duas referências da técnica anterior]." Id.

Resumo do caso (Federal Circuit, 16/12/2024)

O caso envolve um inter partes review (IPR) no qual a Palo Alto Networks (PAN) contestou a validade das reivindicações 1–18 da patente norte-americana nº 10.530.903, pertencente à Centripetal Networks, que trata de correlação de pacotes em redes de comunicação para identificar a origem real de tráfego potencialmente malicioso (por exemplo, quando há proxy, NAT ou outra forma de obfuscação).

No IPR, a PAN sustentou que as reivindicações seriam óbvias à luz da combinação de três documentos do estado da técnica, sendo relevantes aqui principalmente:

  • Paxton, que ensina correlacionar pacotes antes e depois de atravessarem dispositivos que alteram endereços (como NAT), permitindo identificar a verdadeira origem do tráfego; e

  • Sutton, que ensina notificar administradores de rede quando atividade maliciosa é detectada (por exemplo, acesso a “darknets”).

A limitação central em disputa foi a de “transmitir uma indicação do primeiro host, de forma responsiva à correlação”. A PAN argumentou que um técnico no assunto teria motivação para combinar Paxton e Sutton, de modo que, após a correlação dos pacotes (Paxton), o sistema notificaria o administrador sobre o host identificado como origem de atividade maliciosa (Sutton), melhorando a segurança da rede.

O PTAB rejeitou o pedido, entendendo que a PAN não demonstrou adequadamente que a combinação ensinaria essa etapa “responsiva à correlação”, afirmando faltar uma “ponte necessária” entre a correlação de Paxton e a notificação de Sutton.

Ao julgar o recurso, o Federal Circuit não decidiu o mérito da obviedade, mas concluiu que o PTAB errou na fundamentação. Segundo o Tribunal:

  • O PTAB não deixou claro se reconheceu ou não uma motivação para combinar as referências, nem explicou adequadamente o que quis dizer com a falta da “ponte necessária”.

  • O PTAB analisou Paxton e Sutton de forma isolada, quando a análise correta de obviedade exige avaliar as referências em combinação, como proposto no pedido.

  • Faltou uma explicação suficiente que permitisse o controle recursal efetivo sobre a conclusão do PTAB.

Resultado: o Federal Circuit anulou (vacated) a decisão do PTAB e remeteu o caso (remanded) para nova análise, determinando que o Board esclareça e fundamente adequadamente se um técnico no assunto teria motivação para combinar Paxton e Sutton de modo a atender à limitação disputada

Honeywell International Inc. v. 3G Licensing, (Fed. Cir. 2025): a motivação do técnico no assunto e não do inventor

 Honeywell International Inc. v. 3G Licensing, S.A., 124 F.4th 1345 (Fed. Cir. 2025)

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/23-1354/23-1354-2025-01-02.html 

Resumo do caso (Federal Circuit, 02/01/2025)

Por exemplo, em Honeywell International v. 3G Licensing, o Circuito Federal reverteu uma decisão sobre obviedade do PTAB e entendeu que o Conselho aplicou de forma inadequada a análise de motivação para combinar ao focar de forma muito restrita nos objetivos declarados pelo titular da patente, em vez de nas motivações que uma pessoa de habilidade comum na área teria tido ("Exigir que a motivação para modificar seja a mesma motivação que a do inventor da patente não tem base na doutrina da obviedade.", Honeywell International Inc. v. Licenciamento 3G, S.A., 124 F.4th 1345, 1354

O caso envolve a validade do U.S. Patent No. 7,319,718, que trata de um método de codificação do Channel Quality Indicator (CQI) em sistemas celulares 3G/4G. Honeywell, Telit e Sierra Wireless recorreram contra decisão do PTAB que havia mantido a validade das reivindicações do patenteado 3G Licensing S.A..

A controvérsia técnica é estreita: a patente reivindica uma tabela de sequências-base (20,5) para codificar o CQI, idêntica a uma proposta anterior da Philips discutida no 3GPP, com a única diferença de inverter dois bits na última linha da tabela. Essa inversão aumenta a proteção do bit mais significativo (MSB), reduzindo erros de maior impacto no valor do CQI.

O PTAB entendeu que essa modificação não seria óbvia, afirmando que (i) não havia motivação clara no estado da técnica para inverter os bits, (ii) não existia consenso no 3GPP sobre privilegiar essa solução, e (iii) a patente buscaria maximizar “throughput do sistema”, não simplesmente proteger o MSB.

A Corte de Apelações do Circuito Federal reverteu a decisão. O Tribunal concluiu que:

  • A motivação do inventor não controla a análise de obviedade; basta que o problema e a solução fossem conhecidos no campo (KSR).

  • A referência da Philips já ensinava proteção reforçada ao MSB, e um técnico no assunto entenderia que a inversão dos dois bits aumenta essa proteção.

  • Não é necessário que a solução fosse a “preferida” ou consensual para ser óbvia; basta que fosse desejável à luz do estado da técnica.

  • O PTAB confundiu obviedade com antecipação ao dar peso ao fato de a Philips não ter proposto exatamente a inversão — diferença mínima que não impede obviedade.

Resultado: a Corte reconheceu a obviedade das reivindicações impugnadas e reverteu a decisão do PTAB, enfraquecendo a base do patenteamento de um detalhe técnico incorporado ao padrão 3G/4G. Houve voto dissidente, defendendo remessa para nova análise fática pelo PTAB, mas a maioria optou pela reversão direta

quinta-feira, 15 de janeiro de 2026

Patente de software no USPTO segundo Manual de Exame

 diretriz incluir exemplos, veja o manual do USPTO

https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html


I. MELHORIAS NA FUNCIONALIDADE DO COMPUTADOR


Exemplos indicados pelos tribunais podem mostrar uma melhora na funcionalidade do computador:

i. Uma modificação do protocolo convencional de hiperlink da Internet para produzir dinamicamente uma página híbrida de fonte dupla, DDR Holdings, 773 F.3d nas páginas 1258-59, 113 USPQ2d nas páginas 1106-07;

ii. Distribuição inventiva de funcionalidades dentro de uma rede para filtrar conteúdo da Internet, BASCOM Global Internet v. AT&T Mobility LLC, 827 F.3d 1341, 1350-51, 119 USPQ2d 1236, 1243 (Fed. Cir. 2016);

iii. Um método de renderização de uma imagem digital em meio-tom, Research Corp. Techs. v. Microsoft Corp., 627 F.3d 859, 868-69, 97 USPQ2d 1274, 1380 (Fed. Cir. 2010);

iv. Uma arquitetura de rede distribuída operando de maneira não convencional para reduzir o congestionamento da rede enquanto gera registros de dados contábeis em rede, Amdocs (Israel), Ltd. v. Openet Telecom, Inc., 841 F.3d 1288, 1300-01, 120 USPQ2d 1527, 1536-37 (Fed. Cir. 2016);

v. Um sistema de memória com características operacionais programáveis que são configuráveis com base no tipo de processador, que pode ser usado com diferentes tipos de processadores sem comprometimento no desempenho do processador, Visual Memory, LLC v. NVIDIA Corp., 867 F.3d 1253, 1259-60, 123 USPQ2d 1712, 1717 (Fed. Cir. 2017);

vi. Detalhes técnicos sobre como transmitir imagens por uma rede celular ou anexar informações de classificação a dados digitais de imagem, TLI Communications LLC v. AV Auto. LLC, 823 F.3d 607, 614-15, 118 USPQ2d 1744, 1749-50 (Fed. Cir. 2016) (considerando as reivindicações inelegíveis por não fornecerem os detalhes técnicos necessários para cumprir a função);

vii. Estrutura particular de um servidor que armazena imagens digitais organizadas, TLI Communications, 823 F.3d em 612, 118 USPQ2d em 1747 (considerando o uso de um servidor genérico insuficiente para adicionar conceitos inventivos a uma ideia abstrata);

viii. Uma forma particular de programar ou projetar softwares para criar menus, Apple, Inc. v. Ameranth, Inc., 842 F.3d 1229, 1241, 120 USPQ2d 1844, 1854 (Fed. Cir. 2016);

ix. Um método que gera um perfil de segurança que identifica tanto operações hostis quanto potencialmente hostis, e pode proteger o usuário contra vírus previamente desconhecidos e "código ofuscado", o que é uma melhoria em relação à varredura tradicional de vírus. Finjan Inc. v. Blue Coat Systems, 879 F.3d 1299, 1304, 125 USPQ2d 1282, 1286 (Fed. Cir. 2018);

x. Uma interface de usuário aprimorada para dispositivos eletrônicos que exibe um resumo de aplicações não lançadas, onde os dados específicos do resumo são selecionáveis pelo usuário para iniciar o respectivo aplicativo. Core Wireless Licensing S.A.R.L., v. LG Electronics, Inc., 880 F.3d 1356, 1362-63, 125 USPQ2d 1436, 1440-41 (Fed. Cir. 2018);

xi. Interface específica e implementação para navegar em planilhas tridimensionais complexas usando técnicas exclusivas de computadores; Data Engine Techs., LLC v. Google LLC, 906 F.3d 999, 1009, 128 USPQ2d 1381, 1387 (Fed. Cir. 2018); e

xii. Um método específico para restringir a operação de software dentro de uma licença, Ancora Tech., Inc. v. HTC America, Inc., 908 F.3d 1343, 1345-46, 128 USPQ2d 1565, 1567 (Fed. Cir. 2018).


Exemplos indicados pelos tribunais podem não ser suficientes para mostrar uma melhora na funcionalidade do computador:


i. Gerando cardápios de restaurante com características funcionalmente reivindicadas, Ameranth, 842 F.3d às 1245, 120 USPQ2d às 1857;

ii. Acelerar um processo de análise de dados de log de auditoria quando a velocidade aumentada vem exclusivamente das capacidades de um computador de uso geral, FairWarning IP, LLC v. Iatric Sys., 839 F.3d 1089, 1095, 120 USPQ2d 1293, 1296 (Fed. Cir. 2016);

iii. Mera automação de processos manuais, como usar um computador genérico para processar uma solicitação de financiamento de compra, Credit Acceptance Corp. v. Westlake Services, 859 F.3d 1044, 1055, 123 USPQ2d 1100, 1108-09 (Fed. Cir. 2017) ou acelerar o processo de solicitação de empréstimo ao permitir que os tomadores evitem ir fisicamente ou ligar para cada credor para preencher uma solicitação de empréstimo, LendingTree, LLC v. Zillow, Inc., 656 Fed. App'x 991, 996-97 (Fed. Cir. 2016) (sem precedentes);

iv. Gravar, transmitir e arquivar imagens digitais usando tecnologia convencional ou genérica em um ambiente nascente, porém bem conhecido, sem qualquer afirmação de que a invenção reflita uma solução inventiva para qualquer problema apresentado pela combinação de uma câmera e um telefone celular, TLI Communications, 823 F.3d em 611-12, 118 USPQ2d em 1747;

v. Fixar um código de barras em um objeto de correspondência para identificar o remetente de forma mais confiável e acelerar o processamento do e-mail, sem quaisquer limitações que especifiquem os detalhes técnicos do código de barras ou como ele é gerado ou processado, Secured Mail Solutions, LLC v. Universal Wilde, Inc., 873 F.3d 905, 910-11, 124 USPQ2d 1502, 1505-06 (Fed. Cir. 2017);

vi. Instruções para exibir dois conjuntos de informações em um display de computador de maneira não interferente, sem quaisquer limitações que especifiquem como alcançar o resultado desejado, Interval Licensing LLC v. AOL, Inc., 896 F.3d 1335, 1344-45, 127 USPQ2d 1553, 1559-60 (Fed. Cir. 2018);

vii. Fornecer informações históricas de uso aos usuários enquanto eles inserem dados, a fim de melhorar a qualidade e a organização das informações adicionadas a um banco de dados, porque "uma melhoria nas informações armazenadas por um banco de dados não é equivalente a uma melhoria na funcionalidade do banco de dados", BSG Tech LLC v. Buyseasons, Inc., 899 F.3d 1281, 1287-88, 127 USPQ2d 1688, 1693-94 (Fed. Cir. 2018); e

viii. Organizar informações transacionais em uma interface gráfica de usuário de forma a auxiliar os traders a processar informações mais rapidamente, Trading Technologies v. IBG LLC, 921 F.3d 1084, 1093-94, 2019 USPQ2d 138290 (Fed. Cir. 2019).


II. MELHORIAS EM QUALQUER OUTRA TECNOLOGIA OU ÁREA TÉCNICA

Exemplos que os tribunais indicaram podem ser suficientes para mostrar uma melhoria na tecnologia existente incluem:

i. Método computadorizado específico de operar uma prensa de moldagem de borracha, por exemplo, uma modificação dos processos convencionais de moldagem por borracha para utilizar um termopar dentro do molde para monitorar constantemente a temperatura e, assim, reduzir problemas de sub-cura e super-cura comuns na arte, Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 187 e 191-92, 209 USPQ 1, 8 e 10 (1981);

ii. Novo telefone, servidor ou combinação deles, TLI Communications LLC v. AV Auto. LLC, 823 F.3d 607, 612, 118 USPQ2d 1744, 1747 (Fed. Cir. 2016);

iii. Um avanço no processo de download de conteúdo para streaming, Affinity Labs of Tex. v. DirecTV, LLC, 838 F.3d 1253, 1256, 120 USPQ2d 1201, 1202 (Fed. Cir. 2016);

iv. Método aprimorado e particular de compressão de dados digitais, DDR Holdings, LLC. v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245, 1259, 113 USPQ2d 1097, 1107 (Fed. Cir. 2014); Intellectual Ventures I v. Symantec Corp., 838 F.3d 1307, 1315, 120 USPQ2d 1353, 1358 (Fed. Cir. 2016);

v. Método particular de incorporação do rastreamento de vírus na Internet, Symantec Corp., 838 F.3d nas páginas 1321-22, 120 USPQ2d nas páginas 1362-63;

vi. Componentes ou métodos, como dispositivos ou técnicas de medição, que geram novos dados, Electric Power Group, LLC v. Alstom, S.A., 830 F.3d 1350, 1355, 119 USPQ2d 1739, 1742 (Fed. Cir. 2016);

vii. Configuração particular de sensores inerciais e um método particular de uso dos dados brutos dos sensores, Thales Visionix, Inc. v. Estados Unidos, 850 F.3d 1343, 1348-49, 121 USPQ2d 1898, 1902 (Fed. Cir. 2017);

viii. Uma interface gráfica específica e estruturada que melhora a precisão das transações dos traders ao exibir os preços de licitação e pedidos de uma maneira específica que impede a entrada de ordens a um preço alterado, Tecnologias de Negociação. Int'l, Inc. v. CQG, Inc., 675 Fed. App'x 1001 (Fed. Cir. 2017) (sem precedentes); e

ix. Processo aprimorado para preservação de hepatócitos para uso posterior, Rapid Litig. Mgmt. v. CellzDirect, Inc., 827 F.3d 1042, 1050, 119 USPQ2d 1370, 1375 (Fed. Cir. 2016).


Exemplos que os tribunais indicaram podem não ser suficientes para mostrar uma melhoria tecnológica incluem:

i. Um método de negócios comum sendo aplicado em um computador de uso geral, Alice Corp., 573 U.S. em 223, 110 USPQ2d em 1976; Versata Dev. Group, Inc. v. SAP Am., Inc., 793 F.3d 1306, 1334, 115 USPQ2d 1681, 1701 (Fed. Cir. 2015);

ii. Utilizando técnicas laboratoriais padrão bem conhecidas para detectar níveis de enzimas em amostras corporais, como sangue ou plasma, Cleveland Clinic Foundation v. True Health Diagnostics, LLC, 859 F.3d 1352, 1355, 1362, 123 USPQ2d 1081, 1082-83, 1088 (Fed. Cir. 2017);

iii. Coleta e análise de informações usando técnicas convencionais e exibição do resultado, TLI Communications, 823 F.3d nas páginas 612-13, 118 USPQ2d nas 1747-48;

iv. Entrega de conteúdo transmitido para um dispositivo eletrônico portátil, como um telefone celular, quando alegado em alto nível de generalidade, Affinity Labs of Tex. v. Amazon.com, 838 F.3d 1266, 1270, 120 USPQ2d 1210, 1213 (Fed. Cir. 2016); Affinity Labs do Texas v. DirecTV, LLC, 838 F.3d 1253, 1262, 120 USPQ2d 1201, 1207 (Fed. Cir. 2016);

v. Um método geral de triagem de e-mails em um computador genérico, Symantec, 838 F.3d nas páginas 1315-16, 120 USPQ2d nas páginas 1358-59;

vi. Um avanço no conteúdo informativo de um download para streaming, Affinity Labs of Tex. v. DirecTV, LLC, 838 F.3d 1253, 1263, 120 USPQ2d 1201, 1208 (Fed. Cir. 2016); e

vii. Selecionar um tipo de conteúdo (por exemplo, conteúdo de rádio FM) dentro de uma variedade de tipos de conteúdo de transmissão existentes, ou selecionar uma função genérica específica para hardware de computador executar (por exemplo, buffering de conteúdo) dentro de uma gama de funções convencionais, rotineiras e bem conhecidas realizadas pelo hardware, Affinity Labs of Tex. v. DirecTV, LLC, 838 F.3d 1253, 1264, 120 USPQ2d 1201, 1208 (Fed. Cir. 2016).


terça-feira, 13 de janeiro de 2026

A obrigatoriedade do caracterizado por na EPO T 0644/23

 

What Are The Requirements For Two-Part Claim Drafting Before the EPO?

Richardt Patentanwälte PartG mbB www.lexology.com 09/01/2026

Dr. Julius S. Cohen

Quão rigorosamente uma reivindicação em duas partes deve ser delimitada sobre a técnica anterior sob a EPC? Quais são os critérios para selecionar o estado da arte relevante?

Introdução

Na decisão T 0644/23 (29 de setembro de 2025), o Conselho de Apelação da EPO forneceu esclarecimento importante sobre uma questão processual recorrente em processos de oposição e recurso: se a divisão entre a parte preâmbulo e a parte caracterizante deve estar alinhada com o estado da técnica mais próximo utilizado na análise da etapa inventiva.

O caso surgiu em um contexto processual. Um oponente argumentou que um pedido auxiliar alterado não deveria ser admitido porque a estrutura bipartida da reivindicação supostamente não refletia o estado da técnica utilizado no processo. Em particular, afirmou-se que o preâmbulo deveria ser baseado no estado de arte mais próximo escolhido como ponto de partida para o ataque de passo inventivo. O Conselho rejeitou essa visão e confirmou dois princípios altamente relevantes para a prática europeia de patentes.


No caso da forma em duas partes da reivindicação, a distinção deve ser feita "ao estado da técnica" (Regra 43(1)(a) EPC). Isso não significa que a distinção deve ser feita do estado da técnica mais próxima em que a decisão se baseia. Na verdade, a distinção também pode ser feita para outro estado de arte adequado. (Razões, 3.1.4) O Conselho observa que a delimitação de uma reivindicação só é necessária se ela for "apropriada" (Regra 43(1) do CPE). No presente caso, entretanto, a redação da reivindicação teria que ser completamente reformulada se "e anexado" fosse colocado na parte de caracterização. No caso da forma em duas partes, a distinção deve ser feita "ao estado da arte" (Regra 43(1)(a) EPC). Isso não significa que a distinção deve ser feita do estado de arte mais próximo usado na decisão, mas também pode ser feita a partir de outro estado de arte apropriado (ver T 0980/95, Razões 5.5).Não é obrigatório que a parte caracterizante esteja “na posição certa”, desde que a reivindicação seja clara, delimitada em relação ao estado da técnica apropriado e tecnicamente compreensível.
Isso está alinhado com T 0980/95, citada pela Câmara. Portanto, não há erro jurídico se a parte caracterizante não “bate” exatamente com o D4, por exemplo.

Um exemplo clássico e didático de como a posição “errada” de uma característica pode gerar ambiguidade técnica é quando uma característica distintiva é colocada no termo geral, dando a entender que ela já pertence ao estado da técnica, quando na verdade é essencial para resolver o problema técnico.

Caso paradigmático: T 0612/02 A reivindicação estava em forma de duas partes. Uma característica tecnicamente relevante foi colocada no preâmbulo (termo geral). Essa característica não era divulgada pelo estado da técnica mais próximo. Ao colocar a característica no termo geral: a reivindicação sugeria falsamente que essa característica era conhecida; criava-se uma ambiguidade técnica: a característica era essencial para o efeito técnico, mas parecia já fazer parte do “conhecido”. A Board afirmou, em essência, que: a forma em duas partes não é apenas estilística; quando usada, não pode induzir o leitor técnico a erro; a posição da característica afeta a interpretação técnica do escopo. A reivindicação violava o Art. 84 EPC (clareza) porque: o leitor qualificado não conseguia identificar claramente quais características resolviam o problema, e quais eram efetivamente conhecidas.

Outro caso relevante: T 0454/89 Nesse caso: uma característica funcional foi colocada no preâmbulo; 
o efeito técnico só era alcançado em combinação com outras características da parte caracterizante. 
A Câmara entendeu que: a colocação no preâmbulo distorcia a análise de passo inventivo; criava uma ambiguidade causal entre característica ↔ efeito técnico.  Regra geral extraída da jurisprudência: A posição gera ambiguidade técnica quando: Uma característica não divulgada pelo estado da técnica mais próximo é colocada no termo geral; Isso sugere que ela é conhecida, quando não é; A característica é essencial para o efeito técnico; O leitor técnico não consegue identificar claramente: o problema técnico, a contribuição da invenção. Nesses casos, há violação do Art. 84 EPC e, às vezes, impacto também no Art. 56 EPC. 

Contraponto importante (ligando ao caso T 0644/23) No caso T 0644/23 a Câmara deixou claro que não houve ambiguidade, porque o termo (“fixado”) tinha significado técnico inequívoco, e não induzia o leitor a concluir que o estado da técnica divulgava uma tampa separada.  Ou seja: posição errada só é problema quando muda o entendimento técnico — não por formalismo.

O formulário de reivindicação em duas partes é obrigatório segundo o EPC?

Não. Primeiro, o Conselho lembrou que o EPC não impõe uma obrigação geral de usar o formato de reivindicação em duas partes. A Regra 43(1) do EPC exige um formulário em duas partes apenas quando é "apropriado" ("zweckdienlich"). O Conselho enfatizou que a estrutura em duas partes é um meio de apoiar clareza e eficiência processual, não um requisito formal que deve ser cumprido independentemente das consequências práticas. No caso em questão, o Conselho observou que forçar uma alocação diferente de características entre o preâmbulo e a parte caracterizante teria exigido uma reescrita substancial da reivindicação. Isso foi considerado nem necessário nem apropriado.

Uma reivindicação em duas partes deve ser delimitada sobre o estado da técnica mais próximo?

Não. A delimitação pode ser feita sobre qualquer documento de arte prévia relevante. Nos Motivos 3.1.3 e 3.1.4, o Conselho explicou que a Regra 43(1)(a) EPC exige que o preâmbulo contenha características "conhecidas do estado da técnica", mas não exige que essas características sejam derivadas especificamente do estado da técnica mais próxima usada na análise inventiva.

O Conselho confirmou que o EPC exige delimitação apenas "ao estado da técnica" — e, portanto, a delimitação pode ser feita sobre outro documento único adequado da técnica anterior, mesmo que esse documento não seja o estado da técnica mais próximo usado como ponto de partida decisivo para a etapa inventiva. O Conselho referiu-se explicitamente a jurisprudência anterior (T 980/95) que apoia essa interpretação.

Em outras palavras: uma reivindicação em duas partes não precisa ser delimitada sobre o estado da arte mais próximo registrado — a delimitação pode, em vez disso, ser baseada em outro documento único adequado da técnica anterior.

Qual é o Impacto Prático da T 0644/23 na Prática Europeia de Patentes?

A Decisão T 0644/23 oferece orientações valiosas para requerentes e titulares de patentes que enfrentam objeções processuais em processos de oposição ou recurso. Confirma que:

  • A redação de reivindicações em duas partes é necessária apenas quando for procedimentalmente útil.
  • Se for usada uma forma em duas partes, a delimitação pode ser baseada em qualquer divulgação única da técnica única adequada.
  • Não há necessidade de alinhar o preâmbulo com o estado da técnica mais próximo usado no raciocínio inventivo-step.

Na prática, isso oferece maior flexibilidade e segurança jurídica. Confirma que objeções baseadas unicamente em uma suposta incompatibilidade entre a estrutura de reivindicação em duas partes e o estado de arte mais próximo não são bem fundamentadas. As partes não são obrigadas a distorcer a redação de reivindicações ou a reescrever desnecessariamente apenas para espelhar o arcabouço de etapas inventivas adotado por um oponente ou uma divisão. Quando um documento de arte anterior diferente oferece uma base mais clara e estável para o preâmbulo, ele pode ser legitimamente utilizado, mesmo que não seja o estado da técnica mais próximo na análise substantiva.

segunda-feira, 12 de janeiro de 2026

O caso Amgen v. Sanofi e Regeneron na UPC

 UPC’s Court of Appeal Overturns First Instance Decision in Amgen v. Sanofi and Regeneron www.lexology.com 07/01/2026 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP - Hannah Whitmore, Jamie Barcombe and Dr. Antje Brambrink


Resumo da decisão Amgen v. Sanofi e Regeneron (UPC_CoA_528/2024 e 529/2024)

Em 25 de novembro de 2025, o Tribunal de Apelação da UPC fixou diretrizes relevantes sobre interpretação de reivindicações, matéria adicional, suficiência descritiva e passo inventivo, buscando uniformizar a prática das divisões de primeira instância.

1. Interpretação de reivindicações

  • Reivindicações dependentes podem auxiliar na interpretação da reivindicação principal apenas quando especificam melhor características já presentes nela; se apenas adicionam novas características, em regra não servem para interpretá-la.

  • Em reivindicações de uso médico, o uso é uma característica essencial e exige efeito terapêutico significativo, definido como melhora perceptível da condição do paciente. Qualquer efeito mínimo ou irrelevante não é suficiente.

2. Matéria adicional

  • O critério é o que a pessoa qualificada deriva direta e inequivocamente do pedido como um todo, à luz do conhecimento geral comum.

  • Não é necessário suporte literal, desde que o objeto seja claramente derivável do conjunto da divulgação.

  • A seleção entre alternativas não constitui matéria adicional se o pedido indicar claramente uma opção preferida.

  • A abordagem é alinhada à prática da OEP, evitando formalismo excessivo.

3. Suficiência descritiva

  • Avaliada com base na patente como um todo e no conhecimento do especialista na data relevante.

  • Exige-se que a invenção possa ser reproduzida sem esforço inventivo e sem ônus excessivo; basta uma forma de execução.

  • Para características funcionais, variantes igualmente adequadas e não previsíveis sem a invenção devem ser protegidas.

  • Tentativa e erro razoáveis são aceitáveis; o fato de algo ser trabalhoso não implica, por si só, insuficiência.

4. Passo inventivo

  • Adotada uma abordagem holística:

    1. definir o problema objetivo sob a ótica da pessoa qualificada;

    2. partir de um ponto de partida realista e perguntar se o especialista não apenas poderia, mas teria chegado à solução.

    3. O campo relevante é descrito como "o campo relevante para o problema objetivo a ser resolvido, bem como qualquer campo no qual o mesmo ou semelhante problema surja e do qual a pessoa habilidosa na arte do campo específico deve estar ciente." Isso parece oferecer alguma amplitude para selecionar pontos de partida para a avaliação do passo inventivo. No entanto, ainda resta saber como os conceitos de "como qualquer campo em que surge o mesmo ou semelhante problema" e onde a pessoa qualificada "deve ser esperada que esteja ciente" serão interpretados.

      O conceito de ponto de partida "realista" difere do "estado da arte mais próximo" da EPO. É descrito na decisão como qualquer ensino que "teria sido de interesse para uma pessoa habilidosa que, na data relevante, deseja resolver o problema objetivo." A Corte apresenta exemplos do que pode ser considerado um ponto de partida realista, incluindo a técnica anterior que:

      • já revela várias características semelhantes às relevantes para a invenção reivindicada; e/ou
      • aborda o mesmo ou um problema subjacente semelhante.

      A decisão também esclarece que as partes que atacam uma patente não devem se limitar a selecionar um único ponto de partida realista. Os titulares de patentes devem comprovar que a invenção reivindicada não teria sido óbvia a partir de cada ponto de partida realista. Embora a abordagem de solução de problemas da EPO descreva um documento de "técnica prévia mais próxima", é prática comum ver ataques realizados a partir de múltiplos pontos de partida potenciais durante processos de oposição, então isso pode não representar uma distinção significativa entre a prática da EPO e da UPC. No entanto, a flexibilidade na escolha do que é "razoável" pode oferecer opções adicionais em processos de revogação no UPC do que nos processos de oposição no EPO.

      Portanto, embora seja valioso ter confirmação de que isso é aceito na UPC, não parece divergir substancialmente da EPO. 

  • O ponto de partida realista pode vir de qualquer ensino relevante ao problema, não apenas do “estado da técnica mais próximo” (diferença terminológica em relação à OEP).

  • O problema objetivo não pode conter pistas da solução (evita retrospectiva).

  • A obviedade requer indicação/motivação e, em regra, expectativa razoável de sucesso, menor em campos técnicos pouco explorados.

  • Titulares devem demonstrar não-obviedade frente a cada ponto de partida realista alegado.

Conclusão
A decisão consolida parâmetros claros e próximos aos da OEP, promovendo maior consistência e previsibilidade nas decisões da UPC, especialmente quanto ao passo inventivo e à suficiência.

Ferramentas de IA no UKIPO, EPO e USPTO

 Use of AI tools at the UKIPO, EPO and USPTO

D Young & Co LLP www.lexology.com  07/01/2026

 Anton Baker


Ferramentas de inteligência artificial (IA) estão sendo cada vez mais exploradas por escritórios de patentes ao redor do mundo como meio de melhorar eficiência, consistência e qualidade de busca. Para requerentes de patentes e advogados, entender como essas ferramentas são usadas e, tão importante quanto, como não são usadas, é essencial. Este artigo analisa a posição atual no Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido (UKIPO), no Escritório Europeu de Patentes (EPO) e no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO). Os três escritórios enfatizam a importância contínua do julgamento humano, enfatizando que os examinadores de patentes, e de fato os requerentes, devem avaliar criticamente quaisquer resultados gerados por ferramentas assistidas por IA. Esta revisão apresenta exemplos de ferramentas atuais sendo desenvolvidas e utilizadas pelos escritórios.

UKIPO

SEARCH (ferramenta de busca de examinadores de patentes)

A plataforma interna de busca de patentes do UKIPO é chamada SEARCH. O SEARCH é descrito pelo UKIPO como utilizando "conceitos impulsionados por IA" para produzir resultados classificados por similaridade e, pela primeira vez, por relevância. A ferramenta tem como objetivo ajudar os examinadores a analisar e refinar as buscas à medida que elas avançam.

Conceitualmente, essa ferramenta atua para apoiar o examinador na identificação mais eficiente da técnica prévia, mas deixa a análise crítica detalhada dos documentos para o examinador. Assim, isso deve ajudar a liberar os examinadores de patentes para dedicarem mais tempo à análise substantiva.

Ferramenta de alocação de IA (alocação interna de casos/roteamento para examinadores)

A UKIPO também revelou que agora está utilizando uma "nova ferramenta de alocação de IA" em seus serviços digitais, que automaticamente aloca pedidos de patente para examinadores com a expertise técnica adequada. O UKIPO afirma que a ferramenta pode completar instantaneamente uma tarefa que antes levava 14 dias.

A alocação automatizada de casos é uma aplicação relativamente de baixo risco da IA dentro do UKIPO. A ferramenta atua para reduzir o ônus administrativo nos bastidores do tratamento dos pedidos de patente, ao mesmo tempo em que acelera o processamento. Assim como no SEARCH, a análise substantiva das aplicações permanece com o examinador.

Verifique se você pode registrar sua ferramenta de marcas comerciais (ferramenta de IA voltada para o público, marcas registradas)

No lado das marcas, a UKIPO oferece uma ferramenta pré-solicitação voltada para o público, projetada para ajudar os candidatos a identificar várias questões preliminares e verificar possíveis marcas conflitantes. A ferramenta utiliza IA em linguística computacional e visão computacional, incluindo busca de similaridade baseada em embedding, tanto de texto quanto de imagem marcada.

Embora essa ferramenta seja útil como um mecanismo inicial de triagem para identificar conflitos óbvios ou questões descritivas, atualmente sua análise permanece muito limitada e seu resultado não deve ser confundido com aconselhamento de autorização.

EPO

ANSERA (ferramenta de busca por examinadores de patentes)

A EPO descreve o ANSERA como sua ferramenta de busca altamente sofisticada, permitindo busca e análise rápida de conjuntos de documentos muito grandes, utilizando estratégias de busca baseadas em conceitos direcionadas pelo examinador.

Assim como no SEARCH no UKIPO, o ANSERA atua para apoiar o examinador na identificação mais eficiente da técnica anterior, mas deixa a análise crítica detalhada dos documentos para o examinador.

Plataforma interativa jurídica (LIP) (busca jurídica por IA generativa no MyEPO)

A EPO anunciou recentemente o lançamento da plataforma interativa legal (LIP) dentro dos serviços MyEPO, descrevendo-a como a primeira ferramenta baseada em IA generativa adicionada a essa suíte. A EPO explica que os usuários podem consultar em linguagem conversacional e receber respostas estruturadas com resumos e links, baseando-se em fontes selecionáveis como EPC, Diretrizes EPC, Diretrizes PCT-EPO e materiais dos Conselhos de Recurso.

Embora essa ferramenta tenha muito potencial, infelizmente em nossos testes identificamos inúmeros erros e alucinações em sua produção. Por isso, essa ferramenta é melhor vista atualmente como um auxílio à navegação, fornecendo sugestões úteis de possíveis referências jurídicas do que como um intérprete autoritativo do direito.

Redação de atas assistida por IA para procedimentos orais

A EPO também anunciou recentemente um projeto-piloto para a elaboração de atas dos procedimentos orais realizadas por videoconferência com o auxílio da IA. O aviso do Diário Oficial da EPO é explícito que a responsabilidade final pela precisão das atas permanece com a divisão competente, e que as gravações e transcrições usadas para apoiar a redação da ata devem ser excluídas assim que as atas forem emitidas.

Essa ferramenta ajuda a reduzir o ônus administrativo da divisão ao elaborar as atas, deixando a responsabilidade final firmemente para a divisão. Prevemos que essa ferramenta deve reduzir atrasos na produção dos minutos enquanto melhora a precisão.

Categorizador de texto CPC (previsão de símbolos CPC alimentada por IA)

A EPO fornece um auxílio de classificação alimentado por IA que sugere a codificação cooperativa de classificação de patentes (CPC) adequada para uma descrição técnica fornecida. A codificação CPC é útil para realizar buscas de patentes e identificar patentes e pedidos de patente potencialmente relevantes.

Embora possa ser uma ferramenta potencialmente útil, é preciso tomar muito cuidado para não inserir nenhum conteúdo confidencial ou não publicado nessa ferramenta, pois a EPO estabelece explicitamente que as informações inseridas na ferramenta não são mantidas confidenciais pela EPO e, portanto, correm o risco de serem tratadas como divulgação pública.

Patent Translate (tradução automática para documentos de patente)

O Patent Translate da EPO é um serviço de tradução automática desenvolvido com o Google e destinado especificamente ao uso com documentos de patente. A ferramenta fornece traduções de documentos de patente em 32 idiomas. Os examinadores da EPO regularmente se baseiam nessas traduções durante a acusação.

Desde sua introdução em 2012, o Patent Translate tornou-se uma ferramenta indispensável, com suas traduções frequentemente sendo suficientes durante a tramitação para permitir que o examinador e o requerente analisem o conteúdo técnico de um documento.

USPTO

SimSearch (ferramenta de busca por examinadores de patentes)

O SimSearch faz parte do ambiente de busca por examinadores do USPTO, a busca de patentes de ponta a ponta (PE2E). A ferramenta utiliza modelos de IA treinados para gerar uma lista de documentos de patente nacionais e estrangeiros semelhantes à solicitação em análise, com a capacidade de refinar a busca usando classificações CPC e trechos selecionados pelo examinador da solicitação.

De forma semelhante à abordagem adotada no UKIPO e na EPO, o SimSearch atua como uma ferramenta auxiliar para o examinador na identificação eficiente da técnica anterior, mas deixa a análise crítica detalhada dos documentos para o examinador.

ASAP (Programa piloto automatizado de busca por inteligência artificial)

Muito recentemente, em outubro de 2025, o USPTO lançou um piloto chamado ASAP! O piloto realiza uma busca automatizada em um pedido de patente antes da análise e emite um aviso automatizado de resultados de busca (ASRN). O USPTO observa que os candidatos não são obrigados a responder a um ASRN, mas podem optar por agir (por exemplo, protocolando uma emenda preliminar, adiando o exame ou abandonando a solicitação) à luz do artigo citado.

O quanto antes! é potencialmente a mais ambiciosa de todas as ferramentas listadas neste artigo. Embora não substitua uma revisão completa por um examinador, se o quanto antes! prova durante o piloto que funciona como prometido que poderia desempenhar uma função semelhante à ferramenta "verifique se você pode registrar sua marca" do UKIPO para ajudar a identificar problemas óbvios em estágio inicial.

Conclusão

Em todos os três escritórios, o padrão é consistente: a IA está sendo usada para identificar material potencialmente relevante mais rapidamente (classificação de similaridade/relevância), tornar a classificação mais acessível (sugestões CPC) e reduzir atritos linguísticos (tradução automática). No entanto, pelo menos por enquanto, os escritórios continuam a ancorar a responsabilidade com o examinador humano e, do lado do titular da patente, com o requerente ou seu representante. Isso está de acordo com nossa abordagem para qualquer possível uso de IA, que garantirá que nossos advogados mantenham a responsabilidade absoluta pela produção de qualquer ferramenta.

Divergência na análise de dados clínicos na EPO e UPC

 

T 1041/23, did the Opposition Division violate the right to be heard? www.lexology.com 08/01/2026 NLO EPO Case Law Team

Resumo – T 136/24 (EPO) e decisões UPC sobre o EP 2 493 466

As decisões recentes da EPO (T 136/24) e da UPC (Divisão Local de Munique) analisaram se o anúncio de um ensaio clínico de fase III (TROPIC) poderia retirar o passo inventivo de uma patente relacionada ao uso do cabazitaxel + prednisona no tratamento de câncer de próstata metastático resistente à castração (mCRPC).

Contexto comum

  • A patente EP 2 493 466 refere-se ao uso terapêutico do cabazitaxel, já conhecido, em pacientes com mCRPC previamente tratados com docetaxel.

  • O estado da técnica incluía:

    • Resultados limitados de fase I (tumores sólidos, poucos pacientes com câncer de próstata).

    • Um estudo de fase II em câncer de mama.

    • O anúncio do ensaio clínico de fase III TROPIC, sem dados de resultados à data de prioridade.

Ambas as instâncias consideraram o anúncio do ensaio TROPIC como o estado da técnica mais próximo.


Divergência central: expectativa razoável de sucesso

Posição da EPO – T 136/24

  • O Conselho de Apelação entendeu que, em estudos clínicos, “sucesso” significa atingir o objetivo primário, neste caso, aumento da sobrevida global.

  • Concluiu que não havia expectativa razoável de sucesso, porque:

    • Dados pré-clínicos e de fase I eram escassos, indiretos e não conclusivos.

    • Não existiam dados relevantes de fase II para câncer de próstata.

    • A simples existência de um ensaio de fase III não cria presunção automática de sucesso.

    • A elevada taxa de falha de ensaios de fase III, especialmente em oncologia, pesava negativamente.

  • Resultado: reconhecimento de passo inventivo e manutenção da patente.


Posição da UPC – Divisão Local de Munique

  • O LD de Munique formulou o problema técnico de forma mais ampla: fornecer uma opção terapêutica, incluindo tratamento paliativo, e não necessariamente aumento comprovado de sobrevida.

  • Considerou que havia expectativa razoável de sucesso, com base em:

    • O ensaio TROPIC estar aprovado, avançado e próximo da conclusão, sem interrupções.

    • A ausência de eventos negativos publicados durante quase todo o ensaio.

    • A prática comum em oncologia de iniciar fase III com dados limitados de fases anteriores.

    • Depoimentos de especialistas, que reforçaram a expectativa de êxito.

  • Resultado: revogação da patente por falta de passo inventivo.


Conclusão comparativa

  • A EPO adota um critério mais restritivo, exigindo expectativa razoável de alcançar o objetivo clínico principal.

  • A UPC adotou um critério mais flexível, valorizando o andamento avançado do ensaio clínico e uma noção mais ampla de “sucesso”.

  • As decisões demonstram uma divergência estrutural na avaliação do passo inventivo quando a técnica anterior envolve anúncios de ensaios clínicos.

  • O caso evidencia a dificuldade de prever a validade de patentes farmacêuticas depositadas antes da divulgação de resultados clínicos, podendo incentivar maior uso de provas periciais no futuro.