Os efeitos de uma decisão da Justiça Estadual sobre a nulidade de uma patente

Segundo o artigo 57 da LPI "A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal." Para a nulidade da patente, portanto, o querelado deve interpor a competente ação ordinária perante a Justiça Federal. O Art. 205 da LPI estabelece que "Poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente". Segundo Dannemann ao comentar sobre o artigo 205 da LPI: "Embora o presente artigo se refira, especificamente, à ação penal, cabe remeter aos termos mais abrangentes do artigo 56 parágrafo primeiro que permite a arguição da nulidade da patente em qualquer tempo, como matéria de defesa, inferindo-se daí que a regra se aplica igualmente às ações na esfera civil (somente no caso das patentes)".[1]

Segundo decisão de 2021 da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça um Tribunal estadual não pode anular registro de marca reconhecido pela Justiça Federal. No caso o Tribunal Regional Federal da 2ª Região reverteu a decisão do INPI e devolveu à Bristol Administração o registro da marca. Segundo o STJ reconhecido o registro de marca pela Justiça Federal, não cabe à Justiça Estadual concluir, ainda que de forma incidental, pela nulidade do mesmo. “O Tribunal de origem, ao reconhecer o caráter genérico — logo, não registrável — da marca em questão, acabou por desconsiderar o registro já restaurado e vigente, cuja nulidade a Justiça Estadual não é competente para reconhecer nem mesmo de forma incidental, apenas podendo ser declarada pela Justiça Federal” (STF RESp 1.826.832)[2]

Há que considerar também que o objeto de uma ação na esfera Estadual não busca averiguar os critérios de patenteabilidade da patente, mas a verificação de equivalência entre o objeto da patente e o produto comercializado acusado de contrafação. De qualquer forma, tal ação judicial ocorrida na Justiça Estadual de forma alguma pode vincular a decisão do INPI. Neste entendimento em cumprimento a decisão do TJ/PR (Recurso Especial nº 1132.449/PR) de autoria da ministra Nancy Andrighi: “A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos termos da Lei, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao Judiciário, deve ser empreendida em ação proposta perante a Justiça Federal com a participação do INPI na causa. Sem essa discussão, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito”. De acordo com esse entendimento, a nulidade da patente só poderia ser arguida como matéria de defesa na ação de violação de patente, caso o reu também ajuizasse uma ação própria, de nulidade dessa patente, perante a Justiça Federal.

[1] DANNEMANN, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, Comentários à Lei de Propriedade Industrial e Correlatos, Rio de Janeiro: Renopvar, 2001, p. 420

[2] https://www.conjur.com.br/2021-jun-07/stj-reconhece-exclusividade-nome-bristol-rede-hoteis