Notícias em Patentes : A construção da redação do artigo 32 na LPI

A proposta do governo para a LPI[1] , PL 824/91 (Artigo 34) previa que

”Para esclarecer, restringir ou desdobrar o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o término do exame técnico, desde que estas se limitem à matéria descrita anteriormente, para o qual se requer proteção”.

O deputado Roberto Campos apresentou emenda substitutiva uma vez que “Como consta do projeto, o artigo não fixa claramente possibilidade de emendar-se o pedido de patente para reivindicarem-se aspectos da invenção que, apesar de terem sido descritos ou revelados no pedido, por uma mera deficiência de redação não foram, originariamente reivindicados”.[2] A ABPI apresentou substitutivo ao PL 824/91 ao Congresso Nacional através do deputado Jorge Tadeu Mudalem, o qual também versava sobre matéria relacionada ao disposto no art. 32 da LPI, conforme o abaixo reproduzido[3]:

O depositante poderá alterar o pedido inicial, até o término do exame técnico, desde que essas alterações, compatíveis com a matéria anteriormente descrita, só se destinem a esclarecer, restringir ou desdobrar o pedido .

O Relator Ney Lopes argumentou que as emendas propostas pelos deputados Roberto Campos e Jorge Mudalen não devem ser aceitas porque “o direito à patente é assegurado á matéria reivindicada, que é limitada, e não a matéria revelada, que pode ser de amplitude indefinível”. Na proposta do Relator Ney Lopes (PL 824-A) o Artigo passou a ter a seguinte redação:

”Artigo 33 - Para esclarecer ou restringir ou dividir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o final do exame, desde que estas se limitem à matéria descrita anteriormente, para o qual se requer proteção”.

A nova redação particularmente considerou como inadmissível a liberalidade de se permitir modificações no quadro reivindicatório em período tão dilatado como propunha o Projeto de Lei original. Na versão final da LPI eliminou-se a referência aos pedidos divididos, o marco temporal foi restringido até o pedido de exame e o objeto de análise passou a ser a matéria revelada no pedido original:

“Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido”.

A redação final do artigo 32 da LPI portanto restringiu tal possibilidade de modificação voluntária por parte do depositante apenas até a data de requerimento de exame, ou seja, houve uma intenção do legislador em estabelecer uma data limite para tais modificações.

A redação final do artigo 32 da LPI é mais ampla do que o artigo 18 § 3^o do CPI 5772/71 que só admitia alterações para i) retificar erros de impressão ou datilográficos, ii) se imprescindível, para esclarecer, precisar ou restringir o pedido e somente até a data do pedido de exame; iii) no caso do art. 19, § 3.° (em cumprimento a exigência formulada pelo INPI). Pela Lei 5772/71 o requerente não poderia ampliar o número de reivindicações até a data de pedido de exame, situação possível pela LPI. No entanto, o artigo 19 § 3° da Lei 5772/71 previa que por ocasião do exame, serão formuladas as exigências julgadas necessárias, inclusive no que se refere à apresentação de novo relatório descritivo, reivindicações, desenhos e resumo, desde que dentro dos limites do que foi inicialmente requerido, o que tradicionalmente era interpretado por muitas Divisões Técnicas do INPI como permitindo a ampliação de quadro reivindicatório fundamentada no relatório descritivo. Este entendimento seguia a lei modelo da OMPI (WIPO Model Law for developing countries on inventions) de 1969 e 1979 permitia que emendas ao pedido de patente poderão ser feitas a qualquer tempo enquanto o pedido estiver pendente: “as reivindicações poderão ser emendadas de modo a tanto ampliar o escopo de proteção, ou, o que é mais comum, restringi-lo, desde que tais emendas tenham suporte na descrição contida no pedido de patente tal como depositado”.[4]

Outro artigo relevante para esta discussão é o Artigo 54 § 2º do PL 824/91 que previa que a proteção será limitada aos elementos caracterizantes contidos no pedido divulgado, desde que mantidos quando da expedição da patente. Alberto Goldman (PMDB/SP) propôs emenda estabelecendo que a proteção de que trata o referido artigo deveria ser limitada aos elementos inicialmente reivindicados. O deputado com a nova redação procurava evitar a limitação de que a proteção se situasse apenas nos elementos caracterizantes, mas ao contrário, deveria se situar na reivindicação como um todo. No entanto, tanto a emenda como o texto original vedavam a possibilidade “reivindicarem-se aspectos da invenção que, apesar de terem sido descritos ou revelados no pedido, por uma mera deficiência de redação não foram, originariamente reivindicados”. O relator Ney Lopes (PFL/RN) em seu substitutivo não acolheu a emenda: “Ressaltamos, porém, que, em função da existência do certificado de adição de patente, o objeto da mesma poderá ser alterado, o que se contrapõe à presente emenda”, ou seja, para o relator a possibilidade de emendas no quadro reivindicatório pode ser aceita em pedido de certificado de adição mas não em emendas no quadro reivindicatório do pedido divulgado.