Meios genéricos no USPTO

 

Federal Circuit Finds ‘Configured to’ Means ‘Capable of’ in Patent Obviousness Appeal www.lexology.com 20/01/2026

https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-1611.OPINION.1-14-2026_2632686.pdf

A Corte de Apelações do Circuito Federal dos EUA (Federal Circuit) reafirmou recentemente que, na ausência de indicação contrária na descrição da patente, as expressões “configured to” e “configured for” devem ser interpretadas como significando apenas “capaz de” executar a função reivindicada, e não como “especificamente projetado para” tal finalidade.

Em 14 de janeiro de 2026, o Circuito Federal emitiu sua decisão no caso In re Blue Buffalo Enterprises, Inc., No. 2024-1611 (Fed. Cir. 14 de janeiro de 2026), confirmando (uphold) uma decisão do Conselho de Julgamento e Apelação de Patentes dos EUA (PTAB) que manteve a rejeição de um examinador de certas reivindicações do Pedido de Patente dos EUA nº 17/136.152 (o pedido '152) como evidente sob 35 USC § 103. 

No caso In re Blue Buffalo Enterprises, Inc. (decisão de 14 de janeiro de 2026, não precedencial), a Corte confirmou decisão do PTAB que manteve a rejeição de reivindicações por obviedade (35 USC §103). A invenção tratava de um produto alimentício úmido para animais, acondicionado em uma embalagem com paredes deformáveis e uma ferramenta integrada no fundo, capaz de quebrar ou amaciar o alimento.

A requerente alegou que o PTAB errou ao interpretar as expressões funcionais das reivindicações, defendendo que elas exigiriam que os elementos fossem intencionalmente ou especificamente projetados para desempenhar as funções descritas. A Corte rejeitou esse argumento, esclarecendo que precedentes citados pela requerente envolviam linguagem diferente ou contexto específico que justificava uma interpretação mais restrita — o que não ocorria nesse caso.

Como a descrição da patente não limitava o sentido de “configured to/for”, prevaleceu o significado comum: basta que o elemento seja capaz de realizar a função. Diante disso, e como a obviedade não foi contestada sob essa interpretação, a rejeição das reivindicações foi mantida.

Implicações práticas

Embora não precedencial, a decisão reforça a postura do Federal Circuit de não importar intenções, finalidades de projeto ou limitações de design para reivindicações de produto baseadas apenas em linguagem funcional.

Para mitigar riscos, recomenda-se:

complementar reivindicações funcionais com descrições estruturais específicas;

incluir reivindicações dependentes, reivindicações independentes alternativas e reivindicações de método.

Assim, é possível preservar a flexibilidade das expressões “configured to”, sem aumentar excessivamente o risco de uma interpretação ampla que leve à invalidação por obviedade.

À luz do que foi decidido tanto pelo BoA europeu (EPC/COMVIK) quanto pelo Federal Circuit dos EUA, os meios descritos são considerados genéricos.

Em termos jurídicos:

Quando a reivindicação fala em

“instância de subprocesso”, “fila”, “modo inteligente”, “configurado para”

sem definir estrutura técnica concreta,

isso é entendido como software executado em computador genérico.

Expressões como “configured to / configured for” significam apenas “capaz de”, e não:

especificamente projetado,

tecnicamente adaptado,

ou estruturalmente distinto.

A ausência de:

arquitetura específica,

interação com hardware especializado,

efeito técnico verificável além do processamento de dados,

leva os tribunais a concluir que os meios não vão além de recursos computacionais comuns (CPU, memória, filas lógicas, módulos de software).

Atividade Inventiva na UPC segundo Sylvain Dubois

 

JUB : clés d’analyse de l’activité inventive www.lexology.com 16/01/2026 Sylvain Dubois

Neste artigo, Sylvain Dubois repassa duas decisões proferidas em 25 de novembro de 2025 pelo Tribunal de Apelação da UPC – Meril v Edwards (UPC_CoA_464/2024) e Amgen v Sanofi/Regeneron (UPC_CoA_528/2024/529/2024). Essas decisões esclarecem a abordagem agora adotada pelas autoridades da UPC para avaliar a criatividade. Eles confirmam a adoção de uma avaliação "geral", já perceptível em algumas decisões anteriores, e agora formalizada como padrão de análise.

A abordagem UPC: uma abordagem em três etapas

O Tribunal de Apelação afirmou que uma solução alegada é óbvia se, na data relevante, a pessoa qualificada, partindo de um ponto de partida realista no estado da arte no campo relevante da tecnologia e desejando resolver o problema objetivo, tivesse chegado (e não só: poderia ter chegado) à solução reivindicada.

Para aplicar essa abordagem à avaliação do passo inventivo, conhecida como abordagem UPC, o Tribunal de Apelação estabelece um processo em três etapas que consiste em:

1) determinar o problema objetivo,

2) identificar o(s) ponto(s) de partida realista(s) do estado da técnica,

(3) a partir de cada ponto de partida, avaliar se a pessoa habilidosa na arte teria chegado à solução alegada.

1 – Definição do problema objetivo

O primeiro passo é determinar o problema objetivo sob a perspectiva da pessoa especializada na área, levando em conta seu conhecimento geral na data relevante da patente. Nessa perspectiva, é necessário identificar o que a reivindicação realmente acrescenta ao estado da arte, não examinando características individuais isoladamente, mas analisando a reivindicação como um todo, à luz dos ensinamentos da descrição e dos desenhos, e mantendo o conceito inventivo subjacente da invenção.

Assim, em contraste com a abordagem de "solução de problemas" da OEP, que foca na determinação do problema de objeção com base no efeito técnico associado às características distintivas da reivindicação em consideração, a abordagem UPC baseia-se na avaliação da invenção como um todo para identificar a contribuição real que ela traz ao estado da técnica. Ao considerar a invenção como um todo, o UPC estabelece as bases para uma abordagem abrangente e pragmática na avaliação do passo inventivo.

No entanto, tanto a UPC quanto a OEP concordam com o princípio fundamental de que o problema objetivo não deve introduzir "indicadores" para a solução alegada, a fim de impedir qualquer avaliação ex post facto.

2 – Identificação do(s) ponto(s) de partida realista(s)

O segundo passo é identificar um ou mais pontos de partida realistas na técnica anterior do campo relevante da tecnologia, ou seja, o campo relevante da tecnologia para resolver o problema objetivo ou qualquer outro campo relacionado no qual surja um problema semelhante e do qual a pessoa qualificada razoavelmente tenha conhecimento.

Dessas lições, documentos que representam pontos de partida realistas, ou seja, aqueles que teriam sido de real interesse para a pessoa habilidosa na arte que busca resolver o problema objetivo, normalmente porque revelam características semelhantes ou tratam do mesmo problema subjacente.

O Tribunal de Apelação enfatizou que podem existir vários pontos de partida realistas e que a solução alegada deve ser avaliada como inventiva com base em cada um deles.

Essa segunda etapa ilustra a lógica geral e pragmática da análise UPC, reconhecendo que a pessoa qualificada poderia razoavelmente confiar em diferentes ensinamentos relevantes anteriores para resolver o mesmo problema técnico. Essa flexibilidade contrasta com a abordagem tradicional da EPO, que se baseia em uma metodologia estruturada em torno de um único documento de arte prévia "mais próximo".

3 – Avaliação da etapa inventiva

O terceiro passo é avaliar a etapa inventiva da solução alegada com base no fato de que é óbvio quando, no momento relevante, a pessoa qualificada, partindo de um ponto de partida realista na técnica anterior e buscando resolver o problema objetivo, teria chegado (e não apenas poderia ter chegado) a essa solução.

O Tribunal de Apelação enfatizou que a pessoa habilidosa na arte não possui habilidades inventivas especiais ou imaginação criativa e precisa de uma motivação ou um "ponteiro" que, a partir de um ponto de partida realista, a guie para o próximo passo que leva à solução alegada. O critério de obviedade, portanto, baseia-se na conduta prospectiva da pessoa habilidosa na arte, e não no que ela poderia ter feito com o benefício da retrospectiva dos elementos da invenção.

O Tribunal acrescentou que a solução alegada também é óbvia se a pessoa qualificada teria dado esse "próximo passo" com uma expectativa razoável de encontrar uma solução prevista para seu problema técnico. Isso pode ocorrer normalmente quando os resultados dessa etapa são claramente previsíveis ou estão sujeitos a uma expectativa razoável de sucesso baseada em uma avaliação científica dos fatos conhecidos antes do início do projeto de desenvolvimento. Nesse contexto, o ônus da prova de que os resultados eram claramente previsíveis ou que o sucesso poderia razoavelmente ser esperado recai sobre a parte que argumenta a falta de passo inventivo.

O Tribunal reconhece ainda que a inventividade pode surgir não apenas de uma melhoria técnica mensurável, mas também de uma alternativa não óbvia às soluções conhecidas.

Conclusão e perspectiva

A abordagem UPC, portanto, enfatiza uma visão mais holística da invenção, da técnica anterior e de seus ensinamentos relevantes, exigindo que a invenção seja inventiva a partir de todos os pontos de partida realistas identificados. Embora essa abordagem seja recente, ainda inclui áreas de incerteza: o conceito de "ponto de partida realista" e a definição de "próximo passo" ou "ponteiro" permanecem amplamente contextuais e dependentes da interpretação judicial, o que pode levar a variações na avaliação entre painéis de juízes e a certo risco de inconsistência.

A questão do que constitui uma "expectativa razoável de sucesso" também está aberta a interpretação. É de se esperar que esses conceitos sejam esclarecidos no decorrer de decisões futuras.

Além disso, a coexistência das abordagens UPC e EPO no mesmo território geográfico pode reforçar essa incerteza jurídica. Embora essas abordagens possam, em muitos casos, levar a resultados semelhantes, as divergências continuam sendo possíveis. Essa dualidade de padrões jurídicos pode criar complexidade adicional para profissionais e terceiros, que precisam antecipar e navegar entre dois arcabouços para analisar a inventividade.

Patentes de IA na China

 China vs. U.S. on AI Patent Eligibility: CNIPA “Technical Solution” rulings Compared to Recentive Analytics v. Fox Corp Under § 101 www.lexology.com 21/01/2026 Dongyan (Dawn) YU

No cenário em rápida evolução da Inteligência Artificial, definir a demarcação entre "algoritmos matemáticos" e "soluções técnicas patenteáveis" tornou-se uma pedra angular da estratégia global de PI. Ao comparar decisões recentes de invalidação da Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China, especificamente os Casos nº 586065, 584244 e 588362, com a decisão do Circuito Federal dos EUA em Recentive Analytics v. Fox Corp., podemos discernir nuances jurisdicionais críticas na forma como a validade das patentes de IA é julgada.

I. Elegibilidade para o Assunto: O Requisito de "Associação Técnica Específica"

Segundo a revisão de 2023 das Diretrizes de Exame de Patentes Chinesas, a elegibilidade das aplicações relacionadas a algoritmos depende de a melhoria algorítmica manter uma "associação técnica específica" com o desempenho interno do sistema computacional.

1. Otimização algorítmica do desempenho interno do sistema. Em um caso notável de reavaliação envolvendo otimização de redes neurais, o candidato propôs um método para transformar múltiplas operações matriciais individuais em operações de matriz batch para utilizar melhores bibliotecas de computação paralela subjacentes (por exemplo, CUDA, MKL). O Painel de Reexame entendeu que isso abordou o problema técnico da sobrecarga excessiva de chamadas de sistema e a eficiência aprimorada da execução de hardware, constituindo assim uma "solução técnica" sob o Artigo 2.2 da Lei de Patentes.

2. Mapeamento de Saídas Algorítmicas para Parâmetros de Controle Físico (Decisão nº 586065) Em um caso envolvendo parâmetros de posicionamento do chip, as reivindicações utilizaram um modelo de IA para calcular um "grau de desvio da bandeja", que ditava diretamente os movimentos físicos de um mecanismo de rotação. O Painel constatou que, ao converter resultados de reconhecimento abstrato em parâmetros específicos de controle industrial, a solução adquiria um caráter técnico, garantindo assim sua elegibilidade.

II. Passo Inventivo: Ajuste Fino do Modelo vs. Implementação Funcional Genérica

Uma vez ultrapassado o limite de "elegibilidade", a sobrevivência de uma patente de IA depende se sua lógica oferece uma contribuição não óbvia em relação à técnica anterior.

1. O Valor Independente do Ajuste Fino do Modelo (Decisão nº 584244 – Mantida). Esse caso envolvia um método para gerar imagens dinâmicas a partir de áudio. O Painel observou que, embora a geração de imagens a partir de áudio fosse conhecida, essa patente utilizava uma "rede generativa treinada" e "imagens de referência" para criar uma "rede generativa alvo". Esse ajuste fino direcionado resolveu o problema de engenharia de reduzir o custo de gerar imagens de alta precisão e específicas para o sujeito, e assim se mostrou um passo inventivo.

2. O Risco de Módulos Algorítmicos "Black Box" (Decisão nº 588362 – Invalidada). Em contraste, uma patente para um "Dispositivo de Indução do Sono" foi declarada inválida.

A Lógica da Invalidação: O Painel determinou que, dada a capacidade conhecida da IA de processar sinais fisiológicos, simplesmente introduzir uma rede neural para "mineração de dados" e "correção de parâmetros" dentro de um framework tradicional de monitoramento constitui uma escolha técnica rotineira.

Dica de prática: Se um algoritmo de IA for apresentado apenas como uma ferramenta genérica para melhorar a precisão sem revelar melhorias arquitetônicas específicas ou estratégias de adaptação direcionadas, o passo inventivo é altamente vulnerável a ser caracterizado como uma "simples agregação" de conhecimento comum.

III. Perspectiva dos EUA: a Doutrina da "Ideia Abstrata" Sob o § 101

Ao contrário do foco da China em engenharia em resolver um problema técnico específico, a jurisprudência de patentes dos EUA foca em saber se o algoritmo reivindicado é uma "ideia abstrata" e, em caso afirmativo, se as reivindicações incluem um "conceito inventivo".

1. Limites de campo de uso não são suficientes para superar a barra de elegibilidade. No caso Recentive Analytics, o Federal Circuit decidiu que simplesmente aplicar métodos de aprendizado de máquina estabelecidos a um novo ambiente de dados (por exemplo, otimização de agendamento), sem melhorar o próprio modelo de aprendizado de máquina, não é elegível para patente. O tribunal argumentou que o treinamento iterativo e o ajuste dinâmico são características inerentes ao aprendizado de máquina e, portanto, não podem ser tratados como uma característica inventiva significativa.

2. Como os tribunais dos EUA definem "melhoria funcional". Os tribunais americanos frequentemente consideram melhorias, como maior precisão na previsão ou maior eficiência, como ainda abstratas se não representarem uma melhoria na própria funcionalidade do computador. Isso diverge fortemente do raciocínio da CNIPA na Decisão nº 584244, onde "reduzir o custo de geração por meio de ajustes finos direcionados" foi creditado como uma contribuição para a inventividade.

IV. Recomendações Estratégicas para Portfólios de Patentes de IA

Com base nesses precedentes transfronteiriços, os profissionais devem adotar as seguintes estratégias:

1)Evite descrições de "IA Genérica": Como demonstrado na Decisão nº 588362, os profissionais devem evitar descrever módulos de IA como "caixas-pretas" para análise genérica. É essencial detalhar como a lógica algorítmica é otimizada para um cenário específico (por exemplo, staging de sono ou ajuste fino de imagem).

2)Fortalecer a descrição integrada dos algoritmos e dos componentes técnicos subjacentes. Ao elaborar, explique em detalhes como o algoritmo é adaptado a bibliotecas de software ou arquiteturas de hardware subjacentes específicas, e articule claramente como essa adaptação melhora o desempenho interno do sistema (por exemplo, sobrecarga de memória, eficiência computacional).

3)Destaque a inventividade na fase de treinamento/ajuste fino. Como mostrado na Decisão nº 584244, posicionar as reivindicações na etapa de "ajuste fino do modelo" e divulgar rotulagem específica de cada estágio, dados de referência ou lógica de iteração pode ser um ponto de entrada decisivo para provar inventividade.

Tendências da UPC em 2026

 UPC Court of Appeal - Two landmark decisions: What 5 things do you need to know? www.lexology.com 21/01/2026  Juliet Hibbert

No final de 2025, a Corte de Apelação do Tribunal Unificado de Patentes (UPC) proferiu duas decisões fundamentais que passam a orientar de forma vinculante a estratégia de litigância em patentes na Europa. Esses julgados tratam de temas centrais como atividade inventiva, interpretação de reivindicações, suficiência descritiva, medidas injuntivas, matéria adicionada e questões processuais.

Atividade inventiva: elevação do padrão para invalidação

A Corte estabeleceu um novo marco analítico para a atividade inventiva, aplicável a todos os setores tecnológicos. Reconheceu que existem diferentes métodos de análise (como o problem-solution approach do EPO), mas afirmou que, quando corretamente aplicados, devem levar às mesmas conclusões.

A análise deve ser feita exclusivamente sob a perspectiva do técnico no assunto na data de prioridade, avaliando se ele teria (e não apenas poderia) chegado à solução reivindicada com expectativa razoável de sucesso.

No caso Amgen v. Sanofi, a Corte deixou claro que o ônus da prova dessa expectativa razoável de sucesso recai sobre quem alega a invalidade, elevando significativamente a dificuldade de ataques à validade. Incertezas no estado da técnica, teorias concorrentes ou sugestões condicionais enfraquecem tais ataques.

Interpretação de reivindicações e suficiência descritiva

Ainda em Amgen v. Sanofi, a Corte decidiu que reivindicações de uso médico pressupõem eficácia terapêutica, entendida como uma melhoria perceptível e clinicamente relevante. Esse entendimento pode influenciar a interpretação de reivindicações funcionais em outros setores, exigindo efeito técnico significativo, e não meramente detectável.

Quanto à suficiência descritiva, a Corte confirmou que não é necessário descrever todas as possíveis variantes, desde que o técnico consiga obter realizações adequadas com experimentação razoável, mesmo em reivindicações funcionais.

Limitação de injunções e proporcionalidade

No caso Meril v. Edwards, a Corte reconheceu uma exceção baseada no acesso do paciente à concessão de injunções para dispositivos médicos que salvam vidas. Embora a regra geral continue sendo a concessão de injunção em caso de infração, a proporcionalidade pode justificar exceções quando a saúde de terceiros estiver em jogo. A injunção foi modulada para permitir o uso do dispositivo quando ele fosse a única opção terapêutica disponível ao paciente.

Essa exceção é restrita, mas abre espaço para argumentos relevantes nos setores farmacêutico e de dispositivos médicos.

Matéria adicionada

As decisões reafirmaram o critério de que não é necessário suporte literal na descrição original. Basta que o conteúdo alterado seja “claramente e inequivocamente derivável” da divulgação inicial, à luz do conhecimento geral do técnico na data do depósito. No entanto, a Corte analisará com rigor combinações de características para evitar seleções arbitrárias.

Questões processuais relevantes

Em Meril v. Edwards, a Corte esclareceu o conceito de “mesmas partes” para fins de competência (Art. 33(4) UPCA): exige identidade jurídica ou equivalência tal que produza efeito de coisa julgada. Entidades distintas de um mesmo grupo empresarial, em regra, não são consideradas as mesmas partes.

Quanto a emendas às patentes, a Corte admitiu certa flexibilidade, desde que justificadas e sem prejuízo indevido à parte contrária.

Implicações estratégicas

A invalidação de patentes no UPC tornou-se mais difícil do que em outros foros, como o EPO.

O UPC está construindo uma jurisprudência europeia unificada e tecnicamente neutra.

Injunções continuam a ser a regra, mas podem ser limitadas quando a saúde do paciente estiver em risco.

Questões processuais (competência, identidade das partes, timing de emendas) podem ser decisivas.

Conclusão

Essas decisões, com claro caráter precedencial, consolidam a Corte de Apelação do UPC como um ator central e sofisticado no direito de patentes europeu. Para gestores de PI e departamentos jurídicos, acompanhar esses entendimentos é essencial para gestão de portfólio, avaliação de riscos e definição de estratégias de litígio na Europa.

Por fim, a Corte reforçou que, para evitar viés retrospectivo (hindsight), o problema técnico objetivo não pode conter indícios da solução reivindicada. Uma solução só é óbvia se o técnico, partindo do estado da técnica e buscando resolver o problema, teria efetivamente chegado à solução, e não apenas poderia.

Automação de documentos EPO T1851/22

 

Shipping documentation: non-technical

BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB www.lexology.com 21/01/2026Maggie Huang

Resumo da decisão T 1851/22 (12.12.2025 – TBA 3.5.01)

A decisão trata de um pedido de patente europeu relativo a um método informatizado para geração automática de documentação de envio, no qual avisos do sistema são suspensos, configurações padrão são aplicadas e um subprocesso “inteligente” tenta resolver autonomamente problemas antes de gerar a documentação.

O Conselho de Apelação (BoA) concluiu que o objeto reivindicado não é técnico e, portanto, não é patenteável, por falta de atividade inventiva (Art. 56 EPC), à luz da exclusão de programas de computador “como tais” (Art. 52(2)(c) e (3) EPC).

A invenção descreve um método informatizado para gerar automaticamente documentação de envio em um sistema de gerenciamento de embarque, usando um modo “inteligente” de processamento.

Nesse método, o usuário ativa o modo inteligente e seleciona os pedidos a serem processados. O sistema então suprime temporariamente os avisos usuais, aplica configurações padrão sem intervenção do usuário e cria um subprocesso automático para gerar a documentação de envio.

Durante a execução, esse subprocesso verifica autonomamente a existência de problemas críticos (por exemplo, avisos suspensos relevantes ou parâmetros de configuração ausentes ou incompatíveis).

Se um problema crítico for detectado, o sistema inicia automaticamente um procedimento de mitigação para tentar resolvê-lo.

Se não houver problema ou se ele for resolvido com sucesso, o sistema gera a documentação de envio e atualiza o estado do subprocesso indicando progresso ou conclusão.

Se o problema não puder ser resolvido, o sistema interrompe o processamento e atualiza o subprocesso para um estado de falha.

Em síntese, a invenção propõe um fluxo automatizado que reduz a interação do usuário na geração de documentos de envio, delegando ao sistema a detecção e a tentativa de resolução de problemas antes da emissão da documentação.

Pontos centrais da decisão

• Geração de documentação = dados sem efeito técnico
  A reivindicação descreve apenas a geração de um conjunto de dados (documentação de envio), sem produção de um objeto físico, sem exibição técnica específica e sem uso técnico posterior. Isso, por si só, não tem significado técnico.

• Execução de software em computador genérico
  Etapas como preencher uma fila, instanciar um subprocesso e executá-lo foram interpretadas como carregamento e execução de um módulo de software em hardware genérico, o que não confere tecnicalidade.

• Conteúdo administrativo disfarçado de técnica
  Avisos, fatores de configuração, critérios para “questões críticas” e suas soluções foram considerados requisitos administrativos ou de negócio, não técnicos, enquadráveis na abordagem COMVIK como requisitos dados ao técnico para implementação.

• Algoritmos ≠ tecnicalidade
  O fato de as etapas terem sido concebidas por um programador (e não por um “empresário”) não basta para torná-las técnicas. Programas de computador só contribuem para atividade inventiva quando resolvem um problema técnico com efeito técnico, ligado à máquina, dispositivo ou processo técnico subjacente.

• Mitigação de falhas não é técnica aqui
  A alegação de que a invenção resolve o problema de “reduzir falhas em um processo automatizado” foi rejeitada: a suposta redução decorre de medidas administrativas automatizadas, e a simples automação em computador genérico não cria tecnicalidade.

• Escolhas óbvias
  Mesmo se algum aspecto fosse considerado técnico, a escolha do momento de iniciar a mitigação (após detectar o problema e antes de gerar a documentação) foi vista como auto-evidente, incapaz de sustentar passo inventivo.

Conclusão

O BoA concluiu que a reivindicação 1 não envolve etapa inventiva (Art. 56 EPC). A decisão reforça que automatizar fluxos administrativos, ainda que com lógica “inteligente”, não é suficiente para caracterizar invenção técnica sem um efeito técnico concreto além do software em si.

Motivação de combinar documentos no USPTO

 

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/23-1636/23-1636-2024-12-16.html

https://www.ptablaw.com/2025/02/05/unclear-analysis-at-the-ptab-leads-to-confusion-at-the-federal-circuit/

Unclear Analysis at the PTAB Leads to Confusion at the Federal Circuit, Michael Saunders 

A decisão recente do Circuito Federal no caso Palo Alto Networks, Inc. v. Centripetal Networks, LLC, No. 2023-1636, 2024 WL 5114204 (Fed. Cir. 16 de dezembro de 2024) diz respeito a uma determinação de evidência baseada em uma motivação para a combinação. Abaixo está uma discussão sobre o caso e um ponto chave para profissionais e inovadores de patentes.

Perante o Conselho de Julgamento e Apelação de Patentes ("PTAB") em uma Revisão Inter Partes, o Requerente, Palo Alto Networks, Inc., afirmou que a patente em questão é inválida por ser evidente em relação à técnica anterior, argumentando que alguém experiente na área na época teria motivação para combinar duas referências da técnica anterior. Palo Alto Networks, Inc. v. Centripetal Networks, LLC, nº IPR2021-01150, 19-20 (P.T.A.B. 16 de fevereiro de 2023). Especificamente, uma referência revelou todas as limitações da patente em questão, exceto uma, e uma segunda referência revelou a limitação ausente. Id. O peticionário instou o PTAB a encontrar uma motivação para combinar as duas referências, pois sua combinação reflete uma "aplicação de técnicas conhecidas [] para melhorar dispositivos semelhantes [] e fornecer resultados previsíveis da mesma forma." Id. na página 24 (citação interna omitida).

O PTAB decidiu a favor do Proprietário da Patente, entendendo que o Requerente não apresentou uma "ponte necessária que demonstrasse que alguém com habilidade comum na área teria apreciado" que as duas referências do estado da técnica pudessem ser combinadas para obter os aspectos inventivos da patente em questão. Id. na página 26. O peticionário então recorreu da decisão final por escrito do PTAB ao Circuito Federal.

Em recurso, o Tribunal Federal anulou e devolveu o caso porque o PTAB não explicou adequadamente por que uma pessoa com habilidade comum na área não teria motivação para combinar as duas referências da técnica anterior. Palo Alto Networks, Inc. v. Centripetal Networks, LLC, nº 2023-1636, 2 (Fed. Cir. 16 de dezembro de 2024). Em particular, o Circuito Federal não pôde "discernir com qualquer confiança o que o Conselho quis dizer" por "ponte necessária". Id. aos 11. "Se o Conselho quis dizer que não encontrou motivação para combinar — e não sabemos se encontrou — certamente não explicou por que uma pessoa de habilidade comum na arte não teria sido motivada a [combinar as duas referências da técnica anterior]." Id.

Resumo do caso (Federal Circuit, 16/12/2024)

O caso envolve um inter partes review (IPR) no qual a Palo Alto Networks (PAN) contestou a validade das reivindicações 1–18 da patente norte-americana nº 10.530.903, pertencente à Centripetal Networks, que trata de correlação de pacotes em redes de comunicação para identificar a origem real de tráfego potencialmente malicioso (por exemplo, quando há proxy, NAT ou outra forma de obfuscação).

No IPR, a PAN sustentou que as reivindicações seriam óbvias à luz da combinação de três documentos do estado da técnica, sendo relevantes aqui principalmente:

• Paxton, que ensina correlacionar pacotes antes e depois de atravessarem dispositivos que alteram endereços (como NAT), permitindo identificar a verdadeira origem do tráfego; e

• Sutton, que ensina notificar administradores de rede quando atividade maliciosa é detectada (por exemplo, acesso a “darknets”).

A limitação central em disputa foi a de “transmitir uma indicação do primeiro host, de forma responsiva à correlação”. A PAN argumentou que um técnico no assunto teria motivação para combinar Paxton e Sutton, de modo que, após a correlação dos pacotes (Paxton), o sistema notificaria o administrador sobre o host identificado como origem de atividade maliciosa (Sutton), melhorando a segurança da rede.

O PTAB rejeitou o pedido, entendendo que a PAN não demonstrou adequadamente que a combinação ensinaria essa etapa “responsiva à correlação”, afirmando faltar uma “ponte necessária” entre a correlação de Paxton e a notificação de Sutton.

Ao julgar o recurso, o Federal Circuit não decidiu o mérito da obviedade, mas concluiu que o PTAB errou na fundamentação. Segundo o Tribunal:

• O PTAB não deixou claro se reconheceu ou não uma motivação para combinar as referências, nem explicou adequadamente o que quis dizer com a falta da “ponte necessária”.

• O PTAB analisou Paxton e Sutton de forma isolada, quando a análise correta de obviedade exige avaliar as referências em combinação, como proposto no pedido.

• Faltou uma explicação suficiente que permitisse o controle recursal efetivo sobre a conclusão do PTAB.

Resultado: o Federal Circuit anulou (vacated) a decisão do PTAB e remeteu o caso (remanded) para nova análise, determinando que o Board esclareça e fundamente adequadamente se um técnico no assunto teria motivação para combinar Paxton e Sutton de modo a atender à limitação disputada

Honeywell International Inc. v. 3G Licensing, (Fed. Cir. 2025): a motivação do técnico no assunto e não do inventor

 Honeywell International Inc. v. 3G Licensing, S.A., 124 F.4th 1345 (Fed. Cir. 2025)

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/23-1354/23-1354-2025-01-02.html 

Resumo do caso (Federal Circuit, 02/01/2025)

Por exemplo, em Honeywell International v. 3G Licensing, o Circuito Federal reverteu uma decisão sobre obviedade do PTAB e entendeu que o Conselho aplicou de forma inadequada a análise de motivação para combinar ao focar de forma muito restrita nos objetivos declarados pelo titular da patente, em vez de nas motivações que uma pessoa de habilidade comum na área teria tido ("Exigir que a motivação para modificar seja a mesma motivação que a do inventor da patente não tem base na doutrina da obviedade.", Honeywell International Inc. v. Licenciamento 3G, S.A., 124 F.4th 1345, 1354

O caso envolve a validade do U.S. Patent No. 7,319,718, que trata de um método de codificação do Channel Quality Indicator (CQI) em sistemas celulares 3G/4G. Honeywell, Telit e Sierra Wireless recorreram contra decisão do PTAB que havia mantido a validade das reivindicações do patenteado 3G Licensing S.A..

A controvérsia técnica é estreita: a patente reivindica uma tabela de sequências-base (20,5) para codificar o CQI, idêntica a uma proposta anterior da Philips discutida no 3GPP, com a única diferença de inverter dois bits na última linha da tabela. Essa inversão aumenta a proteção do bit mais significativo (MSB), reduzindo erros de maior impacto no valor do CQI.

O PTAB entendeu que essa modificação não seria óbvia, afirmando que (i) não havia motivação clara no estado da técnica para inverter os bits, (ii) não existia consenso no 3GPP sobre privilegiar essa solução, e (iii) a patente buscaria maximizar “throughput do sistema”, não simplesmente proteger o MSB.

A Corte de Apelações do Circuito Federal reverteu a decisão. O Tribunal concluiu que:

• A motivação do inventor não controla a análise de obviedade; basta que o problema e a solução fossem conhecidos no campo (KSR).

• A referência da Philips já ensinava proteção reforçada ao MSB, e um técnico no assunto entenderia que a inversão dos dois bits aumenta essa proteção.

• Não é necessário que a solução fosse a “preferida” ou consensual para ser óbvia; basta que fosse desejável à luz do estado da técnica.

• O PTAB confundiu obviedade com antecipação ao dar peso ao fato de a Philips não ter proposto exatamente a inversão — diferença mínima que não impede obviedade.

Resultado: a Corte reconheceu a obviedade das reivindicações impugnadas e reverteu a decisão do PTAB, enfraquecendo a base do patenteamento de um detalhe técnico incorporado ao padrão 3G/4G. Houve voto dissidente, defendendo remessa para nova análise fática pelo PTAB, mas a maioria optou pela reversão direta