A recente decisão do Circuito Federal em Sunoco Partners v. U.S. Venture (Fed. Cir. 2022) concentra-se na questão da lei de patentes sobre se a atividade de vendas de antes do depósito do pedido de patente do inventor serve para impedir a emissão da patente. O acordo foi uma “oferta de venda” e foi dispensado pela exceção de “uso experimental”. As patentes da Sunoco cobrem sistemas para misturar butano na gasolina. A exceção “on sale bar” proíbe patentear uma invenção que foi colocada “à venda” antes do depósito do pedido. As patentes aqui são pré-AIA e, portanto, o que incluiu um período de carência de um ano para o pré-arquivamento. Para patentes mais recentes, o período de carência de um ano é limitado a vendas antes do depósito do pedio de patente que podem ser vinculadas aos inventores. “À venda” é definido pelos tribunais como uma “oferta comercial para venda” de uma modalidade que ocorre quando a invenção está “pronta para patentear” segundo Suprema Corte em Pfaff v. Wells Elecs., (US, 1998). Além disso, as vendas/ofertas podem ser dispensadas se se qualificarem como “uso experimental” e desta forma não fazem parte do estado da técnica como na decisão da Suprema corte em Cidade de Elizabeth v. Am. Nicholson Pavement (1877) Em 7 de fevereiro de 2000, a empresa do inventor (MCE) se ofereceu para vender e instalar um sistema de mistura de butano para a Equilon. No acordo, a Equilon não pagaria nada pela máquina, mas concordaria em comprar butano substancial da MCE nos próximos 5 anos. A data de 7 de fevereiro é importante. O pedido de patente original foi apresentado em 9 de fevereiro de 2021 – um ano e dois dias depois e fora do período de graça de um ano. Em recurso, o Circuito Federal olhou para o contrato e seu próprio precedente para concluir que um contrato de compra é uma oferta clássica de venda. A proposta declarava expressamente que a “propriedade e titularidade do Equipamento” seria transmitida. O tribunal de apelação considerou que se tratava de uma oferta de venda. Mesmo se considerado uma oferta à venda, o negócio pode ser dispensado como estado da técnica com base em uma conclusão de uso experimental. Aqui, o teste do tribunal é se a oferta foi “principalmente [para] fins experimentais”. A oferta incluía seções para “teste de pré-instalação” e “teste de pós-instalação”. Em recurso, o Circuito Federal considerou que essas cláusulas contratuais não indicam necessariamente qualquer intenção de experimentar o projeto do sistema ou garantir que a invenção funcione. Em vez disso, essas disposições de teste poderiam ser simplesmente para garantir que a modalidade específica fosse ajustada corretamente. Além disso, o Circuito Federal descobriu que não havia razão para que a venda fosse necessária para promover qualquer experimentação de design. A analogia da Sunoco com o caso seminal da cidade de Elizabeth da Suprema Corte falha. Enquanto “a natureza de um pavimento de rua”, a invenção nesse caso, “é tal que não pode ser experimentado satisfatoriamente exceto em uma rodovia, que é sempre pública” coo no caso Elizabeth, a Sunoco não contesta que os testes de pré-instalação do MCE foram realizados em [local de um empreiteiro diferente], e poderia ter sido realizado antes de oferecer a venda do sistema, logo não se configura os fins experimentais. Portanto, concluímos que o acordo Equilon foi uma oferta de venda feita para explorar comercialmente a invenção e não principalmente para fins experimentais. Com base nisso, revertemos a determinação de uso experimental do tribunal distrital e anulamos sua determinação de violação, pois a patente é inválida uma vez que a venda tendo sido feita fora do período de graça de um ano constitui estado da técnica e antecipa a novidade da invenção. Dennis Crouch observa que tudo poderia ser evitado se no contrato especificasse claramente que não se tratava de uma venda mas para fins experimentais. [1]
[1] On Sale Bar – Sales require Consideration, not necessarily Money Payment 02/05/2022 https://patentlyo.com/patent/2022/05/require-consideration-necessarily.html
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