Quando a reivindicação não especifica a funcionalidade

 

Neenah, Inc. v. Schwendimann, (PTAB 2022), o Conselho de Julgamento e Apelação de Patentes (“PTAB”) a Reivindicação 5. Folha de transferência revestida compreendendo: um substrato tendo uma primeira e segunda superfícies; e pelo menos uma camada de liberação sobrepondo a referida primeira superfície, a referida camada de liberação compreendendo um aglutinante formador de filme, uma emulsão de cera e um auxiliar de retenção. A função da emulsão de cera não é especificada na reivindicação. O proprietário da patente argumentou que as reivindicações exigiam que cada material estivesse presente “em quantidade suficiente para realmente fornecer a característica desejada” de modo que “aglutinante formador de filme” significa “um material, ou uma combinação de materiais, que facilita a liberação e/ou adesão da composição;” “auxiliar de retenção” significa “um material que auxilia na ligação de um corante aplicado”, no entanto tais funções não estão especificadas na reivindicação. O PTAB conclui que nenhuma descrição no relatório que acompanhasse as listas de exemplos de aglutinantes formadores de filme, emulsões de cera e auxiliares de retenção exigia que eles tivessem qualquer função específica na composição. Para ser antecipado, uma referência basta “descrever suficientemente a invenção reivindicada para ter colocado o público na posse dela”. Minnesota Mining & Mfg. Co. (“3M”) c. Johnson & Johnson Orthopedics (Fed. Cir. 1992). O PTAB rejeitou o argumento do proprietário da patente de que D1 não era permitido porque os exemplos descritos não usaram com sucesso uma emulsão de cera, pois como as reivindicações não exigiam um resultado específico, o Conselho concluiu que o sucesso dos exemplos de D1 nesta função específica era de “pouca consequência”. Conforme Celeritas Techs., Ltd. v. Internacional de Rockwell. (Fed. Cir. 1998) (“Uma referência não é menos antecipatória se, após a divulgação da invenção, a referência se afasta da invenção, pois esta doutrina de “teaching away” é inaplicável em uma referência do estado da técnica para uma análise de antecipação.”).[1]

[1] Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP - Melanie Magdun, Melissa C. Santos, Ph.D., Adriana L. Burgy, Shannon Patrick, Stacy Lewis, Thomas L. Irving and Amanda K. Murphy Claim Components Without Amount or Function Limitations Anticipated by Bare Disclosure www.lexology.com 09/05/2022