Nos Estados
Unidos são aceitos disclaimers como
limitações negativas para superar uma antecipação acidental do estado da
técnica desde que haja suporte para esta limitação negativa no conteúdo
originalmente revelado no pedido, caso contrário será considerado acréscimo de
matéria indevido.[1]
Uma restrição de escopo admitida pelo próprio depositante durante o
processamento do pedido em suas contestações aos pareceres do USPTO em geral
tende a ser mantida quando do enforcement
desta patente. Em geral o trabalho do examinador consiste exatamente em
restringir o escopo do quadro reivindicatório depositado propositalmente muito
amplo. Uma discussão sobre o papel destas restrições no escopo da patente pode
ser encontrada em Southwall Techs. Inc. v. Cardinal IG Co., 54 F.3d 1570
(Fed.Cir.1995).[2]
Joseph Root destaca que nos casos em que a emenda na reivindicação realizada
pelo requerente para se diferenciar do estado da técnica é excessiva, ou seja,
restringe mais do que deveria, as Cortes tendem a interpretar a reivindicação
em sua forma final.[3]
Em Mass. Inst. of Tech. v. Shire Pharm. (Fed. Cir., 2016) discute a patente de
uma estrutura conhecida como scaffold
preparada para fabricar implantes que serão usados em pacientes com tecidos danificados
ou doentes. A patente descreve um scaffold
sintético, biodegradável no qual as células podem crescer in vitro para gerar tecidos artificiais. No estado da técnica os scaffolds permitiam apenas a fabricação
de tecidos de pouca espessura uma vez que os vasos sanguíneos não podiam
penetrar no tecido artificial. A patente resolve este problema e permite o crescimento
de vasos sanguíneos e com isso a fabricação de tecido de maior espessura como
intestinos, nervos e músculos. A reivindicação se refere a tecidos de órgãos
vascularizados em geral. Durante o processamento do pedido o depositante
observou que sua técnica não seria empregada para fabricação de tecidos da
pele, no entanto, a Corte entendeu que tais limitações não estão incorporadas
na reivindicação. Para que esta reivindicação fosse lida excluindo os tecidos
da pele tal disclaimer deveria estar mencionado
de forma “clara e não ambígua” [4].
A Suprema Corte
em Hailes v. Albany 123 US 582 conclui: “um
disclaimer é geralmente empregado para a renúncia de elementos de uma
reivindicação de uma patente ou de matéria distinta e separável que pode ser
suprimida sem mutilar ou alterar a matéria restante. Talvez possa ser usado
para limitar a reivindicação a uma classe particular de objetos, ou mesmo mudar
a forma de uma reivindicação que é ampla em seus termos, mas certamente não pode
ser usada para modificar o caráter da invenção. Se o disclaimer exige uma
emenda no relatório descritivo ou uma descrição suplementar para tornar a
reivindicação alterada inteligível ou relevante, embora isso possa ser o caso
de um reissue, claramente não está adaptado para um disclaimer”. Harry
Toulmin explica que “o defeito que um
disclaimer busca corrigir é aquele que em sua natureza é fatal para a patente.
No interesse público o titular não quer conscientemente manter no escopo de sua
patente algo que sabe que é inválido [e assim correr o risco de ter sua patente
anulada] [...] O único propósito do disclaimer é emendar as reivindicações em
excesso eliminando a parte excedente enquanto que o propósito do reissue é
corrigir falhas do relatório descritivo ou reivindicações da patente original”.[5]
[1]
Catalogue of remaining differences 2012 update of the CDP 2011, IP5 Offices, p.
81
[2]
http://patents101.com/2010/08/patent-prosecution-disclaimer/
[4] CLOUSE, Nicole. Prosecution
History Disclaimer of Claim Scope Must Be “Clear and Unambiguous” in View of
the Prosecution History as a Whole, 27/11/2016 http://www.natlawreview.com/article/prosecution-history-disclaimer-claim-scope-must-be-clear-and-unambiguous-view
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