Indefinição nas reivindicações

Em decisão de 2013 em Biosig Instruments, Inc. v. Nautilus Inc o Federal Circuit analisou a patente US5337753 referente a um monitor cardíaco associado a um equipamentos de esforço e conclui que o fato de uma patente exigir alguma experimentação não tem grande peso para os propósitos de avaliação de clareza na definição do escopo de uma reivindicação exigidos pelo 35 USC 112 § 2º. Uma reivindicação será tida como indefinida somente nos casos de uma ambigüidade insolúvel. Se esforços razoáveis de experimentação por parte de um téscnico no assunto se mostrarem insuficientes para os problemas de clareza da reivindicação então a mesma será dita como de ambigüidade insolúvel. Evidências extrínsecas podem ser utilidas para sanar tal ambigüidade.[1] A patente descreve eletrodos montados de forma espaçadas uns com os outros (spaced relationship). A Corte Distrital alegara que o termo não define a separação exata entre os eletrodos, tampouco qualquer parâmetro de separação, ou se a relação de separação dos eletrodos do lado direito deva ser a mesma do lado esquerdo do paciente. O Federal Circuit entendeu que o técnico no assunto diante dos desenhos, que mostra os eletrodos dispostos em um espaçamento inferior a um palmo da mão, teria dados, com alguma experimentação necessária, para determinar o espaçamento adequado para minimizar o ruído no sinal.[2] A Suprema Corte em decisão de junho de 2014 rejeitou o teste utilizado pelo Federal Circuit de se rejeitar uma reivindicação como indefinida somente nos casos de ambigüidade insolúvel (insolubly ambiguous). O teste adequado deve ser o de saber se as reivindicações “informam ao técnico no assunto sobre o escopo da invenção com razoável certeza (reasonable certainty)”, desta forma reivindicações que foram validadas pelo teste anterior, poderão ser vistas como indefinidas sob o novo teste. Desde Exxon Research & Engineering v. United States[3] que as Cortes tem interpretado como indefinida uma reivindicação apenas quando não for possível isoluvelmente ambígua, o que significava uma grande deferência à redação da patente com presunção de validade. Analistas consideram que a decisão da Suprema Corte ao aumentar o rigor na análise de indefinição de uma reivindicaão poderá implicar em conseqüência na forma como as patentes são litigadas na Corte, exigindo um cuidado maior por parte dos titulares na redação de suas patentes.

Em Ethicon Endo-Surgey v. Covidien (Fed. Cir. 2016) um nível mais rigoroso foi estabelecido do que no caso Nautilus. Ainda com este nível mais rigoroso a Corte manteve a decisão de que as reivindicações não eram indefinidas. Após o caso Nautilus diversas decisões do Federal Circuit concluíram pela indefinição das reivindicações por estas mencionarem parâmetros sem que o pedido tenha especificado o método de medição de tais parâmetros. O pedido em questão trata de bisturis cirúrgicos por ultrassom usados no corte de tecidos e vasos sanguíneos e que especifica como característica do equipamento uma determinada pressão de aperto. O concorrente alegou indefinição da reivindicação na medida em que o estado da técnica revela pelo menos quatro formas de medir esta pressão e o pedido não especifica qual foi utilizada. O Federal Circuit observa que não é relevante que o pedido diga qual o método de medição usado, mas que o que técnico entenderia com base nas informações reveldas no pedido de patente e no caso, os quatro métodos proporcionam resultados similares para fins práticos sendo irrelevante o método em particular usado. Jennifer Wang recomenda que os depositantes como medida de segurança sempre informem os métodos de medição usados como garantia que não venham a ter questionamentos futuros por indefinição.[4]

 

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[1] SUNG, Lawrence. Biosig Instruments Inc. v. Nautilus Inc. 26/04/2013 http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=88cf5c34-cfd7-408e-abd8-d65ab1a415ca

[2] BRINCKERHOFF, Courtenay. Federal Circuit holds that patent indefiniteness requires insoluble ambiguousness, 2/05/2013 http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9777425b-1b38-45ea-b563-830713ce1ae7

[3] 265 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2001) cf. SCHMITT, Marshall; COBLE, Paul; WENN, Anthony. Supreme Court paves the way for invalidating vague patents. 5/06/2014 http://www.lexology.com

[4] WANG, Jennifer. Federal Circuit Finds Claims Not Indefinite in Post-Nautilus Case 23/03/2016 http://blog.wolfgreenfield.com/cafc/federal-circuit-finds-claims-not-indefinite-in-post-nautilus-case