É inegável de o Brasil não tem tido
os recursos necessários (principalmente de mão de obra de examinadores
qualificados em número necessário) para poder examinar todos os pedidos de
patentes que todos os anos são depositados no país, o que tem levado a uma
situação em que a cada ano o estoque de pedidos aumenta, com tempo médio de concessão
atualmente em torno de 11 anos o que leva a indesejável situação de um atraso
significativo além de conduzir a patentes com vigência acima do prazo mínimo de
20 anos exigido por TRIPs por conta da aplicação do parágrafo único do artigo 40 da
LPI. Atualmente entram a cada ano cerca de 30 mil pedidos novos, sendo que aproximadamente
apenas 20 mil destes estarão em condição de exame (considerando que 30% dos
pedidos não solicitam pedido de exame). A capacidade de exame dos atuais 200
examinadores da DIRPA é de cerca de 7 mil primeiros exames por ano, ou seja,
para dar conta dos 21 mil novos exames a cada ano seria necessário triplicar o
número de examinadores atuais, o que no cenário atual de contenção de despesas
e crise econômica é um cenário irreal.
O primeiro passo para o
encaminhamento da solução deste problema é o reconhecimento por parte do Brasil
de que no momento atual, não possui estrutura para fazer o exame substantivo de
todos estes pedidos de patente e que alguma forma de aproveitamento de buscas
e/ou exame de outros escritórios tem que ser implementada, ainda que de forma emergencial
por tempo pré-determinado, de modo a começar a apontar uma solução real para
este problema. Alguns críticos observam que o uso de pareceres estrangeiros
como forma de acelerar o exame no Brasil, como medida emergencial, seria um
atentado à soberania do país além de ilegal por afrontar acordos internacionais
e a legislação nacional. O objetivo deste artigo é fundamentar alguns aspectos
a serem considerados neste debate.
1)
Não há nada na CUP que impeça o aproveitamento do exame/buscas de
outros escritórios.
A CUP não
obriga aos países membros a criação de uma repartição especial para esse
serviço, nem a unificá-lo [1]. Gama Cerqueira observa que era uma questão de ordem interna para cada
país Membro a forma de organizar este serviço especial e o depósito central de
patentes e marcas. Segundo o Artigo 12 da CUP em sua versão de 1883 “Cada
uma das partes contratantes se obriga a estabelecer um serviço especial da propriedade industrial e um deposito central para a comunicação ao publico
dos privilégios de invenção dos desenhos ou modelos industriais e das marcas de
fabrica e de comércio”. Bodenhausen parece mais enfático na questão
da unificação dos serviços administrativos relativos a marcas e patentes: “o
Convênio obriga a cada Estado membro a estabelecer essa administração em uma
oficina central”. [2]
O artigo 4bis da CUP afirma: “patentes
depositadas nos vários países da União por nacionais de países da União, serão
independentes das patentes obtidas pela mesma invenção em outros países, sejam
estes da União ou não”. Este princípio é conhecido como princípio da territorialidade, pois
define que uma patente depositada em um país terá valor apenas dentro dos
limites territoriais deste país, ou seja, para se configurar uma contrafação é
necessário uma patente em vigor no país onde ocorre a suposta violação [3]. Para
Thais Castelli “a territorialidade está intimamente ligada ao Direito e à
Jurisdição, tendo como base a soberania do Estado” [4]. A independência das patentes
diz respeito também ao fato de que caso uma patente tenha sido deferida/extinta
em um país, isso não implica que deva ser deferida/extinta em um outro país
onde tenha sido depositada [5].
Bodenhausen anota que o princípio
da independência mútua das patentes previsto nos parágrafos 1, 3 e 4 do artigo
4bis da CUP foi introduzido na Revisão de Bruxelas em 1900. A independência é
prescrita apenas para patentes obtidas para a “mesma invenção”, pois é óbvio
que quando se tratar de invenções distintas tal independência exista: “o sentido desta provisão é que mesmo
patentes depositadas durante o período de prioridade, e para as quais o direito
de prioridade seja reconhecido, haverá independência da patente concedida em
relação ao pedido que serviu de base para prioridade”. Isto significa que
um país pode aproveitar o exame de outro país se assim desejar, poderá até
mesmo deferir direto sem qualquer exame se assim desejar, mas uma vez concedida
a patente não haverá nenhum vínculo desta patente com as patentes concedidas em
outros países, ou seja, caso esta venha ser extinta no país de origem, não
necessariamente será extinta no outro país. Se o escritório de patentes quiser
deferir uma patente porque foi deferida em outro escritório confiando neste
exame poderá fazê-lo, porém o depositante não poderá usar o deferimento em
outro país para “cobrar” seu deferimento neste país. È nesse sentido que a
independência está garantida. O escritório de patentes mantém sua autonomia quanto
à decisão. O escritório está meramente aproveitando uma análise feita no
exterior com fins de acelerar a tramitação do pedido, no entanto, se a qualquer
momento, por exemplo em um subsídio, for apresentado um documento relevante, ou
mesmo se houver uma divergência quanto as conclusões do parecer no exterior, o
escritório mantém sua prerrogativa de decidir.
2)
Nos quarenta primeiros anos de CUP sequer o Brasil tinha exame
substantivo para seus pedidos de patente tampouco um órgão centralizado de
exame, uma mostra que a CUP não trata da forma como o escritório deva examinar.
Tendo em vista a reforma da
legislação de patentes de 1882 o Ministro da Agricultura Rodolfo Miranda
incumbiu o então diretor geral da Indústria e Comércio a realizar um estudo
sobre o tema. Tendo visitado as repartições de Portugal, França, Inglaterra,
Bélgica, Alemanha, Suíça e Itália apresentou em 1912 relatório em que
recomendava o estabelecimento de uma repartição da propriedade industrial. O
sistema brasileiro de livre concessão não satisfazia a realidade nacional
conforme exposição de motivos do Decreto n.16264 de 19 de dezembro de 1923 que
criou a Diretoria Geral da Propriedade Industrial, reorganizando os serviços de
marcas e patentes: “a experiência tem mostrado que não convém, de modo
algum, o regime de livre concessão da patente. Em um país como o nosso, em que,
dia a dia, se multiplicam as aplicações dos seus mais variados produtos,
semelhante regime constitui uma ameaça permanente à liberdade de comércio e
indústria. Quando Ministro da Indústria, Viação e Obras Públicas, já me havia
externado em prol do exame prévio, único meio de evitar que sejam concedidas
patentes de invenção que, em vez de estimularem, tolhem o desenvolvimento
industrial do país” [6].
Dúvidas foram levantadas quanto a constitucionalidade deste Decreto o que levou
o governo a encaminhar no ano seguinte nova proposta, através da Lei nº 4932 de
10 de junho de 1925. Entre as dúvidas levantadas estavam as dificuldades da
centralização dos serviços em um país de dimensões continentais como o Brasil [7].
A falta de examinadores e de
material constituíam problemas crônicos do órgão que acumulava pedidos de patentes
para exame. Carvalho de Mendonça denunciou “inomináveis
abusos, constituindo meio de vida de indivíduos desonestos a torpe especulação
de requerer patentes de invenção para produtos, processos e meios conhecidos
desde Adão; assim, acastelados, extorque dinheiro dos que os empregam ou usam
licitamente, sob a ameaça de violento processo penal, iniciado pela busca e
apreensão” [8].
Segundo Douglas Gabriel Domingues “foi sem recursos
técnicos, orçamentários e com pessoal excedente e despreparado, que se
implantou no Brasil o sistema prévio de exame [...] O sistema de exame prévio
implantado em tão má hora e forma, em uma repartição desaparelhada, sem
recursos técnicos e com pessoal improvisado, somente podia gerar, como gerou,
problema que, com os anos tenderiam a se agravar” [9].
Até dezembro
de 1923, o Brasil adotava o sistema de livre concessão, à maneira do regime
francês, até que o Decreto nº 16.264 de 19 de dezembro de 1924 criou a
Diretoria Geral da Propriedade Industrial, vinculada ao Ministério da
Agricultura, Indústria e Comércio, implantando-se, assim, o sistema de exame
prévio. O jornal “O Paiz” de 17 de julho de 1918 denunciava os abusos do
sistema de livre concessão “o abuso de patentes chega a tal ponto que se
pode requerer e obter na Praia Vermelha patentes de invenção para um novo
método de beber água no copo levando a boca com a mão direita” [10].
Descartes Drummond de Magalhães escrevendo em 1923 comenta as consequências do
sistema de livre concessão: “Constitui
meio de vida de indivíduos desonestos, sem exame prévio que assegura a novidade
do invento, tornam-se muito frequentes as questões de anulações de patentes de
invenção, tendo sido adotado o exame prévio para as marcas de indústria e
comércio, não há motivo, para com muito mais importância estabelecê-lo para as
patentes de invenção e finalmente o exame prévio traz grandes vantagens, sem
oferecer o menor inconveniente, pois que o grande público recebe o produto
devidamente examinado, pelos técnicos da repartição competente com muito mais
confiança e os produtos tornar-se-iam mais acreditados”.[11]
No século XIX, numa época em que
não havia um corpo técnico exclusivo para o exame de patentes, cabia à
Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional um papel consultivo de auxílio ao
governo no exame de solicitações de patentes submetidas á junta Comercial do
Rio de Janeiro. Sob a legislação de 1882 o exame prévio, realizado apenas para
determinação de caducidade das patentes já concedidas, deixa de ser realizado
por entidades privadas. Desta forma a SAIN deixa de realizar tal exame, que passa
a ser submetido à entidades do governo como Junta Central de Higiene Pública,
Escola Politécnica e Faculdades de Medicina[12]
Sob a Lei nº 16264 de 1923 o Artigo 44 previa que se a invenção parecesse
nociva à saúde publica o pedido era encaminhado ao Departamento Nacional de
Saúde para que emitisse parecer sobre os efeitos sobre a saúde humana bem como
realizava o exame de novidade da invenção, sempre que dispusesse dos elementos
para este exame. O mesmo Artigo § 4.º previa que “o diretor geral, tendo em vista a natureza da invenção, designará um
dos consultores técnicos, podendo, se julgar conveniente, ouvir qualquer dos
serviços técnicos, da administração federal, subordinados ou não ao Ministério
da Agricultura, Indústria e Comércio”.
Ou seja, nestes quarenta primeiros
anos de CUP (1883-1923) o Brasil não fazia o exame substantivo de dos pedidos
de patentes e sequer possuía um órgão especializado para esta função, sendo que
não raras vezes este exame (nos casos de caducidade por exemplo) era realizado
por órgãos não especializados para esta tarefa. Paradoxalmente às críticas
atuais, a proposta de uma agência central chegou a ser questionada quanto à sua
constitucionalidade !
3)
Não há nada em TRIPs que exija o exame substantivo por parte dos
países membros.
Segundo TRIPs nada obriga os
Estados Membros a examinarem suas patentes em órgãos administrativos exclusivos
para essa tarefa. Para Nuno Carvalho [13] “nada nos TRIPs impõe
que seja a oficina nacional de patentes a examinar os pedidos. O Artigo 1.1,
com efeito, permite que os Membros submetam a implementação das suas obrigações
aos seus sistemas jurídicos e às suas práticas (administrativas) nacionais.
Claro, porque o Artigo 1.1 não se refere a práticas administrativas
consolidadas, anteriores, nada impede que os Membros da OMC criem novas
práticas”.
4)
O relatório PCT não é vinculante, porém, sua função é que possa
ser usado como exame em escritórios sem capacidade de exame. Tampouco o
aproveitamento destes exames viola qualquer acordo internacional
Segundo o guia de exame
PCT/GL/ISPE/4 item 2.03 “A opinião
escrita (written opinion) tem como objetivo principal formular uma opinião
preliminar e não vinculante (non binding) para questões sobre novidade,
atividade inventiva (não obviedade) e aplicação industrial da invenção reivindicada.
Um segundo objetivo é identificar se parece existir quaisquer defeitos na forma
ou conteúdo do pedido internacional, por exemplo, com relação a clareza das
reivindicações, relatório descritivo, e dos desenhos, ou se as reivindicações
estão totalmente suportadas no relatório descritivo” conforme determina o
artigo 33(1) do acordo PCT: “ The
objective of the international preliminary examination is to formulate a
preliminary and non-binding opinion on the questions whether the claimed
invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be
non-obvious), and to be industrially applicable”. Na prática os maiores escritórios
de patentes do mundo refazem o exame o que gera custo e atrasos no sistema,
porém a grande maioria dos países membros do PCT não refazem o exame em suas
fases nacionais por falta de estrutura para realização de tais exames.[14]
Na Assembleia
do PCT realizada em setembro de 2000 a delegação dos Estados Unidos propôs uma
Reforma do Sistema PCT que teria como objetivo a regionalização das buscas e
exames assim como o efeito vinculante dos resultados do exame preliminar
internacional e consequente emissão de um Certificado de Patenteabilidade
pela Autoridade de Exame Internacional a ser observado pelos demais Estados,
quando então as autoridades locais já não mais poderiam examinar o pedido com
relação ao requisitos de patenteabilidade. Países como Brasil, China, Argentina
e Índia se opuseram a proposta [15]. Sem apoio político, a proposta sequer foi discutida na 26ª Assembleia
Geral da OMPI de 3 de outubro de 2000.
5)
O artigo 35 da LPI não impede que o país utilize exames de outros
escritórios como o exame PCT como base para seu exame substantivo.
O artigo 35 da LPI estabelece que “Por ocasião do exame técnico, será elaborado
o relatório de busca e parecer relativo a: I - patenteabilidade do pedido; II -
adaptação do pedido à natureza reivindicada; III - reformulação do pedido ou
divisão; ou IV - exigências técnicas”. Não há nada, portanto, que impeça
que exame técnico possa concluir pelo deferimento do pedido com base em parecer
de deferimento de outro escritório, aproveite o relatório de busca de outro
escritório ou que venha a formular exigência com base neste parecer de outro
escritório.
O fato do aproveitamento de exame
não ser ilegal é corroborado pelo fato de que alguns analistas tem defendido
propostas similares. Denis Barbosa em junho de 2015 propôs um esquema de
revalidação de patentes baseado no modelo adotado no México: “O momento é de paroxismo, e não de planos de
longo prazo. Na pesquisa do PPED/IE/UFRJ sobre os escritórios de patente do
Brasil, Peru e México, de que são autoras Ana Célia Castro e Ana Maria Pacón,
entre outros, constata-se que o padrão real no México é que se dê fé e crédito
ao exame da EPO, tido como íntegro e técnico, e só se examinem mesmo as
patentes locais e as do andar de cima, tidas por cambetas e trôpegas. Parece
que isso acontece sem ofender o devido processo legal de ninguém, e dando conta
das diferenças do sistema legal mexicano. Sem que ninguém me suspeite de querer
abolir a seriedade de um exame nacional [...] fique bem claro o que sugiro. A
proposta é de um plano de ataque, não vou dizer provisório, porque a estação de
bondes de Santa Teresa é provisória desde 1957. Mas limitada e ad hoc.
Ressalva-se sempre as idiossincrasias do nosso sistema jurídico, e os subsídios
e PANs de todo mundo. Mas listem-se as instituições que mereçam fé e crédito
para cada área. Realisticamente. Até o USPTO pode eventualmente merecer
respeito em certas áreas”.[16]
Ivan Ahlert defende acordos PPH como via de aceleração de exame[17]
e em mensagem de julho de 2015 escreve: “Todas
as grandes repartições (IP5) já entenderam que a melhor maneira de reduzir o
atraso no exame e ao mesmo tempo garantir a qualidade do exame é compartilhar
os trabalhos de busca e exame. Quando sugiro o PPH e o Denis a consideração do
exame de outra repartição, a ideia é que o examinador brasileiro ganhe tempo
respeitando e eventualmente completando o trabalho que já foi iniciado por seu
colega. Sem dúvida, essa é uma faca de dois “legumes”, serve para as decisões
favoráveis e desfavoráveis. Minha impressão é que o examinador brasileiro
poderia olhar o que seu colega fez, verificar se há classificações relevantes
que podem não ter sido consideradas e, caso negativo, complementar a busca
apenas pesquisando pedidos de patente de origem brasileira. Mas não deve perder
muito tempo tentando provar que o colega estava errado e sim confiar na
qualidade do trabalho que já foi feito”.[18]
6)
Acordos colaborativos PPH realizados por diversos países mostram
que o aproveitamento de exames/busca não violam qualquer acordo internacional
Diversos escritórios tem assinado
acordos PPHs sempre numa base bilateral. O Japão e a Alemanha lançaram em março
de 2008 um projeto piloto de dois anos, no qual cada escritório utiliza o exame
realizado pelo outro, evitando-se a duplicação de exames para um mesmo pedido,
acelerando a concessão de patentes. Outros acordos foram realizados entre o
Japão e os escritórios dos Estados Unidos, Coreia [19], Inglaterra,
Dinamarca e Espanha [20]. O projeto
PPH entre Japão e Estados Unidos foi estabelecido entre maio de 2006 e janeiro
de 2008, no qual no caso de uma reivindicação aceita por um dos escritórios, o
depositante poderia solicitar exame acelerado no outro escritório dos pedidos
correspondentes [21]. Com base
nos resultados alcançados, um programa completo foi adotado em janeiro de 2008.
A partir de janeiro de 2010 o programa passou a incluir os relatórios de exame
(written opinion ou IPER) e busca do PCT produzidos pelo Japão e Estados
Unidos como Autoridades de Busca e Exame PCT [22]. Em janeiro
de 2012 o programa PPH-PCT entre US-EPO e US-JP foi estendido até janeiro de
2014. [23]O
escritório britânico de patentes e o USPTO lançaram em julho de 2007 um projeto
PPH nos mesmos moldes[24].
O escritório de patentes do Canadá lançou projeto similar em janeiro de 2008,
de período de um ano [25]. Diversos
outros acordos PPH-PCT foram assinados em bases bilaterais. De modo que os
acordos PPH e PCT tendem a assumir características complementares [26].
Em Simpósio realizado em 2009 a WIPO recebeu de forma positiva as iniciativas
de projetos bilaterais PPH como forma de estimular o exame colaborativo e assim
contribuir para redução do backlog dos escritórios. [27]
O presidente do INPI anunciou em
2011 a realização de estudos para implantação de PPHs com Estados Unidos,
México, Chile e Espanha. Para Jorge Ávila acordos como PPH podem
colaborar para solução do backlog de patentes e não ferem a
soberania do país na concessão de patentes uma vez que não há vinculação da
decisão de um país para com o outro: “o PPH permite o compartilhamento dos
dados de busca, o que sempre é bom. O que o examinador de um país encontra como
anterioridade é razão para eventualmente negar uma patente e pode ser utilizado
pelo examinador de outro país”. Na avaliação da Rede Brasileira de
Integração dos Povos (GTPI/Rebrip) o Acordo é lesivo aos interesses do país na
medida em que poderá representar que os examinadores do INPI reproduzam o exame
nos Estados Unidos, comprometendo a qualidade do exame, além de representar um
tratamento diferenciado na priorização de exames em relação aos depositantes
pela via normal [29]. A
assinatura do acordo com os Estados Unidos inicialmente prevista para março de
2011, durante a visita do presidente Barack Obama ao Brasil, foi adiada [30].
[1] CERQUEIRA, Gama. Tratado da
Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v.I, p. 18-19.
[2] BODENHAUSEN. Guia para La aplicacion
Del Convenio de Paris para La proteccion de La propriedad Industrial, revisado
em Estocolmo em 1967. Genebra: BIRPI, 1969. p. 168.
[3] Em um acórdão da justiça norte-americana: “The statute makes it
clear that is not an infringment to make or use a
patented product outside of the United States” Deepsouth
Packing Co. v. Laitram Corp. 406 US 518 (1972) e também “The presumption that
United States law governs domestically but does not rule the world outside
applies with particular force in patent law. The traditional understanding that
our patent law operates only domestically and does not extend to foreign
activities is embedded in the Patent Act itself, which provides that a patent
confers exclusive rights in an invention within the United States” In:
HARMS, Louis. The enforcement of intellectual property rights: a case book.
Genebra: WIPO, 2008, p. 245
[4] CASTELLI, Thais. Propriedade
Intelectual: o princípio da territorialidade. São Paulo: Quarter Latin, 2006, p. 109
[5] Em um
acórdão do Japão: ‘the territoriality principle in patents means that a
patent right in a country of the Paris Union shall be defined by that country´s
law as regards its establishment, transfer, validity, among other things, and
that the patent right can be enforced only in that country’s territory”.
BBS Case, Japan Supreme Court 1 July 1997, In: HARMS, Louis. The enforcement
of intellectual property rights: a case book. Genebra: WIPO, 2008, p. 245
[6] DOMINGUES, Douglas Gabriel. Direito
Industrial – patentes. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 118.
[7] CERQUEIRA. op. cit. p. 21.
[8] DOMINGUES. op. cit. p. 119
[9] DOMINGUES. op. cit. p. 120
[10] COUTO, João Gonçalves do. Patentes
de Invenção. Rio de Janeiro, 1923, p. 75.
[11] MAGALHÃES, Descartes
Drummond. Marcas de Indústria e de Comércio e Privilégios de Invenção. São
Paulo:Ed. Livraria Zenith, 1923, p.154. cf. SOARES, Tinoco. Tratado da
Propriedade Industrial: patentes e seus sucedâneos. São Paulo; Ed. Jurídica
Brasileira, 1998, p.393
[12] MALAVOTA,Leandro
Miranda. A construção do sistema de patentes no Brasil: um olhar histórico, Rio
de Janeiro:Lumen Juris, 2011, p. 164, 255
[13] CARVALHO, Nuno. Questões pendentes
na implementação das normas internacionais de direito de patentes relativas ao
acesso a medicamentos. XXIV Seminário Nacional da Propriedade Intelectual
Propriedade Intelectual: Crescimento Econômico com Responsabilidade Social.
ago. 2004 Brasília – DF
[14] White Paper of the
International Law Association, International IP Committee on Major International
Intellectual Property Developments, at 2 (May 4, 2010) [hereinafter ILA White Paper],
available at http://ila-americanbranch.org/reports/2010-05-04_IPCommWhitePaper.pdf
cf. LYNCH, Brice. International patente harmonization: creating a binding prior
art serach within the PCT, The Geo. Wash. Int’l L. Ver, v.44, p.403-428 http://docs.law.gwu.edu/stdg/gwilr/PDFs/44-2/5-%20Lynch.pdf
[15] CASTELLI, Thais. Propriedade
Intelectual: o princípio da territorialidade. São Paulo: Quarter Latin, 2006, p. 243
[19] Training Course for the Asean Patent Examiners – Electronics &
Telecomunications, KIPO, IIPTI, Coreia do Sul, jul.
2009, p. 76
[20] PCT-Patent Prosecution Highway Pilot (PCT-PPH) http: //www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html
[21] JPO. Patent Prosecution Highway (PPH)
http: //www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm
[22] Expansion of eligible applications in Patent Prosecution Highway
between the JPO and the USPTO http:
//www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/pph_epo/eigo_pct_kokusai_dankaiseikabutu.htm
[25] Patent Prosecution Highway (PPH) http:
//www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr02160.html
[29] GANDRA, Alana. Governo adia
assinatura de acordo de patentes com EUA mar. 2011. http:
//agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-03-18/governo-adia-assinatura-de-acordo-de-patentes-com-eua
[30] http: //www.inpi.gov.br/noticias/brasil-faz-acordo-com-eua-que-ira-contribuir-para-acelerar-analise-de-patentes-2
Não tenho mais dúvidas, esse curso gmat é realmente maravilhoso, só nos deixa mais potencializados para alcançar a nossa realização profissional! Com ele estou conseguindo ampliar e lapidar os meu conhecimentos gerais.
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