Na EPO a prática é a de que não se aceite
a dupla proteção em pedidos divididos uma vez que não há nenhuma razão legítima
para pleitear a mesma matéria reivindicada em dois pedidos distintos. Em
T587/98 a Corte conclui que não havia superposição indevida entre as
reivindicações do pedido original com as presentes no pedido dividido. O pedido
original apresentava uma reivindicação independente com todos os elementos de
uma reivindicação independente do pedido dividido combinada com um único
elemento adicional. A dupla proteção segundo a Corte é vedada por contrariar os
procedimentos previstos no Artigo 125 da EPC “Na ausência de provisões nesta Convenção sobre os procedimentos a serem
adotados, a EPO deve levar em conta os princípios da lei de procedimentos geralmente
reconhecidos pelos Estados Contratantes”.[1]
T307/03 por sua vez utiliza o Artigo 60
da EPC1973 “O direito a uma patente
européia deve pertencer ao inventor...” para concluir que a EPC veda a
possibilidade de duas patentes protegendo a mesma invenção.[2] A
decisão contudo gerou incertezas quanto a pertinência do Artigo 60 para
fundamentar o veto a dupla proteção. A
decisão considerava que a superposição de proteção entre o pedido original e o
pedido dividido poderia fundamentar um
questionamento por dupla proteção.[3] Em
T1391/07 a Corte por sua vez entende que a proibição de dupla proteção é
aplicável quando se trata de mesma matéria reivindicada não podendo ser
estendida esta proibição para os casos de sobreposição de escopo de reivindicações
distintas. A objeção de dupla proteção não pode ser utilizada no caso em que
uma reivindicação de uma patente concedida engloba a reivindicação de um pedido
posterior (este um caso específico do conceito mais geral protegido pela
primeira patente). O fato de uma reivindicação de pedido posterior tenha
sobreposição parcial com aquela de uma patente concedida não impede a concessão
desta nova patente. A ocorrência de dupla proteção não poderá fundamentar um
pedido de oposição conforme T936/04.
Segundo G 1/05 “De acordo com a prática estabelecida nos departamentos de primeira
instância na EPO, emendas que tornem o pedido original e o pedido dividido
idênticos são recusados quando as reivindicações do pedido emendado divisional
reivindica a mesma matéria do pedido original pendente, devido a proibição de
dupla proteção. Em tal caso o depositante não tem nenhum interesse legítimo em
dar sequencia em algo que resultará em uma segunda patente para a mesma
invenção”.[4]
Em T1423/07 reafirma não ser pertinente a aplicação do Artigo 25 da EPC para se
rejeitar a dupla proteção. A Corte entende não haver uma base legal clara na
EPC para se rejeitar a dupla proteção, devendo um pedido ser rejeitado apenas
nos casos de reivindicações essencialmente idênticas, refreando desta forma o
rigorismo de T307/03. Como T 1423/07 não se tratava de pedidos divididos, a
Corte entendeu que não haveria qualquer contradição com a decisão do Enlarged
Boards of Appeal em G 1/05. Diante desta decisão alguns autores entendem que no
caso de superposição de escopo entre o pedido dividido e o pedido original não
caberia qualquer questionamento de dupla proteção, por exemplo, se o pedido dividido
reivindica meios de fixação e o pedido original reivindica parafuso.[5]
[1] http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/ar125.html
[2] Case Law
of the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010,
p. 385 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html
[3] UNION ExCo position paper – principle of prohibition of double
patenting before the European Patent Office, EPI Information 4/2012, p.129-131 http://www.patentepi.com/en/publications/archived-issues/
[4] http://archive.epo.org/epo/pubs/oj008/05_08/05_2718.pdf
[5] UNION ExCo position paper – principle of prohibition of double
patenting before the European Patent Office, EPI Information 4/2012, p.129-131 http://www.patentepi.com/en/publications/archived-issues/
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