No Japão o guia de exame de julho de
2013 expande o conceito de unidade de invenção tornando-o mais flexível. O
exame consiste na identificação de características técnicas especiais, não
encontradas no estado da técnica. O artigo 25 do Patent Act prevê que uma
característica técnica especial é aquele que “claramente indica uma
contribuição sobre o estado da técnica”. No guia de exame anterior somente
reivindicações que apresentassem todas as características técnicas especiais da
primeira reivindicação em que tais características são encontradas eram
consideradas como tendo mesmo conceito inventivo. Não será considerada
característica técnica especial aquela que é encontrada no estado da técnica,
ou se a mesma trata-se de uma adição conversão ou supressão de uma
característica conhecida sem qualquer efeito técnico novo ou se a característica é uma mera variação de
projeto do estado da técnica. Assim se na Figura 1 a característica A não é encontrada no estado da técnica, então por estar presente em todas as
reivindicações 1 a 9 estas possuem o mesmo conceito inventivo. [1]
Se A é conhecido então a reivindicação
1 não possui qualquer característica técnica especial, o exame prossegue para a
reivindicação dependente 2. Se A + B também é conhecido do estado da técnica, o
exame segue para a reivindicação dependente 3. Neste caso encontra-se C como
característica técnica especial. Neste caso apenas a reivindicação 4 possui
todos os elementos da reivindicação 3, A + B + C e portanto apenas as
reivindicações 3 e 4 possuem mesmo conceito inventivo.
Com o novo procedimento de exame, neste
exemplo, não apenas as reivindicações 1 a 4 serão examinadas mas também 5 e 6
por terem o mesmo elemento C, como também as reivindicações 7 e 8 por serem da
mesma categoria e por conterem todos os elementos da reivindicação inicial 1
dentro do mesmo problema técnico de que trata a reivindicação 1. A
reivindicação 9 é entendida como não tendo o mesmo conceito inventivo porque
orientada para um outro problema técnico e sua análise irá necessariamente
implicar em buscas e argumentações adicionais. Da mesma forma, com esta nova
versão do guia de exame, se 1-4 fossem as reivindicações originais do pedido,
seria possível uma emenda em que o novo quadro reivindicatório fosse constituído
pelas reivindicações 5-8 da figura com base na mesma argumentação de unidade de
invenção. Note que as emendas não são guiadas pelo fato de ter havido aumento
de escopo de matéria reivindicada mas pela presença de unidade de invenção com
o quadro reivindicatório original.
O novo guia de exame flexibiliza o
entendimento de unidade de invenção na medida em que entende que o mesmo
conceito inventivo estará presente na medida em que uma única característica
técnica especial seja encontrada nas demais reivindicações. Assim se a
reivindicação 3 é dependente da reivindicação 1, e esta reivindicação 3 possui
uma característica técnica especial, então todas as reivindicações dependentes
de 1 estarão dentro do mesmo conceito inventivo exceto se irrelevante para o problema
técnico resolvido pela reivindicação 1. [2]
[1] TADA,T. Revision
of examination guideline or requirement of unity of invention, amendment that
changes a special technical feature of an invention in Japan, EPI Information
4/2013 p.171-173 http://www.patentepi.com/en/publications/archived-issues/
[2] Japan
Patent Office relaxes unity of invention require, 19/09/2013
http://www.lexology.com
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