De 4770 carta patentes concedidas em 2016 pelo INPI tivemos 3949 casos em que houve ao menos um 6.1 ou 7.1 em que houve mudança no quadro reivindicatório, ou seja, em 83% das patentes concedidas em 2016 o quadro reivindicatório não é o mesmo do pedido de exame, alguma emenda foi verificada. Segundo a decisão de novembro de 2016 do TRF2 o artigo 32 veda a possibilidade de qualquer emenda no pedido seja voluntária ou em cumprimento à exigências do INPI !! Isso significa que estes 83% de cartas patentes concedidas pelo INPI estão sujeitas à nulidade por terem violado o artigo 32 !!
PI 9905187-7 punho descartável para haste tubular de perfuração de furo de gusa de alto-forno siderúrgico
IV - Não se ignora que, de fato, o quadro reivindicatório que
fundamentou o deferimento em sede administrativa da patente
foi o apresentado em 17.12.2003, o qual, por sua vez, foi
decorrente do prazo assinado pelo INPI, nos termos do artigo 36
da Lei nº 9.279-96. Tal constatação, em princípio, seria apta a
fundamentar a inocorrência de violação ao artigo 32 da Lei nº
9.279-96, pois como alegado pelo agravado FÁBIO JORGE
BOTELHO BAPTISTA, as alterações realizadas no quadro
reivindicatório original ostentariam natureza não voluntária,
decorrentes das exigências feitas pela autarquia federal no
procedimento administrativo (artigo 36 da Lei nº 9.279-96); ao
passo que apenas as alterações de natureza voluntária é que
poderiam ensejar a sobredita violação ao artigo 32 da Lei nº
9.279-96.
Comentário: a resolução n° 93/2013 não faz esta distinção entre emendas voluntárias ou não voluntárias: “Após a solicitação do exame do pedido de patente serão, ainda, aceitas as modificações no QR, voluntárias ou resultantes de exame técnico (despachos 6.1 ou 7.1), desde que estas sirvam, exclusivamente para restringir a matéria reivindicada e não alterem o objeto pleiteado”.
V - Todavia, não pode passar despercebido igualmente que o
quadro reivindicatório apresentado em 17.12.2003, ressalvada a
retirada do vocábulo "pelo menos" na reivindicação 1, reproduz
em sua totalidade o apresentado voluntariamente em
15.05.2003, esse último oferecido fora do marco temporal
previsto no artigo 32 da Lei nº 9.279-96, como reconhecido pelo
próprio INPI no parecer emitido em 27.08.2003 no bojo do
procedimento administrativo, bem como na sua manifestação
técnica realizada no processo originário.
VI - Verificado que as alterações realizadas no quadro
reivindicatório originário são extemporâneas, não poderia o
requerente da patente, a pretexto de atender as exigências feitas
pelo INPI com base no artigo 36 da Lei nº 9.279-96, reiterar as
mesmas alterações realizadas intempestivamente nos termos do
artigo 32 da Lei nº 9.279-96. E, de igual modo, nem poderia o
INPI entender que, naquele segundo momento, as alterações
(que antes eram intempestivas), poderiam ser aceitas apenas
porque agora foram apresentadas em resposta a parecer que
abriu prazo para o requerente atender às exigências feitas pela
autarquia federal.
VII - Entender dessa maneira seria burlar o comando do artigo
32 da Lei nº 9.279-96 por um aspecto meramente formal, ou
seja, porque a manifestação do INPI fez menção ao artigo 36 da
Lei nº 9.279-96, quando, na verdade, o requerente reiterou as
mesmas alterações oferecidas espontaneamente depois do
requerimento do exame técnico da patente.
VIII - Mesmo que no laudo pericial produzido nos autos da ação
originária, o expert nomeado pelo juízo de primeiro grau tenha
entendido, de maneira errônea, que não houve violação ao
artigo 32 da Lei nº 9.279-96, reconhece que o quadro
reivindicatório aceito pelo INPI para o deferimento da patente
(apresentado em 17.12.2003 e que apenas repetiu o apresentado
intempestivamente em 15.05.2003) ampliou a matéria
inicialmente revelada, violando o inciso III do artigo 50 da Lei
nº 9.279-96.
IX - Diversamente do que consignou o especialista técnico do
juízo de primeiro grau, o reconhecimento da violação ao inciso
III do artigo 50 da Lei nº 9.279-96 nas alterações presentes no
quadro reivindicatório aceito pelo INPI para o deferimento da
patente (apresentado em 17.12.2003), tem como consequência
lógica a violação ao artigo 32 da Lei nº 9.279-96, pois esse
apenas repetiu as alterações constantes no quadro
reivindicatório apresentado em 15.05.2003, tido como
intempestivo pelo próprio INPI.
Comentário: Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando: III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado;
Compulsando os documentos trazidos no presente agravo e nos autos da ação originária,
verifica-se que o quadro reivindicatório originário (composto de duas reivindicações) depositado em
19.08.1999
1 – Punho descartável (50) para haste tubular (70) de perfuração do furo de gusa de
alto-forno siderúrgico, caracterizada pelo fato de compreender um corpo de punho
(52) cilíndrico tubular, que possibilita montar-se e soldar-se o referido punho (50) à
haste tubular (70), formado em peça única com duas orelhas cilíndricas (54) unidas ao
corpo do punho (52) através de solda (56), equidistantemente espaçadas, para
adaptação do mandril (80) da máquina de furar forno, totalmente confeccionado em
aço laminado e/ou trefilado.
2 – Punho descartável (90) para haste tubular (70) de perfuração do furo de gusa de
alto-forno siderúrgico, caracterizada pelo fato de compreender um corpo de punho
(92) cilíndrico tubular, que possibilita montar-se e soldar-se o referido punho (90) à
haste tubular (70), formado em peça única e maciça com duas orelhas (94),
equidistantemente espaçadas, para adaptação do mandril (80) da máquina de furar
forno, totalmente confeccionado em aço fundido ou microfundido.
Posteriormente, de maneira voluntária e após o requerimento de exame técnico da patente
(ocorrido em 07.12.2001), o titular da patente apresentou perante o INPI, em 15.05.2003 (manifestação
protocolizada sob o nº 25.773), o seguinte quadro reivindicatório
1 - Punho (50, 90) para haste tubular de perfuração de furo de gusa de alto-forno
siderúrgico, compreendendo: um corpo tubular (52, 92) possuindo uma porção interna
e longitudinal apta a receber uma haste tubular (70), e um diâmetro externo (58, 96)
cooperável com um diâmetro interno de um mandril (82) de uma máquina de furar
forno, e pelo menos duas orelhas (54, 94), projetando-se radialmente para fora do
corpo tubular (52, 92), para adaptação a este mandril (82); o punho sendo
caracterizado pelo fato de a porção interna e longitudinal apta a receber a haste
tubular (70) ser uma abertura concêntrica com a haste (70) e que atravessa toda a
extensão do corpo tubular (52, 92).
Diante disso, em 17.12.2003 (manifestação protocolizada sob o nº 70.330) foi apresentado
novo quadro reivindicatório (também composto de sete reivindicações) com o seguinte teor (fls. 319-320
dos autos originários):
1 - Punho (50, 90) para haste tubular de perfuração de furo de gusa de alto-forno
siderúrgico, compreendendo: um corpo tubular (52, 92) possuindo uma porção interna
e longitudinal apta a receber uma haste tubular (70), e um diâmetro externo (58, 96)
cooperável com um diâmetro interno de um mandril (82) de uma máquina de furar
forno, e duas orelhas (54, 94), projetando-se radialmente para fora do corpo tubular
(52, 92), para adaptação a este mandril (82); o punho sendo caracterizado pelo fato de
a porção interna e longitudinal apta a receber a haste tubular (70) ser uma abertura
concêntrica com a haste (70) e que atravessa toda a extensão do corpo tubular (52,
92).
Ao apreciar esse último quadro reivindicatório apresentado, o INPI houve por bem deferir o
registro da patente [...]
não merece prosperar o argumento da autarquia federal no sentido
de que, mesmo apresentadas intempestivamente tais alterações no quadro reivindicatório original, essas
não extravasaram a matéria inicialmente revelada no requerimento inicial do registro da patente, nos
termos da ressalva final do artigo 32 da Lei nº 9.279-96
o comando do artigo 32 da Lei nº 9.279-96 não dá ensejo a
qualquer modificação voluntária do quadro reivindicatório após o momento de
requerimento de exame técnico da patente, nos termos do acórdão proferido pela Egrégia
Primeira Turma Especializada nos autos da Ação Civil Pública nº 2003.51.01.513584-5
(Relatora Juíza em Convocação Márcia Helena Nunes - Julgamento em 27.06.2007 –
Publicação em 24.08.2007), no qual o voto condutor, com base as alegações do próprio
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI naquela ação,
salientou que "pela simples leitura do referido dispositivo legal, poder-se-ia apontar a
impropriedade da conclusão retirada no Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, no ponto em
que admite a possibilidade postulação (sic) de alteração do quadro reivindicatório fundada
no direito de petição, o que não nos parece seja essa a melhor interpretação, porquanto do
dispositivo legal inserido no artigo 32 da Lei 9.279/96, não se pode extrair nenhuma
outra regra, senão aquela que proíbe qualquer alteração do pedido de patente após o
requerimento do exame"
O registro de patente depende necessariamente de um procedimento administrativo e qualquer vício ocorrido nesse procedimento pode levar à invalidação do registro antes
deferido, além do que, suscitada qualquer dúvida quanto à validade da patente, deve
prevalecer o princípio in dubio contra patentem, tendo em vista que, em relação aos
inventos, o domínio público é a regra e a proteção, é exceção, sempre condicionada a vários
requisitos e por prazo sempre limitado, em consonância com os próprios termos do inciso
XXIX do artigo 5º da Constituição da República ("XXIX – a lei assegurará aos autores de
inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às
criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico
do País").
Agravo de Instrumento - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0007334-34.2016.4.02.0000 (2016.00.00.007334-8)
RELATOR : Desembargador Federal ANDRÉ FONTES
AGRAVANTE : CSN - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADO : MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR E OUTRO
AGRAVADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01517289420154025101)
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