Indicadores de qualidade em patentes

Um índice para se aferir qualidade de uma patente pelo escritório de patente será a capacidade desta patente ser confirmada caso surja uma demanda judicial. Da mesma forma a capacidade de um pedido indeferido pelo INPI ter sua decisão de indeferimento mantida caso arguida a decisão na Justiça. No entanto, percentualmente poucos são os casos com questionamentos na justiça, e portanto na prática estes índices tornam-se pouco relevantes para se aferir a qualidade do exame de patentes.

Na esfera administrativa o número elevado de reversões de decisão em recursos contra o indeferimento ou de número excessivo de deferimentos em primeiro exame podem ser indicadores de baixa qualidade no exame, contudo tais índices não podem ser tomados como conclusivos, cabendo a análise caso a caso. A quantidade de documentação não patentária usada nos relatórios de busca bem como o número de documentos citados como fundamentação para uma ciência de parecer são outros parâmetros que podem ser utilizados para o controle de qualidade, no entanto, novamente não de uma forma conclusiva.

Nos casos de indeferimento, uma vez que o backlog de exame do INPI esteja elevado, muitas vezes o requerente desiste da intenção de entrar com recurso não propriamente por concordar com a decisão, mas porque uma vez decorrido tantos anos (em alguns casos oito a dez anos do depósito à decisão do pedido) o requerente perde o interesse comercial no pedido de patente. A falta de assessoria jurídica adequada, por outro lado, pode levar ao requerente a desistir de seu pedido prematuramente diante de um primeiro parecer do INPI negativo à patenteabilidade do pedido.

Dados de 2004 e 2006 mostram que no INPI enquanto o número de patentes concedidas aumentou de 2481 para 2785, o número de nulidades administrativas reduziu de 86 para 52, o que é um parâmetro de que a qualidade das patentes concedidas aumentou no mesmo período [1]. Na EPO o número de depósitos de patente aumentou de 135 mil para 140 mil no período de 2006/2007 (aumento de 4%), no entanto, o número de patentes concedidas no mesmo período decresceu de 62.8 mil para 54.7 mil, uma queda de cerca de 13%, o que mostra um maior rigor na concessão de patentes pela EPO. Apesar disso, em setembro de 2008 cerca de 250 funcionários da EPO entraram em greve se queixando da pressão por maior número de concessões e consequentemente deterioração da qualidade do exame de patentes [2]. Com a crise de 2009 o número de depósitos reduziu para 134 mil em comparação com 147 mil de 2008 (queda de 8%). O número de patentes concedidas reduziu de 59 mil em 2008 para 52 mil em 2009, uma queda de 13%, ou seja, uma queda mais acentuada que a observada no número de depósitos, o que mostra maior rigor no exame [3]. Em 2011 foram 243 mil depósitos um aumento de 2,6 % em relação a 2010 que teve 237,5 mil depósitos, ao passo que 62 mil patentes concedidas em 2011 para 58 mil concedidas em 2010, um aumento de 7% no número de patentes concedias. Ou seja, no período 2010 a 2011 o ritmo de concessões foi maior que o de depósitos. [4]

Em palestra ministrada em abril de 2012 na Firjan no Rio de Janeiro o presidente da EPO Benoît Battistelli questionado sobre quais as razões para as empresas aumentarem o volume de depósitos na EPO mesmo diante da crise econômica que atinge a Europa apresentou como razões que o aumento do número de depósitos é uma amostra da confiança das empresas nas patentes como proteção de seus ativos intelectuais e da qualidade das patentes concedidas. Em segundo lugar a taxa de concessão (grant rate) da EPO entendida como a razão entre o número de deferimentos e a soma de arquivamentos e indeferimentos tem se mantido em torno de 40% o que mostra o rigor nas concessões. [5] Em terceiro lugar Battistelli aponta que a primeira ação da EPO ocorre em média em 20 meses após o depósito e este tempo é considerado razoável para a maior parte das empresas. Mecanismos de exame acelerado são possíveis. Muitas empresas, contudo, utilizam o sistema de patentes de forma defensiva, não estão com a patente envolvida em litígios ou estão mais interessadas na avaliação técnica da primeira ação, podendo, portanto, aguardar mais tempo para decisão final. Outras ações do escritório de patentes como a utilização de ferramentas automáticas de tradução, utilização de um sistema de classificação uniforme com Japão e Estados Unidos, aumento do número de examinadores tem contribuído para aumento da qualidade do exame.

Uma pesquisa divulgada pela Revista Intellectual Asset Management em 2010 mostra que cerca de 71% dos entrevistados apontam como muito boa a qualidade de exame na EPO, seguida de Japão (55%), Estados Unidos (52%), Coreia (29%) e China (22%). Uma das razões para baixa qualidade do exame de Coreia e China é atribuída a má qualidade das traduções. Cerca de 17% dos entrevistados apontam uma deterioração da qualidade do exame no USPTO nos últimos anos, maior índice entre os cinco escritórios pesquisados, que compõe o chamado IP5. A mesma pesquisa realizada pela mesma revista e divulgada em julho de 2011 mostra pouca variação dos dados EPO (74%), JPO (57%), USPTO (50%), KIPO (34%), SIPO (23%).[6] Apesar dos baixos índices obtidos pelo KIPO, entervistas realizads por Peter Drahos mostra que na área tecnológica de software e telecomunicações empresas como Microsoft, Intel e 3M tem preferência em escolher o KIPO como autoridade de busca e exame PCT pela qualidade do exame em combinação com as taxas mais atrativas.[7]

Nos Estados Unidos críticos apontam que o sistema de pontuação da produção dos examinadores ao conferir o mesmo peso para deferimentos ou indeferimentos tem uma tendência em estimular os deferimentos que exigem menos tempo de exame e menos etapas de exame.[8] As Autoridades de Busca e Exame do PCT mantém informes regulares sobre as medidas tomadas em cada escritório para monitorar e aumentar a qualidade do exame de suas buscas e exames. [9]

No Brasil uma pesquisa realizada pelo IBOPE em 2009 e divulgada pela Câmara Americana de Comércio (Amcham Brasil) mostra que 55% dos entrevistados são de opinião que o INPI não atende de maneira satisfatória as funções para as quais foi criado com relação ao setor de patentes, o pior desempenho dentre os campos de atuação desta instituição. A pesquisa Amcham/Ibope indica que a concessão de patentes ainda é demorada no País com média de 7,8 anos.

Na pesquisa de 2010 a pesquisa mostrou que, os critérios de análise entre um técnico e outro variaram mais do que no ano anterior, uma situação que acontece frequentemente ou sempre para 72% dos usuários, contra 61% registrados em 2009. Houve retrocesso também quanto à clareza e à objetividade dos critérios e parâmetros de decisão. Enquanto, em 2009, 64% consideravam as tomadas de decisão frequentemente ou sempre precisas, em 2010, esse índice passou para 57%.[10]

No ano de 2011, a pesquisa continuou a revelar que a percepção de que os critérios de exame entre um examinador e outro variam muito, apesar de ter ocorrido uma queda em termos numéricos. Somando-se os critérios “sempre” e “frequentemente”, o índice, que contava com 72% das respostas em 2010, caiu para 57%, devendo-se considerar, no entanto, que o número de respostas NS/NR subiu de 10% para 25%. Conclui-se, portanto, que não houve melhoras significativas. Outro resultado em que a insatisfação dos usuários se manteve presente, é “Com que frequência a coerência das exigências variam de técnico para técnico?” Nesse critério também houve melhora, pois as respostas “sempre”, caíram de 13% para 11%, e as respostas “frequentemente” diminuíram de 57% para 41%.

Da mesma maneira que no critério anterior, deve-se considerar que o número de respostas NS/NR subiu de 12% para 27%, de modo que, no cômputo geral, pode-se concluir que não houve melhoras significativas. Quanto aos critérios e parâmetros das decisões serem claros e objetivos o índice apontando como resposta “sempre” e “frequentemente” tem caído de 2009, 2010 e 2011 para respectivamente 64%, 57% e 51%.[11]

Em maio de 2010 Bruno van Pottelsberghe de la Potterie publicou um estudo sobre qualidade no exame de patentes entre os escritórios USPTO, JPO e EPO [12]. O objetivo do estudo foi o de desenvolver uma metodologia para avaliar a qualidade dos sistemas de patentes. O grande aumento no número de depósitos tem agravado o problema de backlog no exame de patentes dos escritórios. Este backlog é tido como uma barreira não tarifária às empresas estrangeiras dentro do país, além de constituir um aumento no período de incerteza jurídica da validade das patentes solicitadas.

O estudo argumenta que o índice de deferimentos é fortemente tendencioso e não é um bom indicador da qualidade de exame. Isto se deve a quatro fatores: a métrica usada (a EPO divulga taxas de deferimentos dentre as decisões realizadas o que inclui retiradas, indeferimentos e concessões o que dificulta a comparação com dados de outros escritórios que divulgam o número de deferimentos entre os depósitos), o excesso de depósitos fracos realizados (muitos depositantes solicitam para uma mesma invenção 10 pedidos, com boas chances de ter ao menos 1 deferido. Para estatística do escritório isto significaria uma taxa de concessão de 10%, mas para o requerente 100%), pedidos divididos, e grande variação no tempo de exame entre diferentes áreas tecnológicas.

Independente da métrica usada os dados mostram que a taxa de concessão da EPO tem se mantido estável em 65% ainda que se tenha observado um grande aumento nos depósitos no mesmo período o que sugere, que a qualidade de exame tenha baixado, uma vez que uma parte significativa deste aumento de depósitos é atribuído a pedidos de baixa qualidade. Nicolas van Zeebroeck nota que esta taxa varia conforme o setor tecnológico (69% para indústria química, 54% para biotecnologia, 50% para telecomunicações, 67% para eletrônica, 72 para veículos, 69% para engenharia civil e 66% para necessidades humanas) e detecta um leve declíneo na taxa de concessão entre 1980 e 1995 e conclui que qualidade das patentes solicitadas, e não propriamente o exame declinou. [13]Por outro lado, estatísticas de litígios também são fortemente tendenciosas uma vez que a grande maioria das patentes não é submetida a litígio e ainda assim quando há litígio, muitas das vezes a questão é resolvida em acordos privados para se evitar os altos custos envolvidos.

Com uma proposta alternativa de avaliação de qualidade do exame o autor define qualidade como a capacidade em que os sistemas de patente atendem as condições de patenteabilidade de uma forma transparente. Desta forma são avaliados tanto os aspectos legais que descrevem as condições de patenteabilidade (matéria patenteável, novidade, atividade inventiva, taxas) como os aspectos operacionais que colocam em prática tais padrões.

Quanto aos relatórios de busca, Japão e Estados Unidos, em menor grau, tem terceirizado parte dos relatórios de busca com empresas privadas. No caso japonês estes escritórios privados são em grande parte formados por ex-examinadores de patentes. Cingapura terceiriza o exame com os escritórios de Austrália Áustria e Dinamarca. A Dinamarca, por sua vez também realiza exames para o escritório inglês de patentes, Islândia e Turquia. A Holanda realiza exames para a Inglaterra. O USPTO realiza parte das buscas de exame ISA/IPEA em escritórios como os da Austrália. A Coreia terceiriza parte das buscas de patentes para o Korean Intellectual Property Institute (KIPI) e outras entidades privadas.[14] O estudo conclui que o relatório de busca da EPO possui melhor qualidade porque realizado pelo próprio escritório. Ademais apenas EPO disponibiliza publicamente seus relatórios de busca conferindo maior transparência. Nos anos 1990 a EPO adotou o plano BEST (Bringing Examiners and Searches Together) em que o mesmo examinador realiza a busca e o exame do pedido. Até então os examinadores lotados em Haia realizavam a busca enquanto os examinadores em Munique realizavam o exame. A medida foi tomada tendo por objetivo aumentar a qualidade do exame.[15]

O conhecimento de três idiomas dos examinadores da EPO amplia as capacidades de buscas destes examinadores. Quanto aos examinadores a rotatividade na EPO e JPO em torno de 5% é bem inferior a observada no USPTO onde o mesmo índice atinge 33%, o que significa examinadores mais bem treinados na EPO e JPO do que no USPTO. A sobrecarga de trabalho dos examinadores no USPTO é muito superior a observada na EPO e JPO, enquanto no USPTO cada examinador examina 1700 reivindicações por ano, este número é de 1400 no JPO e 540 na EPO.

Um procedimento de oposição administrativa num período de 9 meses após a concessão da patente é outro fator que contribui para qualidade do exame da EPO, diante do USPTO e JPO onde não existe esta etapa administrativa após a concessão. A presença de um período de graça nos Estados Unidos e Japão contribui para atrasar a data em que a tecnologia entra no domínio público. Com relação as modificações no conteúdo das reivindicações, enquanto a EPO é mais flexível, por outro lado o USPTO possibilita o depósito de continuations in part e pedidos divisionais onde estas flexibilizações são permitidas. No Japão é possível aumentar o quadro reivindicatório até o primeiro exame, o que pode significar mais de três anos após o depósito do pedido. Com as novas regras de pedidos divisionais na EPO publicadas em abril de 2010 o uso deste mecanismo na EPO é muito mais limitado que no USPTO. No USPTO ainda é possível para os pedidos domésticos que visam apenas ao mercado norte americano manter o pedido não publicado até a decisão final de concessão, o que possibilita a existência de patentes submarino. Na EPO e Japão os pedidos são todos publicados após 18 meses do depósito salvo a retirada pelo depositante. Tomando-se todos estes aspectos em conjunto Bruno Potterie avalia que a EPO possui uma avaliação mais rigorosa do conceito de novidade bem como maior transparência no exame.

Um pedido depositado no USPTO é automaticamente submetido a busca e exame, ao passo que na EPO e JPO o depositante deve solicitar o pedido de exame. A EPO publica o relatório de busca em cerca de 18 meses após o depósito, o que fornece ao depositante indicativo da viabilidade do pedido. Com isto cerca de 20% a 30% dos pedidos são retirados após a publicação do relatório de busca. No Japão o pedido de exame pode ser feito em até três anos após o depósito. Antes de outubro de 2001 este período era de sete anos.[16] Estudos mostram que a redução do tempo para pedido de exame leva a um aumento significativo dos pedidos a serem examinados associado com uma queda de qualidade. A existência de uma etapa processual de pedido de exame contribui portanto para redução do backlog. Este período é mais curto na EPO, porém a publicação prévia do relatório de busca junto com uma opinião escrita não vinculante tem como efeito aumentar o número de desistências. O USPTO privilegia a velocidade de exame com o custo de ter de analisar um número maior de pedidos e consequentemente comprometendo a qualidade de exame.[17]

Dados de 2008 mostram que o tempo de pendência no USPTO é de 32 meses ao passo que no Japão é de 36 meses do pedido de exame somado a 32 meses de pendência, totalizando 68 meses, enquanto na EPO este tempo é de 18 meses de pedido de exame somados a 45 meses, o seja, algo em torno de 63 meses. Enquanto na EPO o exame exige cerca de 30 horas na EPO, no USPTO este tempo é de 13 horas, ainda que este valor varie conforme a área tecnológica[18]. Considerando o tempo de primeira ação (first action) do USPTO e o tempo gasto na decisão (disposal) a média é de 20.5 horas, o que significa que em média para examinador deve realizar 75 primeiras ações por ano, e 75 decisões, ao passo que para um examinador principal (primary examiner) de maior experiência estes índices são de aproximadamente 100 primeiras ações e 100 decisões por ano.[19]

O tempo de busca na EPO é estimado em 8 horas e no USPTO 2 horas, nos dois casos o tempo de busca é estimado em média em 20% do tempo de exame. Na EPO o tempo de exame é maior por razões estruturais: 1) o examinador dispende mais tempo por exame, 2) o exame é validado por três examinadores, 3) o pedido na EPO sofre adaptações em função do exame do pedido equivalente no USPTO o que modifica a matéria em exame e portanto gerando mais etapas, 4) No caso de um parecer desfavorável o depositante pode solicitar oral proceeding, ao passo que no USPTO e JPO este pedido já poderia ser indeferido caso a resposta do requerente ao primeiro exame não fosse satisfatória, 5) os depositantes dispõem de instrumentos burocráticos para atrasar a concessão da patente.

O estudo conclui, ao ponderar cada um destes fatores que o exame na EPO possui qualidade 250% superior a observada no USPTO enquanto o JPO em posição intermediária possui qualidade 170% superior a observada no USPTO. O estudo estima que cerca de 2 milhões de patentes estejam em vigor nos Estados Unidos (46 milhões de reivindicações), enquanto 0,5 milhão na Europa (8 milhões de reivindicações) e 1.3 milhões no Japão (12 milhões de reivindicações). Ou seja, quanto menor a qualidade do exame , maior o número de patentes em vigor, de legitimidade questionável. O autor questiona a viabilidade de projetos de compartilhamento de trabalho de exame como os PPHs antes que se harmonize diversos fatores estruturais no exame.

Dietmar Harhoff e Stefan Wagner[20] analisam o tempo de exame na EPO e mostram que o tempo gasto no exame de uma patente é função da capacidade de exame do escritório de patentes, da complexidade do pedido e de medidas que conduzem a um exame mais acelarado ou mais demorado por questões estratégicas. Patentes muito citadas nos relatórios de busca de pedidos posteriores são aprovadas mais rapidamente (tempo de exame menor) que as patentes menos importantes (com menor índice de citação), o que se explica pelo fato de serem tecnologias em geral de maiores níveis de inventividade e portanto de mais fácil identificação da novidade e atividade inventiva. Este resultado está compatível com estudo similar realizado por Regibeau & Rockett[21] com pedidos analisados pelo USPTO. Um melhor exame na fase administrativa mostra-se socialmente mais vantajoso do que transferir essa tarefa para fase judicial, ademais um maior tempo de exame favorece a disponibilidade de novas informações para subsidiar o exame. Considerando o tempo de treinamento de um examinador em torno de três anos, o escritório europeu de patentes EPO dispõe de um tempo de resposta lento para adequar a demanda de pedidos a serem examinados com a quantidade necessária de examinadores. Considerando pedidos depositados entre 1978 e 1995 o estudo de 2006 mostra que entre os pedidos analisados 63.5% foram concedidos, 5,1% indeferidos, 27,4 % abandonados e 3.9% ainda pendentes. Os índices de concessão mostram-se bastante homogêneos (70.8% em engenharia nuclear e 55.1% em biotecnologia). A complexidade dos pedidos, medida em número de reivindicações aumentou de uma média de 9.84 reivnidcações em 1978 para 15.36 reivnidcações em 1998.

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[1] INPI. Qualidade das decisões de patentes vem aumentando. http: //www.inpi.gov.br/noticias/qualidade-das-decisoes-de-patentes-vem-aumentando.

[2]  EPO staff strike over patent quality. OUT-LAW News, 24/09/2008 http: //www.out-law.com/page-9453.

[3]  Annual Report 2009 http: //www.epo.org/service-support/publications/general-information/annual-reports/2009.html.

[4] http://www.epo.org/news-issues/press/releases/archive/2012/20120117.html

[5] http://www.trilateral.net/statistics/tsr/fosr2010/fullreport.pdf

[6] http://www.epo.org/news-issues/news/2011/20110628.html http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/15D2798FB51DB1E4C12578BD003FE172/$File/IAM_extract_en.pdf

[7] DRAHOS, Peter. The global governance of knowledge: patent offices and their clients. Cambrige University Press:United Kingdom, 2010, p.194, 237

[8] MERGES, Robert. As Many as Six Impossible Patents Before Breakfast: Property Rights For Business Concepts and Patent System Reform, 14 BERKELEY TECH. L.J. 577 (1999). LEMLEY, Mark. Rational Ignorance at the Patent Office, 2000 THE BERKELEY LAW & ECONOMICS WORKING PAPERS 2, Article 5, at n.3 (2001).; KESAN, Jay. Carrots and sticks to create a better patent system,v.17 Berkeley Tech Law Jornal, 2001, p.765-766,

[9] http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html

[10] Pesquisa Amcham/Ibope: em 2010, cresce percepção positiva do empresariado sobre INPI http: //www.amcham.com.br/regionais/amcham-sao-paulo/noticias/2010/pesquisa-amcham-ibope-em-2010-cresce-percepcao-positiva-do-empresariado-sobre-inpi/?searchterm=Amcham/Ibope.

[11] Relatório do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI 2011

[12] POTTERIE, Bruno van Pottelsberghe de la. The quality factor in patent systems. Ecore Discussion Paper, 2010/42 http: //econpapers.repec.org/paper/ecawpaper/2013_2f59650.htm.

[13] ZEEBROECK, Nicolas van. The puzzle of patent value indicators. Economics of Innovation and New Technology. V. 20, N.1, jan. 2011, p.33-62

[14] DRAHOS, Peter. The global governance of knowledge: patent offices and their clients. Cambridge University Press:United Kingdom, 2010, p.20, 24, 130, 154, 238

[15] DRAHOS, Peter. The global governance of knowledge: patent offices and their clients. Cambridge University Press:United Kingdom, 2010, p.124; GRUBB, Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press, 2004, p.125

[16] DRAHOS, op.cit., p.170

[17] BESSEN, James; MEURER, Michael. Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk. Princeton University Press, 2008, p. 1804/3766 (kindle version)

[18] DRAHOS, Peter. The global governance of knowledge: patent offices and their clients. Cambrige University Press:United Kingdom, 2010, p.76; USPTo, 2004 USPTO Should Reassess How Examiner Goals, Performance Appraisal Plans, and The Award System Stimulate and Reward Examiner Production, http://www.oig.doc.gov/OIGPublications/IPE-15722.pdf

[19] LUNDBERG, Steven; DURANT, Stephen; McCRACKIN, Ann. Electronic and software patents. The Bureau of National Affairs, 2005, p.9-3

[20] HARHOFF, Dietmar; WAGNER, Stefan. Modeling the Duration of Patent Examination at the European Patent Office, Discussion paper 2006-14, November 2006, http://epub.ub.uni-muenchen.de/1256/1/Harhoff_wagner_06.pdf

[21] R´egibeau, P. & Rockett, K. Are More Important Patents Approved more Slowly and Should They?, Department of Economics Working Paper No. 556, University of Essex, 2003