Pedidos provisional no USPTO

Um instrumento alternativo ao período de graça nos EUA é o pedido provisional. Em alguns países este tpo de pedido era conhecido como caveat.[1] Na Reforma de 1836 foi introduzido o caveat, um pedido provisório  e secreto, que não era submetido a exame e que expiravam em um ano, podendo ser renovável. Elisha Gray depositou um pedido caveat em 1876 no mesmo dia em que Graham Bell depositou um pedido de patente relativo ao telefone. Embora Elisha Gray tenha abandonado seu pedido, o caso foi objeto de litígio por muitos anos, por ter dado margem a acusações de partes do conteúdo das patentes caveat poderiam ser vazar do escritório de patentes por examinadores inescrupulosos.[2] O mecanismo, pouco usado pelos inventores, foi  abandonado em 1910.[3] O provisional (MPEP 201.04(B)) é um pedido nacional U.S. de patente no USPTO (35 U.S.C. 111(b)) preliminar, em geral incompleto (sem quadro reivindicatório, por exemplo), que serve apenas para garantir a data de prioridade. O pedido provisório fornece os meios para estabelecer uma data de depósito efetiva para um pedido de patente não provisório e torna-se automaticamente abandonado após um ano[4]. Entre 2000 e 2010 foram depositados cerca de 1,2 milhões de pedidos provisional dos quais 48% foram abandonados sem gerar qualquer efeito, tampouco prioridade para pedido posterior. [5] Os pedidos provisional foram criados em 1995 como um dispositivo de baixo custo para garantir aos inventores norte americanos a possibilidade de garantir um primeiro depósito nos Estados Unidos em paridade com os benefícios conquistados pelos pedidos estrangeiros que se valem da prioridade unionista. Se o requerente converte seu pedido provisional em pedido não provisional o mesmo terá sua vigência de vinte anos computada do pedido não provisional. Steve Lundberg destaca que a melhor estratégia seria depositar o pedido provisional e nos últimos dias de completar o limite de 12 meses depositar um pedido não provisional pleiteando a data de origem do pedido provisional, conseguindo desta forma estender na prática a vigência da patente em um ano.[6]

Em New Railhead Mfg v. Vermeer Mfg, um pedido provisional foi depositado pleiteando uma unidade perfuradora. Durante o litígio da patente a data do pedido provisional foi fundamental para se alegar a invalidação de uma anterioridade que mostrava um detalhamento de perfuradora semelhante dotado de mesma inclinação em relação à sonda pleiteada na patente. No entanto, esta característica, embora presente na patente, não estava presente no pedido provisional e desta forma, o titular não pode valer-se desta data do pedido provisional, mas sim da data de depósito da patente, o que tornou a anterioridade relevante para se anular a patente por falta de atividade inventiva.[7] Joseph Root destaca que a inclusão de um best mode não previsto no pedido provisional pode significar a perda da data do pedido provisional por configurar acréscimo de matéria.[8] Philip Grubb observa que em Kawai v. Metlesics 178 USPQ 138 (Fed. Cir. 1973) a Corte entendeu que o pedido com prioridade estrangeira deverá atender as condições de best mode do 35 USC 112, por conta disto o depositante estrangeiro que tem intenção de depositar sua patente deve atender ao critério de best mode ainda que a legislação de seu país em que realiza o primeiro depósito não exija ta critério, caso contrário, não poderá obter o benefício da data de prioridade em seu depósito posterior nos Estados Unidos. [9]

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[1] VOJÁCEK, Jan. A survey of the principal national patent systems. New York:Prentice Hall, 1936, p.37

[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_caveat

[3] STENGER, Jean Pierre. La contrefaçon de brevet en droit français et en droit américain. Collection Hermes, Ed. Cujas: Paris, 1965, p.8

[4] http://ec.europa.eu/research/news-centre/en/soc/02-07-soc03.html

[5] CROUCH, Denis. Patent Stats: Abandoning Provisional Patent Applications, dezembro 2011 http://www.patentlyo.com/patent/2011/12/patent-stats-abandoning-provisional-patent-applications.html

[6] LUNDBERG, Steven; DURANT, Stephen; McCRACKIN, Ann. Electronic and software patents. The Bureau of National Affairs, 2005, p.9-12; 10-18

[7] ROOT, Joseph. E. Rules of Patent Drafting from Federal Circuit Case Law. Oxford University Press, 2011, p.182

[8] ROOT.op.cit.p.215

[9] GRUBB, Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press, 2004, p.82