Equivalência e Atividade Inventiva

Donald Chisum destaca princípio fixado pela Suprema Corte em Knapp v. Morss 150 US 221 (1893) e em Peters v. Active Mfg. 129 US 530 (1899) de que “aquilo será contrafação, se posterior, será considerado antecipando a novidade, se anterior” (that which will infringe, if later, will anticipate, if earlier). [1] Este entendimento também foi corroborado em Bristol Myers Squibb v. Bem Venue Labs.[2] Neste sentido Lewmar Marine Inc. v. Barient Inc (1987)[3] modificou o teste para “aquilo será contrafação literal, se posterior, será considerado antecipando a novidade, se anterior” (that which literally will infringe, if later in time, anticipates if earlier than the date of invention). Em American Safety Table v. Singer Sewing de 1938 a Corte federal conclui que  um produto ou processo que teria sido considerado pertinente como anterioridade se anterior, necessariamente constitui uma contrafação da patente tendo aparecido posteriormente à mesma. Como corolário desta regra Blanc v. Weston a Corte Federal em 1939 estabelece que o produto ou processo que não constituiria uma anterioridade suficiente capaz de questionar a validade de uma patente não pode ser considerada como contrafação. De modo inverso o produto ou processo posterior à patente e que se constitua contrafação deve ser considerado como anterioridade para mesma patente caso fosse apresentado como anterior à mesma invenção, assim como pode-se dizer aquilo que não configura como contrafação não pode ser considerado como anterioridade pertinente. Segundo Jean Pierre Stenger: “não se pode dizer logicamente que uma coisa é branca numa situação e preta numa segunda situação” [4] Em Mackay Radio & Telegraph v. RCA, a Suprema corte em decisão de 1939 conclui que o titular de uma antena radiofônica ao evitar uma anterioridade citada definiu o ângulo de sua antena com uma precisão matemática, de modo que na fase de contrafação ele não pode abstrair desta precisão e declarar que o dispositivo litigioso é uma contrafação de sua patente muito embora o ângulo da antena seja ligeiramente diferente daquele definido na patente.

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[1] CHISUM, Donald. Chisum on Patents, Matthew Bender, 2011, v.1, p.3-36

[2] 246 F.3d 1368, 1378 (Fed.Cir.2001) cf. BROWN, Anne; POLYAKOV, Mark. The accidental and inherent anticipation doutrines: where do we stand and where are we going ? The John Marshall Review of Intellectual Property Law, v.63, 2004, p.88

[3] 827 F.2d 744, 3 USPQ2d 1766 (Fed.Cir.1987) cert. denied 484 US 1007 (1988)

[4] STENGER, Jean Pierre. La contrefaçon de brevet en droit français et en droit américain. Collection Hermes, Ed. Cujas: Paris, 1965, p.110