Philip R. Wadsworth da
Qualcomm[1]
mostra que a contrafação direta (direct
infringment) da reivindicação de método ocorre quando há o teste do
software que executa tal método. Neste caso o fabricante do software acusado de
cópia, comete contrafação direta (contabilizado pelo número de vezes que o
software foi submetido a testes), porém a distribuição de tais discos gravados
ou por meio de download para outros fabricantes OEM ou usuários finais não os
colocam como contrafatores da reivindicação de método.
Por outro lado, para
uma reivindicação de programa de computador haverá contrafação por contribuição
(271.f) quando o software é executado em teste por um contrafator direto que ao
distribuir este programa para terceiros os coloca na posição de contrafatores
por contribuição. Neste caso a contrafação direta ocorre para cada cópia de
software fabricado, vendido ou utilizada. Aqueles que receberam cópias gravadas
em discos ou em download, sejam outros fabricantes OEM ou usuários finais,
desta vez, ao contrário da reivindicação de método, se enquadram com
contrafatores por contribuição e os danos são calculados pelo número de cópias
distribuídas ao invés do número de testes efetuado pelo contrafator direto.
O titular garante
assim sua proteção sem limitação quanto a forma de distribuição de seu
software. Desta forma as reivindicações de programa de computador ou de meios
lidos por computador (CRM – Computer readable Medium) constituem a forma mais
eficiente para proteção de tais criações.
O critério de contrafação direta exige que o réu realize a
invenção em todos os seus elementos presentes na reivindicação tal como
decidido pela Suprema Corte em 1997 em Warner-Jenkinson Corp. v. Hilton Davis
Corp[2].
Antes de 1997 as Cortes interpretavam que nos casos em que duas pessoas
realizam atos que combinados infringem a reivindicação, a contrafação somente
estará caracterizada se uma pessoa instruiu a outra para realizar as etapas
complementares conforme Shields v. Halliburton[3],
Mobil Oil Corp. v. W.R. Grace & Co.[4]
Decisões mais recentes exigem que a parte não apenas instrua mas controle cada
etapa do processo realizado pela outra parte para que se configure a infração
por contribuição conforme MuniAuction, Inc. v. Thomson Corporation LLC[5];
BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P.[6] Um
critério ainda mais restrito foi proposto em Akamai Technologies, Inc. v.
Limelight Networks, Inc.[7],
and McKesson Technologies Inc v. Epic Systems Corp.[8], que
exige uma relação contratual entre as partes para configurar infração por
contribuição.
Em Akamai a patente tratava de método para distribuição de
conteúdo pela internet de um servidor e armazenamento de objetos embutidos na
página em outro servidor. A Limelight, concorrente da Akamai, alegou que
realizava apenas algumas etapas do processo restando as demais etapas de seleção
e distribuição dos objetos para outro servidor por conta do usuário. A Corte Distrital
entendeu que a Limelight não estava direcionando ou controlando as ações dos
clientes de uma forma direta e, portanto, não havia contrafação por
contribuição. O Federal Circuit manteve a decisão alegando que neste caso seria
necessário uma relação contratual entre cliente e provedor prevendo a
realização de tais etapas por parte do cliente. A Suprea Corte[9] em
decisão de maio de 2014 confirmou que para se configurar a contrafação o réu
deve executar todas as etapas da patente de processo e não apenas algumas
destas etapas: “um réu não é passível de
infração por contribuição (inducing infringement) sob o parágrafo 271(b) do
Código quando não existe um contrafator direto conforme o 271(b) ou qualquer
outro dispositivo da lei”. [10] A
decisão segundo analistas inibe a ação de trolls de patentes que buscam fazer
valer suas patentes mesmo quando nem todas as etapas do processo patenteado é
infringida pelos acusados.[11] A
Suprema Corte reconhece que a decisão tomada possibilita, segundo o
entendimento de contrafação direta de método adotada pelo Federal Circuit em Miniauction
que um eventual contrafator divida as etapas de uma reivindicação de método
entre diferentes empresas dificultando a caracterização da contrafação por
contribuição, porém entende que é este o entendimento que se deva dar a Seção
271(b) embora entenda que há motivos para preocupação dos titulares das
patentes de método diante de tal “anomalia”.
Nos Estados Unidos o
Federal Circuit na decisão BMC v.
Paymentech[12]
e em Cross Medical Products v. Medtronic Sofamor Danek Inc[13], concluiu
que em uma reivindicação de método é necessário que o contrafator realize todas
as etapas do método para que se configure a contrafação, ou quando o mesmo
controla ou direciona as ações de outra parte para executar uma ou mais etapas
do método (one party controls or directs
the actions of another to perform one or more steps of the method). No caso
de uma reivindicação de método que descreve a funcionalidade de um sistema
computacional, muitas das etapas descritas não são executadas pelo usuário
final o que descaracteriza a contrafação pelo usuário do sistema. Em Cross
Medical a reivindicação tratava de um dispositivo médico implantado em
cururgias de ossos humanos. A Corte entendeu que uma vez que o dispositivo era
implantado no osso humano, a fabricante do implante não fabricava propriamente
o dispostivo reivindicado, nesse caso, seria o cirurgião a pessoa que
propriamente fabricava o produto reivindicado ao interagir diretamente com o
paciente. O fabricante do implante poderia ser contrafator caso o cirrugião
agisse como representante da empresa.
Em Centillion Data Systems, v. Qwest,
2010-2220, 1131 (Fed. Cir. 2011)[14]
ao invés de estender este mesmo conceito para reivindicações de sistema, a
Corte entendeu que reivindicações de método e de sistema tem escopo distinto,
observando que o uso de uma reivindicação de sistema ocorre no local em que o
sistema como um todo é colocado em operação pelo usuário e não onde cada uma de
suas partes é executada remotamente. Assim o usuário não precisa ter o controle
físico de todos os elementos citados na reivindicação de sistema, basta que
ponha o sistema a operar com o modo descrito na reivindicação. A patente
US5287270 refere-se a um sistema para coleta, processamento e distribuição de
informação de um provedor de serviço como uma empresa de telefonia para seus
clientes. O sistema inclui o que a patente chama de serviços back end mantidos pelo provedor, e por
serviços front end acessíveis
diretamente pelo cliente. A empresa Quest alegou que comercializa apenas o
software front end e, portanto, não
configuraria contrafação pela Seção 271(a). No caso do software da Quest, o
usuário sob demanda faz solicitação ao back end, de modo que o usuário de fato
coloca o sistema como um todo em operação, controlando-o e obtendo benefícios
disto, pois como resultado de sua ação consegue obter a resposta que deseja.
Quanto a empresa Quest a Corte entende que ao comercializar seu software a
empresa não “usa” o sistema conforme a Seção 271(a) pois a mesma não coloca o
sistema em operação, quem o faz é o cliente, não sendo, portanto contrafatora: “o sistema como um todo não é usado até que o
cliente carregue o software em seu computador pessoal e porcesse os dados. A
Quest claramente não preenche esta exigência da reivindicação”.
Em NTP Inc. v. Research in Motion[15]
o Federal Circuit já concluíra que haveria contrafação por contribuição em
reivindicação de sistema quando do uso do sistema está sob controle do
contrafator e em benefício do mesmo. A patente em questão era relativa a um
sistema de telecomunicações usado em telefonia celular em que uma das estações
de transmissão estava localizada fora dos Estados Unidos e discutiu-se a
aplicabilidade da Seção 271(a): “o uso de
um sistema reivindicado sobre a Seção 271(a) refere-se ao local em que o
sistema como um todo é colocado em serviço, i.e, o local onde o controle do
sistema é exercido e o benefício do uso de tal sistema é obtido” (we hold that to use a system for purposes of
infringement, a party must put the invention into service, i.e control the systema as a whole and obtain benefit from
it). Em Centillon, seguindo o entendimento de NTP, a Corte entende que o
uso de um sistema conforme a Seção 271(a) não é necessário que o contrafator
exerça um controle físico e direto sobre cada elemento individual do sistema.
Com base nestas decisões
recomenda-se ao depositante no caso de uma invenção patenteável descrever sua
invenção na forma de reivindicações de método e de sistema, para melhor
garantir sua proteção em caso de litígio.[16]
[1] Congresso ABPI, agosto 2014, São Paulo
[2] 520, US 17 (1997)
[3] 493
F. Supp. 1376 (W.D. La. 1980)
[4] 367
F. Supp. 207 (D. Conn. 1973)
[5] 532
F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008)
[6] 498
F.3d 1373, 1380 (Fed. Cir. 2007)
[7] 629
F.3d 1311 (Fed. Cir. 2010)
[8] 2011
U.S. App. LEXIS 7531 (Fed. Cir. 2011)
[9] http://ipkitten.blogspot.com.br/2014/06/us-supreme-court-in-limelight-casts.html
[10] http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/12-786_664d.pdf
[11] http://www.theregister.co.uk/2014/06/03/supreme_court_nixes_idea_of_indirect_patent_infringement/
[12] 498 F.3d.1373, 1381
(Fed. Cir. 2002)
[13] 424 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2005)
[14] http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/10-1110%20-1131.pdf
[15] 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005)
[16] KALOW,
David.; SPRINGUT, Milton. Patent infringment and systems claims in the
information age. New York Law Journal. v.245, n.42, 4 mar. 2011, http://www.creativity-law.com/wp-content/uploads/2011/05/NYLJ_-2011-_Patent-Infringement-and-Systems-Claims-in-the-Information-Age_.pdf
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