Em junho de 2014 o
USPTO divulgou uma proposta de guia de exame (Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court
Decision in Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et al., No
13-298 (June 19, 2014) (Preliminary Alice Corp. Instructions)[1] No
caso Alice, a Suprema Corte amplia uma análise já implementada no caso Mayo
para leis naturais e fenômenos naturais. A mesma abordagem agora também se
aplica as ditas ideias abstratas. O novo guia do USPTO diere da prática
anterior em dois aspectos: i) o USPTO vinha tratando de forma diferenciada a análise
de patenteabilidade de ideias abstratas e leis da natureza, ii) a Suprema Corte
em Alice estabelece que a mesma análise deva ser aplicada para todas as
categorias de reivindicações, tanto para reivindicações de produto como para as
de processo, enquanto a análise anterior nesses casos, aplicava o conceito de
ideia abstrata apenas para os métodos, tal como em Bilski. Apesar disso,
mantém-se a análise de patenteabilidade nas seguintes etapas: i) determine se a
reivindicações se enquadram como processo, máquina, manufatura ou composição da
matéria, caso contrário rejeite a reivindicação, ii) determine se a reivindicação
incide em alguma exclusão estabelecida pelo judiciário, ou seja, lei da
natureza, fenômeno natural e ideia abstrata. Para tanto use a análise detalhada
a seguir.
Para enquadrar uma
reivindicação como ideia abstrata (reivindicações de porduto oou porcesso)
lembtre-se que toda a invenção em alguma medida se fundamenta em alguma ideia
abstrata, de modo que o fato de envolver uma ideia abstrata não necessiriamnee
significa que devemos rejeitar esta reivindicação. Exemplos de ideias abstratas:
práticas econômicas fundamentais, certos métodos para organizar a atividade
humana, uma ideia propriamente dita, uma relação matemática. Se uma ideia abstrata
está presente na reivindicação determine se qualquer elemento ou combinação de
elementos presentes na reivindicação são suficientes para garantir que a
reivindicação representa algo significativamente mais (significantly more) do que a ideia abstrata propriamente dita. Em
outras palavras: existem outras limitações que mostrem tratar-se de uma
aplicação patenteável de uma ideia abstrata ? Considere a reivindicação como um
todo, por exemplo, se a reivindicação proporciona melhoria em outro campo
tecnológico, melhoria no funcionamento do computador propriamente dito, se
estão presentes limitações significativas que vão além do uso de uma ideias
abstrata para um ambiente tecnológico em particular. Nesta análise não são
considerados significativos: i) simplesmente adicionar os termos “aplicado para” ou termo equivalente, ou
mera instrução para implementar uma ideia abstrata em um computador, ii) fazer
de uso de um computador genérico executando funções conhecidas de rotina e
convencionais previamente conhecidas da indústria. Se não forem encontradas
tais limitações significativas a reivindicação deve ser rejeitada como ideia
abstrata, contrariando o 35 USC 101. Ainda que rejeitada a reivindicação deve
ser submetida a análise dos demais critérios da seção 101, como utilidade e
dupla porteção, bem como suficiência descritiva (112), novidade (102) e não
obviedade (103).
Suprema Corte dos Estados Unidos
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