Contrafação de método nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos o Federal Circuit na decisão BMC v. Paymentech, 498 F.3d.1373, 1381 (Fed. Cir. 2002) concluiu que em uma reivindicação de método é necessário que o contrafator realize todas as etapas do método para que se configure a contrafação. Para a configuração de contrafação por contribuição é necessário que antes alguém tenha sido identificado como realizando contrafação direta. No caso de uma reivindicação de método que descreve a funcionalidade de um sistema computacional, muitas das etapas descritas não são executadas pelo usuário final o que descaracteriza a contrafação pelo usuário do sistema. Em Centillion Data Systems, v. Qwest, 2010-2220, 1131 (Fed. Cir. 2011) ao invés de estender este mesmo conceito para reivindicações de sistema, a Corte entendeu que reivindicações de método e de sistema tem escopo distinto, observando que o uso de uma reivindicação de sistema ocorre no local em que o sistema como um todo é colocado em operação pelo usuário e não onde cada uma de suas partes é executada remotamente. Assim o usuário final não precisa ter o controle físico de todos os elementos citados na reivindicação de sistema, basta que ponha o sistema a operar com o modo descrito na reivindicação. Com base nestas decisões recomenda-se ao depositante no caso de uma invenção patenteável descrever sua invenção na forma de reivindicações de método e de sistema, para melhor garantir sua proteção em caso de litígio.[1]

Em SiRF Technology, Inc. v. International Trade Commission o Federal Circuit conclui pela necessidade de que todas as ações descritas na reivindicação de método devam ser realizadas por apenas uma das partes para se caracterize a contrafação. No caso a Corte entendeu que todo o processo, que descrevia um método de utilização de GPS, recepção e transmissão de dados via satélite, era controlado por chips e caberia ao usuário final meramente ativar o serviço, desta forma configurando a contrafação.[2]

Diversos casos na justiça norte-americana tem discutido a caracterização de contrafação seja direta ou por contribuição para reivindicações de método em que cada etapa é realizada pelo contrafator de forma isolada. A conclusão tem sido a de que quando as ações de diferentes partes podem ser combinadas para realizar as etapas descritas na reivindicação, somente haverá infração direta se uma destas partes possui o controle ou o direcionamento sobre todo o processo de modo que cada uma destas ações pode ser imputada como tendo sido realizada sob o comando da parte que detém o controle do processo (Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.; McKesson Technologies Inc. v. Epic Systems Corp.).

A Suprema Corte em Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc. em junho de 2014 concluiu que uma empresa não pode ser acusada de induzir a contrafação segundo o § 271(b) se não há um contrafator direto segundo o § 271(a), seguindo o entendimento já expresso em Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co[3]. A decisão analisou a contrafação da patente US6108703 de titularidade do MIT e licenciada para a Akamai, referente a um método de distribuição de dados eletrônicos usando uma rede de distribuição de conteúdos (CDN) que utiliza coomo uma de suas etapas a marcação (tagging) de alguns componentes dos websites. A Limelight operava uma rede CDN similar porém os próprios clientes faziam suas próprias marcações. A Corte Distrital citou o caso Muniauction, Inc. v. Thomson Corp[4] em que o Federal Circuit entendeu que para haver contrafação direta segundo o § 271(a)[5] é preciso que um agente execute todas as etapas do método patenteado, ou que mesmo que cada etapa seja executada por diferentes pessoas, que exista uma pessoa que mantenha o controle e direção do processo como um todo.[6] O Federal Circuit entendeu que a Limelight não detinha o controle do processo como um todo do processo, pois não tinha o controle da marcação feita pelos usuários. [7]

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[1] KALOW, David.; SPRINGUT, Milton. Patent infringment and systems claims in the information age. New York Law Journal. v.245, n.42, 4 mar. 2011, http://www.creativity-law.com/wp-content/uploads/2011/05/NYLJ_-2011-_Patent-Infringement-and-Systems-Claims-in-the-Information-Age_.pdf

[2] When “valid” patent claims are not enforceable Taft Stettinius & Hollister LLP Anthony P. Filomena II USA July 18 2011, http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=98b31541-f3b8-4ff8-9bd6-34141c249bbd ; FABER, Robert. Faber on Mechanics of Patent Claim Drafting (Sixth Edition), 2012, p.4-30

[3] 365 U. S 336, 341 (1961)

[4] 532 F. 3d 1318 (2008)

[5] 271 (a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

[6] DENGLER, Ralph. Supreme Court curbs inducement doctrine in Limelight Networks v. Akamai Technologies 5/06/2014 http://www.lexology.com

[7] 02/06/2014 http://www.patentdocs.org/2014/06/limelight-networks-inc-v-akamai-technologies-inc-2014.html