Preâmbulo de uma reivindicação

Alguns países requerem a estruturação das reivindicações na forma que destaca o estado da técnica da parte caracterizante da invenção, forma conhecida no USPTO como “jepson type” devido a uma decisão administrativa de 1917 do USPTO[1]. O fato desta expressão delimitar o estado da técnica pode ser usado pelas Cortes para confirmar de forma implícita que toda a parte descrita no preâmbulo é reconhecida pelo próprio inventor como não sendo nova, e por este motivo tem sido uma expressão de ligação utilizada menos preferencialmente pelos inventores.[2] Em In re Ehrreich[3] a Corte reconhece como exceção que “o preâmbulo não compreende o estado da técnica quando o depositante comprovar que o formato Jepson utilizado foi adotado como forma de se evitar rejeição por duplo patenteamento com um pedido co-pendente e o examinador não citar nenhuma anterioridade que mostre que a matéria do preâmbulo está compreendida no estado da técnica”. Tendo em vista esta limitação Steven Lundberg recomenda que o preâmbulo seja sucinto ou que os elementos nele descritos sejam repetidos no corpo da reivindicação após a expressão de ligação.[4]

Em decisão de 2014 em Q.I.Press Controls v. Michelle Kee o Federal Circuit analisou a patente US6867423 referente a sistema de inspeção visual para identificação de erros em uma operação de uma prensa tipográfica, como os relacionados com o desalinhamento do papel ou qualidade da cor. A invenção consiste de uma câmera digital associada a um conjunto de LEDs em torno da lente. O estado da técnica mostrava câmera com LEDs localizados em torno da lente  assim como sistemas com uso de câmeras para monitorar impressoras tipográficas, porém nenhuma dos documentos de anterioridade combinava estas duas características. A referência ás impressoras tipográficas ocorre no preâmbulo da primeira reivindicação de US6867423. A Corte observa que “se o preâmbulo, quando lido dentro do contexto da reivindicação como um todo, recita alguma limitação da reivindicação, ou, se o preâmbulo da reivindicação é necessário para “dar vida, sentido e vitalidade” á reivindicação, então, nestes casos, o preâmbulo da reivindicação deve ser interpretado como fazendo parte de toda a reivindicação (as if in the balance of the claim)”.[5] Para Dennys Crouch as reivindicações devem ser avaliadas por um técnico no assunto que deverá responder a questão se a característica presente no preâmbulo deve ser tomada como limitativa ou meramente circunstancial. Mesmo com as indicações das Cortes, esta questão ainda é tida como de difícil solução e sujeita a errros de interpretação (tricky question).[6]

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[1] Ex parte Jepson , 243 Off. Gazette Patent Office 525 (1917) cf. MPEP 2129; ROOT, Joseph. E. Rules of Patent Drafting from Federal Circuit Case Law. Oxford University Press, 2011, p.237

[2] In re Fout , 675 F.2d 297 USPQ 532 (CCPA 1982); In re Ehrreich, 590 F.2d 902 USPQ 504 (CCPA, 1979) cf. LUNDBERG, Steven; DURANT, Stephen; McCRACKIN, Ann. Electronic and software patents. The Bureau of National Affairs, 2005, p.10-8

[3] 590, F.2d 902 USPQ 504 (CCPA 1979) LUNDBERG, Steven; DURANT, Stephen; McCRACKIN, Ann. Electronic and software patents. The Bureau of National Affairs, 2005, p.9-30

[4] LUNDBERG, Steven.op.cit.p.9-27

[5] Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1305 (Fed. Cir. 1999); M.P.E.P. 2111.02

[6] http://patentlyo.com/patent/2014/06/struggling-nautilus-technologists.html