Em decisão de 2013 em Biosig Instruments,
Inc. v. Nautilus Inc o Federal Circuit analisou a patente US5337753 referente a
um monitor cardíaco associado a um equipamentos de esforço e conclui que o fato
de uma patente exigir alguma experimentação não tem grande peso para os
propósitos de avaliação de clareza na definição do escopo de uma reivindicação
exigidos pelo 35 USC 112 § 2º. Uma reivindicação será tida como indefinida somente nos
casos de uma ambigüidade insolúvel. Se esforços razoáveis de experimentação por
parte de um téscnico no assunto se mostrarem insuficientes para os problemas de
clareza da reivindicação então a mesma
será dita como de ambiguidade insolúvel. Evidências extrínsecas podem ser
utilidas para sanar tal ambigüidade.[1] A
patente descreve eletrodos montados de forma espaçadas uns com os outros (spaced relationship). A Corte Distrital
alegara que o termo não define a separação exata entre os eletrodos, tampouco
qualquer parâmetro de separação, ou se a relação de separação dos eletrodos do
lado direito deva ser a mesma do lado esquerdo do paciente. O Federal Circuit
entendeu que o técnico no assunto diante dos desenhos, que mostra os eletrodos
dispostos em um espaçamento inferior a um palmo da mão, teria dados, com alguma
experimentação necessária, para determinar o espaçamento adequado para minimar
o ruído no sinal.[2]
A Suprema Corte em decisão de junho de 2014 rejeitou o teste utilizado pelo
Federal Circuit de se rejeitar uma reivindicação como indefinida somente nos
casos de ambiguidade insolúvel (insolubly ambiguous). O teste adequado deve ser
o de saber se as reivindicações “informam ao técnico no assunto sobre o escopo
da invenção com razoável certeza (reasonable certainty)”, desta forma
reivindicações que foram validadas pelo teste anterior, poderão ser vistas como
indefinidas sob o novo teste. Desde Exxon Research & Engineering v. United
States[3]
que as Cortes tem interpretado como indefinida uma reivindicaão apenas quando
não for possível isoluvelmente ambígua, o que significava uma grande deferência
à redação da patente com presunção de validade. Analistas consideram que a
decisão da Suprema Corte ao aumentar o rigor na análise de indefinição de uma
reivindicaão poderá implicar em conseqüência na forma como as patentes são
litigadas na Corte, exigindo um cuidado maior por parte dos titulares na redação
de suas patentes.
US5337753
[1] SUNG,
Lawrence. Biosig Instruments Inc. v. Nautilus Inc. 26/04/2013
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=88cf5c34-cfd7-408e-abd8-d65ab1a415ca
[2]
BRINCKERHOFF, Courtenay. Federal Circuit holds that patent indefiniteness
requires insoluble ambiguousness, 2/05/2013
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9777425b-1b38-45ea-b563-830713ce1ae7
[3] 265 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2001) cf. SCHMITT, Marshall; COBLE, Paul;
WENN, Anthony. Supreme Court paves the way for invalidating vague patents. 5/06/2014
http://www.lexology.com
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