Infração por contribuição

O critério de contrafação direta exige que o réu realize a invenção em todos os seus elementos presentes na reivindicação tal como decidido pela Suprema Corte em 1997 em Warner-Jenkinson Corp. v. Hilton Davis Corp[1]. Antes de 1997 as Cortes interpretavam que nos casos em que duas pessoas realizam atos que combinados infringem a reivindicação, a contrafação somente estará caracterizada se uma pessoa instruiu a outra para realizar as etapas complementares conforme Shields v. Halliburton[2], Mobil Oil Corp. v. W.R. Grace & Co.[3] Decisões mais recentes exigem que a parte não apenas instrua mas controle cada etapa do processo realizado pela outra parte para que se configure a infração por contribuição conforme MuniAuction, Inc. v. Thomson Corporation LLC[4]; BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P.[5] Um critério ainda mais restrito foi proposto em Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.[6], and McKesson Technologies Inc v. Epic Systems Corp.[7], que exige uma relação contratual entre as partes para configurar infração por contribuição.

Em Akamai a patente tratava de método para distribuição de conteúdo pela internet de um servidor e armazenamento de objetos embutidos na página em outro servidor. A Limelight, concorrente da Akamai, alegou que realizava apenas algumas etapas do processo restando as demais etapas de seleção e distribuição dos objetos para outro servidor por conta do usuário. A Corte Distrital entendeu que a Limelight não estava direcionando ou controlando as ações dos clientes de uma forma direta e, portanto, não havia contrafação por contribuição. O Federal Circuit manteve a decisão alegando que neste caso seria necessário uma relação contratual entre cliente e provedor prevendo a realização de tais etapas por parte do cliente. A Suprema Corte[8] em decisão de maio de 2014 confirmou que para se configurar a contrafação o réu deve executar todas as etapas da patente de processo e não apenas algumas destas etapas: “um réu não é passível de infração por contribuição (inducing infringement) sob o parágrafo 271(b) do Código quando não existe um contrafator direto conforme o 271(b) ou qualquer outro dispositivo da lei”. [9] A decisão segundo analistas inibe a ação de trolls de patentes que buscam fazer valer suas patentes mesmo quando nem todas as etapas do processo patenteado é infringida pelos acusados.[10]

Em McKesson a patente dizia respeito a um método de comunicações eletrônico entre um provedor hospitalar e pacientes envolvendo páginas personalizadas na internet. McKesson alegou que se concorrente a Epic induziu a infração na medida em que licenciou seu software para provedores hospitalares, que subsequentemente instruíram aos pacientes em como utilizar o software. O paciente iniciava a conexão e o provedor executava as demais etapas do método patenteado. MsKesson alegou que a relação médico paciente embora não contratual tinha um status de uma relação especial. O Federal Circuit manteve a decisão de que não havia contrafação uma vez que nada indica que os usuários do software estivessem executando as etapas de um método patenteado como agentes dos provedores hospitalares ou que assim fossem obrigados por uma questão contratual. Prevalecendo este critério a recomendação dos analistas é que não se inclua na reivindicação de método etapas realizadas por terceiros, por exemplo, em um método realizado por um laboratório a reivindicação não deve conter a etapa final de diagnóstico realizada pelo médico.[11]

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[1] 520, US 17 (1997)

[2] 493 F. Supp. 1376 (W.D. La. 1980)

[3] 367 F. Supp. 207 (D. Conn. 1973)

[4] 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008)

[5] 498 F.3d 1373, 1380 (Fed. Cir. 2007)

[6] 629 F.3d 1311 (Fed. Cir. 2010)

[7] 2011 U.S. App. LEXIS 7531 (Fed. Cir. 2011)

[8] http://ipkitten.blogspot.com.br/2014/06/us-supreme-court-in-limelight-casts.html

[9] http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/12-786_664d.pdf

[10] http://www.theregister.co.uk/2014/06/03/supreme_court_nixes_idea_of_indirect_patent_infringement/

[11] SHUSTER, Michael; LEE, Michelle. Threading the needle between divided infringement issues and patentable subject matter. Junho 2012 http://www.lexology.com/r.ashx?i=2892512&l=7GQNK02