Christopher Cotropia observa que
a Suprema Corte em KSR v. Teleflex 550 US 398 (2007) introduziu dois padrões de
previsibilidade no exame de obviedade: o primeiro se o inventor utilizou o
estado da técnica de forma previsível para chegar à solução reivindicada (tipo
I) e o segundo se o inventor produziu um resultado previsível (tipo II). Ainda
que o técnico no assunto tenha motivação para combinar documentos, se isso
gerar resultados inesperados, é possível se refutar um argumento de obviedade prima facie. Porém, resultados imprevisíveis
não necessariamente conduz sempre à conclusão de que há atividade inventiva.
Por exemplo, um equipamento baseado em teoria quântica, que lida com
incertezas, não necessariamente será sempre inventivo. Após KSR, resultados
previsíveis podem ser usados para se negar a patenteabilidade, por obviedade. Para
Christopher Cotopria a concessão de uma patente por apresentar resultados
imprevisíveis: (i) se afasta do estatuto legal (35 USC § 103)[1] que
trata apenas da aferição da diferença entre a invenção e o estado da técnica, (ii)
introduz problemas de hindsight, uma
vez que o foco da análise são os resultados alcançados ao invés das condições
que antecedem a invenção, (iii) discriminar certas tecnologias, tais como as
mais simples, uma vez que quanto mais simples a invenção, maior será a
previsibilidade de seus resultados[2]. O Post
It, por exemplo, gera um resultado previsível. Se levássemos em conta uma análise
de previsilidade dos resultados (tipo II) o Post It não seria inventivo, porém,
a solução promove uma combinação improvável entre um pedaço de papel e uma
substância semiadesiva e, desta forma, foi objeto de patente US5194299. Cristopher
Cotropia observa que rejeições com base na previsibilidade dos resultados (tipo
II) tem adicionalmente a desvantagem de ser seletiva tecnologicamente uma vez
que áreas como mecânica, elétrica e software são tidas como mais previsíveis do
que química e biologia, de modo que estas últimas tenderiam a ser mais
inventivas por este critério. Segundo o MPEP 2141[3] com
base em KSR: “a combinação de elementos
familiares segundo métodos conhecidos provavelmente será considerada óbvia
quando representa nada mais do que resultados previsíveis”. Cristopher
Cotropia mostra que após a decisão da Suprema Corte em KSR o PTAB usou o termo
“predictable” em cerca de 20 % dos
casos de não obviedade, ao passo que antes de KSR esta incidência era de apenas
1 %, o que mostra que o USPTO tem aumentado a incidência do argumento de
previsibilidade dos resultados no exame de obviedade.
Cristopher Cotropia
[1] A patent for a claimed invention may not be obtained . . . if the
differences between the claimed
invention and
the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been
obvious . . . to a person having ordinary skill in the art. . .
[2] COTROPIA, Christopher.
Predictability and Nonobviousness in Patent Law After KSR, Michigan Telecom and
Tech Law Review, v.2, n.2, 2014, p.
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