Para
Gregory Mandel o julgamento de atividade inventiva é indeterminado,
imprevisível e inconsistente. Segundo o juiz Learned Hand[1] a
atividade inventiva é um “fantasma
fugidio, impalpável, vago, que avança e recua tal como existe em toda a
parafernália de conceitos legais” e mesmo a Suprema Corte em Graham
reconhece que “o que é óbvio não é uma
questão a qual exista um entendimento uniforme mesmo diante dos mesmos fatos”.
No entanto, uma vez concedida, a patente somente pode ser questionada quando à
sua obviedade se apresentados argumentos “claros
e convincentes” “clear and convincing”,
segundo Microsoft Corp. v. i4, 131 S. Ct. 2238, 2242 (2011). Segundo Allergan v.
Sandoz, 726 F.3d 1286, 1291 (Fed. Cir. 2013) “patentes são presumivelmente válidas (35 USC 282(a))[2],
cabe a quem questiona a patente provar de uma forma clara e convincente que as
reivindicações concedidas são óbvias”.[3] Se
aquele que contesta a patente concedida consegue demonstrar apenas “predonderância de evidências” “preponderance of evidence” de que
patente é óbvia isto não é considerado suficiente para invalidar a patente, no
entanto, na fase administrativa, junto ao USPTO seria razão para indeferir o
pedido por falta de atividade inventiva, ou seja, o nível inventivo exigido para
concessão de uma patente pelo USPTO é mais alto que o nível inventivo exigido
para se manter uma patente já concedida (como se presume que a patente é válida,
só se consegue invalidar uma patente já concedida se for apresentado uma
anterioridade que mostra de forma clara e convincente que a patente é óbvia).
A concessão de patentes por parte
do INPI da mesma forma goza de presunção de validade nas Cortes na medida em
que somente uma análise pericial da matéria poderá submeter os critérios de
novidade, atividade inventiva e aplicação industrial a uma nova apreciação em
juízo. No entanto, não há qualquer evidência de que o limiar de atividade
inventiva exigido para manutenção de uma patente em juízo seja diferente do
critério utilizado pelo INPI na concessão da mesma patente. Segundo o TRF2 em
Unilever v. Kolynos do Brasil[4] “No presente caso, a Kolynos não ofereceu
oposição alguma, embora tivesse ciência do pedido desde 1999, e, ainda que
tivesse oferecido, os argumentos e provas não teriam sido suficientes para sua
aceitação, não sendo, pois, viável suspender os efeitos de um ato
administrativo regular, sem demonstração inequívoca de direito e, pior ainda,
sem contraditório, sem exame cuidadoso das provas, sobretudo em se sabendo que
a questão não é essencialmente de direito, envolvendo exame técnico
especializado, tão especializado que a própria Kolynos e o INPI reconhecem a
necessidade de períciaI”.
Segundo o TRF2: “Diante de provas carreadas aos autos de que
a invenção já estava contida no estado da técnica na data do depósito, o técnico
do INPI, melhor do que ninguém, tem condições de fazer tal avaliação - e é
sabido por todos que militam na área da propriedade industrial que o faz,
sistematicamente - funcionando quase que como um auxiliar do juiz, isto é, se
não como perito do Juízo, ao menos como uma opinião abalizada que pode e deve
ser considerada, eis que dotada não de imparcialidade, mas de uma tecnicidade
desprovida de qualquer interesse particular”.[5] Segundo
o TRF2[6]:
“O INPI atua como órgão responsável pela
concessão de registros e patentes no Brasil, de modo que sua atuação é pautada
em critérios técnicos e de acordo com o interesse público, sendo o ato
administrativo praticado pela autarquia dotado de presunção de legitimidade e
veracidade”. Segundo TRF4: “O INPI,
que é autarquia federal competente para a análise e subseqüente registro do
desenho entendeu pela registrabilidade/patenteabilidade. O entendimento, embora
revisável judicialmente, goza de presunção de higidez a qual somente pode ser
afastada por prova cabal em sentido contrário. A indústria autora não se
desincumbiu deste ônus”.[7]
[1] “That issue is as fugitive, impalpable, wayward, and vague a phantom as
exists in the whole paraphernalia of legal concepts”. Harries v. Air King
Prods. Co., 183 F.2d 158, 162 (2d Cir. 1950) cf. KENNEDY, Christopher.
Rethinking obviousness, Wisconsin Law Review, 2015, p.682
[4] Origem: TRF-2 Classe: AGR - AGRAVO REGIMENTAL - 76318 Processo:
2001.02.01.015208-8 UF : RJ Orgão Julgador: SEGUNDA TURMA Data Decisão:
20/06/2001 Documento: TRF-200078380 Fonte: DJU - Data::13/11/2001 Relator
Acordão: Desembargador Federal CASTRO AGUIAR
[5] Origem: TRF-2 Classe: EIARAC - EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO
REGIMENTAL NA AC - 308109 Processo: 1999.51.01.004669-5 UF : RJ Orgão Julgador:
PRIMEIRA SEÇÃO Data Decisão: 23/02/2006 Documento: TRF-200152183 Relator
Desembargadora Federal LILIANE RORIZ http://www.trf2.jus.br
[6] TRF2, Apelação Cível n. 2011.51.01.803917-7 Ceamer Ind. Com.
Ltda. v. Wilson Santana, Relator: Marcelo Pereira da Silva, Segunda Turma
Especializada, Data Decisão: 12/12/2013, Fonte: E-DJF2R - Data:: 10/01/2014
[7] TRF4, AC 5031154-65.2011.404.7000 UF: PR, Relator: Fernando
Quadros da Silva Data da Decisão: 27/06/2012 Orgão Julgador: Terceira Turma,
Fonte D.E. 28/06/2012
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