Emendas de patentes na Índia

 As seções 57 e 59 da Lei de Patentes de 1970 ('Lei'), que regem as alterações no relatório descritivo o e reivindicações de um Pedido de Patente, sempre chamaram a atenção. Houve várias decisões do antigo Conselho de Apelação de Propriedade Intelectual ('IPAB') e dos Tribunais Superiores da Índia, com relação a essas disposições. No entanto, restava a necessidade de maiores esclarecimentos. Anteriormente, o Tribunal Superior de Delhi havia proferido um importante julgamento no caso Nippon A e L Inc. v. O Controlador de Patentes, segundo o qual o Tribunal permitiu a conversão de reivindicações de produto por processo para processar reivindicações sem atrair a Seção 59 da Lei. Agora, o julgamento histórico aprovado pelo Supremo Tribunal de Delhi na questão de Allergan Inc v. O Controlador de Patentes (Ordem de 20 de janeiro de 2023) fornece a clareza adicional necessária nessas disposições. Com este julgamento, o Tribunal permitiu as emendas feitas pela Allergan Inc., para converter as alegações de método de tratamento em alegações de produto. 

A Allergan Inc. ('Apelante') apresentou o Pedido de fase nacional 7039/DELNP/2012 intitulado 'IMPLANTES DE AGENTE TERAPÊUTICO DE LIBERAÇÃO SUSTENTADA INTRACAMERAL' no IPO. As reivindicações originais 1-20 do Pedido recitavam um método para tratar uma condição ocular que, entre outras etapas, compreende uma etapa de implantação de implantes biodegradáveis de liberação sustentada no olho. No Relatório do Primeiro Exame ('FER'), o Controlador do Escritório de Patentes ('Controlador'), entre outras objeções, opôs-se às reivindicações nos termos da Seção 3(i) da Lei, afirmando que o objeto do reivindicações refere-se ao método de tratamento de seres humanos/animais. Em resposta a essa objeção, o Apelante alterou as reivindicações do método original para as reivindicações do produto, citando "um implante intracameral". A resposta ao FER foi enviada juntamente com o conjunto reduzido de reivindicações 1-5. Depois de revisar as alterações e argumentos feitos pelo Apelante, o Aviso de Audiência foi emitido, no qual, entre outras objeções, o Controlador se opôs às reivindicações alteradas de acordo com a Seção 59 da Lei. Essencialmente, o Controlador afirmou que as reivindicações alteradas citando 'um implante intracameral' não tinham suporte das reivindicações originalmente arquivadas (ou seja, como reivindicações arquivadas no Pedido PCT) e, além disso, não foram reivindicadas no Pedido PCT correspondente ou ao entrar na fase nacional , e, portanto, tais reivindicações não podem ser permitidas. Após a audiência e as apresentações, o Pedido foi recusado pelo Controlador com base na premissa de que as reivindicações alteradas apresentadas pelo Apelante não são permitidas de acordo com a Seção 59 da Lei. Também é pertinente observar que o despacho impugnado explicitamente declarou que, devido à objeção mantida na Seção 59 da Lei, 'não há necessidade de discutir o restante das objeções/seções com relação ao aviso de audiência para a presente invenção' .

Sendo prejudicado pela ordem de recusa do Controlador, o Apelante interpôs recurso perante o Tribunal Superior de Delhi. Durante o processo de apelação, o Requerido alegou que a recusa do Controlador foi estritamente baseada nos estatutos da Lei. Referindo-se à Seção 59 da Lei, o Requerido destacou que a disposição apenas prevê a emenda de reivindicações se o escopo da reivindicação emendada estiver dentro do escopo das reivindicações pré-alteradas de um pedido de patente. Além disso, o Requerido esclareceu que qualquer alteração feita nas reivindicações deve ser explicitamente suportada pelas reivindicações pré-alteradas (no presente caso, as reivindicações conforme arquivadas enviadas com o Pedido PCT). Os Requeridos alegaram ainda que, uma vez que as reivindicações citando 'Implantes' como produtos não faziam parte das reivindicações conforme arquivadas, alterar as reivindicações do método original para recitar 'Implantes' é uma violação da Seção 59 da Lei. O Requerido interpretou a Seção 59 da Lei para contemplar dois tipos diferentes de emendas, viz., emenda no relatório descritivo e emenda nas reivindicações. O Requerido argumentou que, ao avaliar as alterações nas reivindicações, a consideração da especificação é irrelevante e apenas as reivindicações originalmente arquivadas devem ser consideradas. Além disso, o Requerido, ao se basear na Seção 10(4) da Lei, argumentou que a Seção 10(4)(c) da Lei prevê que o término da especificação completa com a reivindicação ou reivindicações reais define o escopo da invenção , concluindo assim que as reivindicações são apenas uma parte do relatório descritivo completo e não podem ser equiparadas ao relatório descritivo completo. A ordem emitida no caso de Nippon A e L Inc. v. Controlador de Patentes (parágrafo 40) também foi discutida pelo Requerido para streforçar a posição jurídica acima mencionada.

O Apelante, em vista do despacho impugnado, alegou que o Controlador estava incorreto ao considerá-lo culpado por (1) incluir as reivindicações de 'Implante' nas reivindicações originalmente apresentadas, que careciam de suporte e (2) não incluir 'Implante ' reivindicações ao entrar na fase nacional na Índia. Para a primeira parte da alegada rejeição, foi explicado que o motivo pelo qual o Apelante buscou proteção para o método de tratamento nas reivindicações originalmente arquivadas foi porque tais reivindicações são permitidas pelo Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (doravante 'USPTO' ). Para a última parte da alegada rejeição, foi feita referência à Seção 138(4) da Lei, que determina que um pedido na Índia seja apresentado com título, descrição, reivindicação, resumo e desenhos conforme depositado no Pedido internacional. O que o Apelante apontou nessa linha de argumentação foi que, uma vez que um Pedido PCT é sempre depositado em várias jurisdições, é impraticável, ou até impossível, esperar que as reivindicações originais cumpram com o requisito de patenteabilidade de todas as jurisdições do mundo.

No que diz respeito ao cumprimento dos requisitos da Seção 59 da Lei, o Recorrente afirmou que o aspecto do 'Implante' está bem observado nas reivindicações originais conforme arquivadas, que reivindicam essencialmente o método de tratamento de deficiências oculares usando tais implantes. O aspecto dos 'Implantes', sua constituição e composição foram bem explicados na especificação conforme depositada em 60 parágrafos de um total de 97 parágrafos. As reivindicações que citam 'Implantes' são bem suportadas pela especificação conforme arquivada, e o escopo das reivindicações não é ampliado ou expandido por tais emendas. O Apelante concluiu seus argumentos afirmando que, uma vez que as alterações nas reivindicações não vão além da divulgação da especificação conforme arquivada e são bem suportadas pela especificação, as mesmas devem ser permitidas pela Seção 59 da Lei.

Depois de ouvir ambas as partes exaustivamente, o Tribunal concluiu que as alterações feitas pelo Requerente nas reivindicações originais, ou seja, alteração do método de reivindicações de tratamento para reivindicações de produtos (Implante) devem ser permitidas pela Lei. A principal questão de direito perante o Tribunal era decidir sobre a interpretação e os limites da Seção 59 da Lei. Para a interpretação da referida Seção, a Corte se referiu às decisões proferidas em Shailesh Dhairyawan v. Mohan Balkrishna Lulla, Richa Mishra State of Chhatisgarh e, mais recentemente, X v. Principal Secretary, Health & Family Welfare Departamento, GNCTD. Essas decisões esclareceram que a construção literal com adesão fiel às palavras claras do estatuto não é mais a regra de ouro da interpretação, e isso dá lugar ao princípio da interpretação proposital. Referindo-se ainda a Bishwanath Prasad Radhey Shyam v. Hindustan Metal Industries , o Tribunal reafirmou que "o objetivo da lei de patentes é incentivar a pesquisa científica, novas tecnologias e progresso industrial". O Tribunal observou expressamente que interpretar as seções da Lei de forma a tornar uma invenção possivelmente inventiva como não patenteável será contra o próprio propósito da Lei.

Para o limite e escopo da Seção 59 da Lei, o Tribunal baseou-se no pedido emitido para Nippon A e L Inc. v. Controlador de Patentes, que cita ainda o antigo pedido do IPAB no caso de Tony Mon George, o Controlador Geral of Patents, Designs & Trademarks, que observou que se as reivindicações, após a emenda, definirem as características da invenção para esclarecimento ou negarem as características reivindicadas anteriormente, então o mesmo pode ser permitido. Confiança também foi colocada no Relatório do Comitê Ayyangar afirmando que o relatório observa particularmente que a invenção antes e depois da alteração não precisa ser idêntica "desde que a invenção seja compreendida com o assunto divulgado". O Tribunal aplicou ainda o padrão do relatório à presente disposição da Seção 59 da Lei e esclareceu que as alterações a uma especificação de patente ou reivindicações antes da concessão devem ser interpretadas de forma mais liberal do que restritiva. A Corte também comparou o Artigo 123 da Convenção da Patente Européia, que ecoa a posição da Seção 59 da Lei ao determinar que nada novo deve ser inserido no relatório descritivo ou nas reivindicações. No entanto, as alterações nas reivindicações que são apoiadas pela especificação conforme arquivada e restritas às divulgações já feitas na especificação não devem ser rejeitadas.

Tendo em mente os pontos acima mencionados, o Tribunal esclareceu que discriminar entre as reivindicações e o relatório descritivo conforme depositado, considerando os dois como separados, "militaria contra o próprio ethos e a filosofia da Lei de Patentes". Citando novamente Bishwanath Prasad Radhey Shyam, o Tribunal considerou que a maneira correta de ler o pedido de patente é primeiro ler a especificação para que a mente possa estar preparada para o que é, que a invenção deve ser reivindicada (parágrafo 43). Além disso, ao citar Parkinson Simon neste julgamento sobre o parágrafo 43, o Tribunal enfatizou que a especificação e as reivindicações devem ser examinadas e interpretadas em conjunto. O caso Merck Sharp & Dohme Corporation v. Glenmark Pharmaceuticals foi referido pelo Tribunal para explicar que 'a construção de reivindicações não é algo que pode ser considerado isoladamente do resto da especificação' (parágrafo 48). Após referir-se às alegações da Recorrente, o Tribunal observou que o suporte para o Implante encontra-se ao longo do relatório descritivo depositado que detalha as peculiaridades e características do implante. Assim, os Implantes das reivindicações alteradas fazem parte das reivindicações e especificações originais conforme depositadas.

O Tribunal Superior de Delhi, portanto, anulou a ordem de recusa do Controlador e considerou as alterações nas reivindicações permitidas. O Tribunal esclareceu ainda que a presente decisão é exclusivamente para permitir a alteração das reivindicações do processo ao produto; e que o Controlador deverá examinar novamente as reivindicações de patenteabilidade quanto ao mérito.

O presente pedido definitivamente servirá para ser um marco significativo na história do processamento de patentes na Índia. Espera-se que a decisão abra portas para vários aspirantes a requerentes que desejam obter uma patente na Índia para suas invenções excepcionais e importantes, mas são impedidos pelas cercas da Seção 59 da Lei. O que também é destacado pelo Tribunal nesta ordem é o fato de que o objetivo final de consagrar o DPI e, portanto, a Lei de Patentes, é incentivar os inventores e promover sua invenção. [1]

[1] A ray of hope: Delhi High Court allows amending method claims to product claims. Lakshmikumaran & Sridharan, www.lexology.com 16/03/2023